L'applicabilità del test Huawei agli standard de facto

Il dibattito sulle disposizioni della sentenza Huawei ha riguardato il suo ambito di applicazione sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo.

Dal mero tenore letterale della decisione si deduce che, sotto il profilo oggettivo, i destinatari dei principi ivi elencati sono soltanto gli standard de jure, ossia gli standard elaborati da una SSO e i cui brevetti essenziali risultino sottoposti all’egida degli impegni FRAND³⁰⁷.

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Tuttavia, è noto che uno standard può imporsi autonomamente sul mercato al di fuori di un processo di standardizzazione interno ad una SSO. Si tratta di regole tecniche sviluppate da uno o più soggetti che acquisiscono generale rilevanza in virtù della loro diffusione nel mercato (cc.dd. standard de facto). Da una prospettiva di public

welfare e in un’ottica di prevenzione di hold up behavior da parte dei

titolari di brevetti essenziali allo standard de facto, appare opportuno anche per quest’ultimo non escludere del tutto l’intervento delle norme a tutela della concorrenza, in quanto il refusal to deal opposto dal licenziante in posizione dominante ai potenziali licenziatari può essere a seconda dei casi ugualmente lesivo per i mercati del prodotto finale, similmente a come avviene per gli standard de jure.

Per far ciò occorre muovere dalla doppia valenza del galateo negoziale disegnato dalla Corte di Giustizia, infatti la valutazione delle trattative pre-contrattuali da parte dei giudici nel caso Huawei va inquadrata in una duplice prospettiva che investe sia l’ambito della competition law che quello della civil law308. Essa spazia dal rilevare un’eventuale responsabilità antitrust del SEP holder, all’opportunità di accogliere o negare la sua pretesa sulla base della condotta di entrambe le parti in merito al rispetto degli step negoziali. Se però dall’accertamento della violazione delle norme antitrust discende automaticamente il rigetto

308 In questi termini v. Leistner M., FRAND patents in Europe in the post-Huawei

era: A recent report from Germany, 2018, p. 3, disponibile in

https://ssrn.com/abstract=3278769. Secondo l’autore “it has to be emphasized that

Huawei/ZTE is not exclusively rooted in competition theory and Art. 102 TFEU doctrine anyway…[i]ndeed, the judgment also essentially relies on a fundamental rights analysis and on general civil law doctrines, such as ‘good faith’ or ‘recognized commercial practices’”. Cfr. anche Osti C., Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile, in Orizzonti Diritto Commerciale, n. 1, 2017.

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dell’azione inibitoria, non è sempre vero il contrario. Infatti, i requisiti per integrare una violazione dell’art. 102 TFUE sono molteplici e vanno dall’accertamento della posizione dominante a quello della ricorrenza delle circostanze eccezionali, necessarie a far propendere la bilancia verso la tutela della concorrenza, piuttosto che a favore del diritto di privativa.

Orbene, poiché la theory of harm di Huawei appare costruita ai fini antitrust su un rifiuto a contrarre atipico, è legittimo interrogarsi sul margine di applicazione della cornice negoziale delineata dalla Corte di Giustizia anche nei casi riguardanti standard de facto, i quali non prevedono a monte la stipulazione di impegni FRAND³⁰⁹.

Tale ultima circostanza non sembra una ragione sufficiente per escludere tout court la rilevanza del diritto antitrust in una controversia avente ad oggetto un brevetto essenziale per uno standard

de facto. Infatti, l’imposizione alle controparti di royalty elevate

potrebbe senz’altro ricadere sotto l’egida dell’art. 102 TFUE, che come è noto censura non soltanto gli abusi escludenti ma anche quelli di sfruttamento (e.g. prezzi eccessivi o prezzi discriminatori), e, in tale contesto, il test Huawei sarebbe un utile strumento per rilevare indici sintomatici di una condotta abusiva.

Inoltre, anche qualora non ricorressero gli estremi necessari a configurare un abuso di prezzo, il rispetto del diktat negoziale del caso

309 Sull’argomento v., ex multis, Libertini M., Brevi riflessioni sulla sentenza

Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di “Standard Essential Patents”, pp. 17-18, cit. Secondo l’autore “il problema dell’applicazione generale del meccanismo FRAND si può risolvere solo con il riconoscimento di una obbligatorietà ex lege e, in particolare, con l’estensione del meccanismo anche al di fuori del funzionamento delle SSO, e quindi in tutto l’ambito degli standard di fatto, quali possono risultare dall’evoluzione del mercato anche al di fuori della sfera di controllo delle SSO”.

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Huawei potrebbe comunque costituire per i giudici un parametro per

valutare la buona fede delle parti e, in ultima analisi, per decidere se accogliere o meno la richiesta di inibitoria.

Una siffatta applicazione sarebbe conforme sia alla doppia valenza antitrust e civilistica delle prescrizioni negoziali, che all’orientamento della Corte di Giustizia che fa leva sulla minaccia delle sanzioni antitrust per favorire il buon esito negoziale. Del resto se i principi del caso Orange Book, che non prevedeva impegni FRAND, sono stati utilizzati dalla successiva giurisprudenza tedesca per orientare le negoziazioni in situazioni che invece includevano tale tipologia di impegni, non c’è ragione per non ritenere applicabile la Huawei

etiquette agli standard de facto.

In senso analogo a quanto sopra sostenuto, in dottrina non sono mancate interpretazioni estensive dei principi europei che abbracciano anche il profilo antitrust del refusal to deal in relazione a standard non elaborati all’interno di SSOs310. Particolare interesse riveste la posizione di coloro che sostengono l’applicazione del test Huawei ai fini antitrust rispetto agli standard de facto frutto di un accordo

310 Cfr. Leistner M., FRAND patents in Europe in the post-Huawei era: A recent

report from Germany, cit.; Leistner M., Intellectual Property and Competition Law: The European Development from Magill to IMS Health compared to recent German and US Case Law, in ZWER Journal of Competition Law, 2005, p. 150 e ss.

Secondo l’autore “an industry standard essential patent can undoubtedly lead to a

market dominant position of the patent holder; depending on the circumstances of the case, a situation, in which the unwillingness to license does consequently lead to the prevention of a new product or service emerging in the secondary market for the implementing products or services, can then be regarded as exceptional circumstances and trigger compulsory licenses and thus under certain circumstances also the respective defence in regard to injunctions under Art. 102 TFEU”.

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orizzontale (cc.dd. standard de facto multilaterali)³¹¹. In tal caso, anche in assenza di impegni FRAND, sarebbe meritevole di tutela il legittimo affidamento, da parte dei competitor nei mercati a valle, a che il titolare del SEP licenzi la propria tecnologia a condizioni concorrenziali³¹². Diversamente dagli standard de facto unilaterali, l’accordo orizzontale stipulato al di fuori di una SSO prevede ex ante un processo di selezione/eliminazione dei competitor necessario ad eleggere le tecnologie che andranno ad implementare lo standard designato. Di conseguenza, laddove un grande numero di imprese partecipi all’accordo ed esso contenga stringenti impegni di cooperazione, le probabilità che le specifiche tecniche dello standard elaborato si impongano nel mercato di riferimento si faranno sempre più consistenti, consolidando l’aspettativa di ottenerne licenza all’utilizzo a condizioni meno onerose. Da qui l’esigenza di prevedere un argine ex art. 102 TFUE alle eventuali condotte anticoncorrenziali dei titolari di privativa che si trovano in un contesto di mercato analogo a quello derivante dalla definizione dello standard in seno ad una SSO313. Se infatti eventuali condotte anticoncorrenziali ex art. 101 TFUE, nella fase ex ante alla definizione dello standard, possono essere temperate dagli effetti benefici che gli accordi di standardizzazione implicano per il mercato e i consumatori, le condotte negoziali ex post, invece, necessitano di un accorto scrutinio

311 Si segnala che non risulta ad oggi, un’applicazione giurisprudenziale del test

Huawei a standard de facto multilaterali.

312 V. Jakobs M., Hubener F., SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE, in

European Competition Law Review, n. 1, 2016, pp. 38 e 39.

313 Jakobs M., Hubener F., SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE, op. ult. cit. Secondo gli autori “[I]f the degree of co-operation in a de facto contest is

similar to the one in an SSO context, no valid reason for differentiation in the treatment under art. 102 appears relevant”.

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ex art. 102 TFUE, affinché lo sfruttamento della posizione dominante acquisita non escluda i concorrenti “willing to negotiate”.

3.6.3 Il test Huawei e i doveri delle parti: approccio “cumulativo”