Il test Huawei e i doveri delle parti: approccio “cumulativo” vs approccio “step by step”

Il principio del processo negoziale FRAND impone un’ulteriore riflessione in merito al galateo comportamentale indicato dalla Corte di giustizia quale utile strumento per individuare, nell’ambito delle negoziazioni, la parte ritenuta in malafede e determinare di conseguenza l’esito della controversia in cui, a seconda delle circostanze, potranno prevalere la tutela antitrust ovvero il legittimo esercizio del diritto di privativa.

Gli approcci interpretativi adottati allo scopo suddetto possono essere duplici; infatti le condotte poste in essere dalle parti si prestano ad essere valutate sia complessivamente (c.d. approccio “cumulativo”) che analiticamente (c.d. approccio “step by step”) sulla base dei singoli step negoziali indicati nella sentenza Huawei.

L’opzione scelta può produrre esiti differenti ai fini della concessione del provvedimento inibitorio.

Qualora, infatti, nel giudicare il rispetto del processo negoziale FRAND si utilizzi il primo approccio, il licenziante che abbia avanzato un’offerta iniziale irrispettosa degli impegni FRAND, ove la controparte non abbia a sua volta proposto una controfferta FRAND, oppure abbia utilizzato tattiche dilatorie, o non abbia depositato contante a garanzia dei precedenti utilizzi sine titulo della tecnologia brevettata, non per questo solo motivo vedrebbe rigettata l’azione inibitoria.

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Viceversa, nel caso in cui si faccia ricorso al criterio “step by step”, che presuppone che la parte che per prima viola il galateo negoziale debba essere soccombente nella controversia, il SEP holder che abbia offerto licenza all’utilizzo del proprio brevetto a condizioni eccessivamente onerose, sarebbe ritenuto in malafede a prescindere dalle condotte successive del licenziatario.

Per alcuni autori il primo approccio appare più conforme all’intento della sentenza Huawei, le cui disposizioni mirano a sindacare la disponibilità di entrambe le parti coinvolte a negoziare a condizioni FRAND³¹⁴. Tuttavia appaiono fondate anche le osservazioni di coloro che ritengono che nel caso sia appurato che il SEP holder abbia avanzato un’offerta iniziale FRAND, ogni ulteriore impasse delle trattative non possa essere a lui imputata³¹⁵. Infatti, operando diversamente si depotenzierebbe oltremodo il diritto di esclusiva del licenziante, autorizzando implicitamente il licenziatario ad un gioco al ribasso strumentale all’utilizzo sine titulo della tecnologia brevettata. Anche in giurisprudenza si registrano tra le Corti nazionali orientamenti divergenti. Se le Corti inglesi propendono per un’analisi “cumulativa” delle condotte negoziali, al punto da aver affermato, nel noto caso Unwired, che l’offerta e la controfferta non devono necessariamente essere entrambe FRAND ai fini della legittimità della trattativa sotto il profilo della buona fede³¹⁶, le Corti tedesche, le cui

314 Cfr. Tsilikas H., Huawei v. ZTE in Context – EU Competition Policy and

Collaborative Standardization in Wireless Telecommunications, in IIC, 2017. 315 Cfr. Jacob R., Milner A., Lessons from Huawei V. Zte, in Italian Antitrust

Review, n.1, 2017.

316 Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Ltd [2017] EWHC 711 (Pat), p. 744, cit.

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decisioni hanno destato particolare interesse in dottrina³¹⁷, non hanno utilizzato un approccio univoco.

In particolare esse hanno considerato l’ipotesi che l’intera negoziazione potesse essere inficiata da un’offerta iniziale irrispettosa delle condizioni FRAND. In tal caso, si sono chieste, il licenziatario è comunque tenuto a presentare una controfferta FRAND o può astenersi dal riscontrare la proposta del licenziante nella convinzione che su quest’ultimo ricada la responsabilità di aver violato il galateo negoziale?

Mentre la Corte regionale del Mannheim ha sostenuto la legittimità di di un’offerta iniziale non FRAND a fronte di comportamenti negoziali scorretti del licenziatario e nelle more dello svolgimento del processo³¹⁸, altre Corti regionali hanno invece stigmatizzato tale linea interpretativa, affermando che l’onere in capo al SEP holder di azionare il processo negoziale attraverso un’offerta FRAND nei contenuti e nelle tempistiche di proposizione, rappresenti un passaggio inderogabile 319 ai fini dell’applicazione del test del willing

licensor/licensee al licenziatario, le cui condotte non potranno

prescindere dal precedente step negoziale. In altri termini, seguendo 317 Cfr., ex multis, Leistner M., FRAND patents in Europe in the post-Huawei era: A

recent report from Germany, in SSRN, 2018; Colangelo G., Torti V., Filling Huawei’s gaps: the recent German case law on Standard Essential Patents, cit. 318 V., ad esempio, Mannheim Regional Court, 27 Novembre 2015, 2 O 106/14, GRUR-RS 2015, 20077, p. 140. La Corte aveva addirittura considerato legittimo l’aver avvisato la controparte in merito alla presunta contraffazione successivamente alla proposizione dell’azione, ma prima dell’inizio del processo dinanzi alla Corte.

319 V., a titolo esemplificativo, Düsseldorf Higher Regional Court, 13 Gennaio 2016, I-15 U 65/15, GRUR-RS 2016, 1679, pp. 19 e ss; Karlsruhe Higher Regional Court, 31 Maggio 2016, 6 U 55/16, GRUR-RS 2016, 10660, pp. 27 e ss. – Pioneer/Acer; Düsseldorf Regional Court, 13 Luglio 2017, 4a O 27/16, GRUR-RS 2017, 130336, pp. 175 e ss.

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l’approccio “step by step” avallato comunque dalla maggioranza delle Corti tedesche³²⁰, soltanto un’offerta la cui royalty si collochi nel

range di condizioni FRAND potrà esonerare il licenziante dalla

responsabilità di aver compromesso ab origine il processo negoziale. Si ritiene inoltre che debba essere conforme alle pratiche commerciali tipiche del settore di riferimento³²¹ e debba contenere, insieme alla specifica quantificazione della royalty, anche la metodologia di calcolo utilizzata. Soltanto così il licenziatario sarà nelle condizioni di formulare una eventuale controproposta consapevole, altrettanto specifica e, in ogni caso, propedeutica ad una dialettica negoziale improntata al rispetto del principio di buona fede.

Sul punto si è espressa anche la Commissione europea nella Comunicazione del 2017 sull’approccio dell’UE ai brevetti essenziali³²². Nel citare la giurisprudenza tedesca³²³, essa ha condiviso l’orientamento secondo il quale il potenziale licenziatario di un brevetto essenziale debba ricevere informazioni sufficientemente dettagliate e pertinenti per determinare l'importanza di un portafoglio

320 Così Leistner M., FRAND patents in Europe in the post-Huawei era: A recent

report from Germany, cit.

321 Sul punto v. in dottrina Leistner M., FRAND patents in Europe in the

post-Huawei era: A recent report from Germany, p. 13, cit., il quale afferma che

“[P]articularly, the precedent licensing practice of the respective SEP holder

willessentially be taken into account to assess an actualoffer”.

322Commissione europea, Definire l’approccio dell’UE ai brevetti essenziali, pp. 11-12, cit. La Commissione ritiene che “per valutare un'offerta FRAND e fare

un'adeguata controproposta siano necessarie informazioni chiare sul carattere essenziale per una norma, sui prodotti dell'utilizzatore del brevetto SEP che si presume costituiscano una violazione, sul calcolo della royalty proposta e sull'elemento di non discriminazione FRAND”.

323Nello specifico, OLG Düsseldorf, causa I-15 U 66/15, ordinanza del 17 novembre 2016 e OLG Karlsruhe, causa 6 U 58/16, ordinanza dell'8 settembre 2016.

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di brevetti essenziali e possa esigere il rispetto delle condizioni FRAND da parte del licenziante.

D’altro canto, la Commissione si è preoccupata di chiarire che anche in capo al licenziatario sussistono oneri negoziali da rispettare, relativi sia al contenuto concreto e specifico della controproposta³²⁴ che alle tempistiche per la formulazione della stessa. In merito ai termini di proposizione della controfferta, essa ha ritenuto che non vi possa essere alcun criterio generale di riferimento, ma che si debbano considerare gli elementi specifici del caso concreto, tra cui il numero di brevetti essenziali rivendicati dal licenziante ed altre eventuali variabili attinenti all'azione per contraffazione, oltre al grado di dettaglio ed alla qualità delle informazioni fornite dal titolare del diritto di privativa.

Sebbene nella Comunicazione non vi sia una preferenza espressa per uno dei criteri interpretativi di individuazione della parte in malafede, l’attenzione posta sugli aspetti negoziali FRAND dell’offerta e della controfferta, suggerirebbe l’adesione della Commisione ad un approccio “step by step”, quantomeno relativamente alle due fasi negoziali oggetto di specifica disamina.

324Commissione europea, ult. cit: “[P]er quanto riguarda la controproposta, dalla

sentenza Huawei risulta che questa dovrebbe essere concreta e specifica, ossia non può limitarsi a contestare l'offerta del titolare del brevetto SEP e a fare un riferimento generale alla determinazione della royalty da parte di terzi. La controproposta dovrebbe anche contenere informazioni sull'uso esatto della norma nel prodotto specifico”.

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3.6.4 L'applicazione del test Huawei ai Patent Assertion Entities