Premessa: breve excursus sul sistema di diritto d’autore e il principio di

Come in Italia, anche in Germania i programmi per elaboratore sono tutelati a norma della legge sul diritto d’autore nazionale1 (di seguito UrhG) in attuazione della relativa disciplina europea. Essi sono enumerati al § 2 Abs. 1 di detta legge quali opere aventi carattere letterario ed al § 69 è disposto che sono tutelati i programmi in qualsiasi forma, incluso il materiale preparatorio per la loro progettazione; sono invece escluse le idee e i principi, compresi quelli che stanno alla base delle interfacce. Particolarità che si riscontra è che al § 69 Abs. 14 viene nuovamente precisato che ai programmi è estesa la tutela riconosciuta per le opere linguistiche2, purché siano originali, ossia il risultato della creazione intellettuale dell'autore.

Per quanto riguarda la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera3, questa è regolata dal § 31 Abs. 1, il quale prevede che l’autore può cedere il diritto di utilizzare l’opera in una, alcune o tutte le forme possibili, che il diritto concesso può essere semplice o esclusivo, nonché limitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto. Risulta interessante il § 34, il quale dispone che il diritto di utilizzazione può essere ceduto solo con il consenso dell’autore, ma che egli non debba rifiutarlo arbitrariamente ed in violazione del principio di correttezza, divenendo il primo ed il secondo acquirente, in caso di cessione senza autorizzazione espressa, responsabili in solido nei confronti dell’autore per le obbligazioni risultanti dal primo contratto. Nell’ordinamento tedesco la tutela dei diritti esclusivi dell’autore è particolarmente rigorosa4, tanto che, secondo l’indirizzo maggioritario

1Gesetz ueber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.

2 Tale specificazione rispecchierebbe quella che era l’opinione dominante sia nella dottrina che nella giurisprudenza tedesca anche prima della riforma del 1985 (che inserì i programmi per elaboratore tra le opere protette dall’UrhG), per cui i software possono essere assimilati unicamente alle opere d’ingegno, in quanto “rappresentazioni di tipo scientifico o tecnico” (così Fadani E., Software e diritto d’autore nell’ordinamento Tedesco: dall’Urheberrechtsgesetz del 1965 al recepimento della direttiva 91\250\CEE, in DInf, 1994, pag. 1038 ss.).

3[Nutzungsrecht]

4Fadani E., Op. cit., pag. 1050. In particolare al § 53 Abs. 4 UrhG è riconosciuto all’autore la facoltà di limitare la riproduzione del proprio software anche se oggetto di uso privato.

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della giurisprudenza di merito , anche il semplice trasferimento da parte dell’utente nel proprio elaboratore del programma concesso in uso, senza una previa autorizzazione, costituirebbe violazione del § 16 sul diritto di riproduzione, ritenendosi che in questa ipotesi “il programma viene

in qualche modo immagazzinato” in un supporto diverso da quello originario, con aumento delle

copie dell’opera effettivamente in circolazione6.

Per quanto riguarda il principio di esaurimento, questo è codificato al successivo § 17 Abs. 2 nonché, per quanto riguarda il trasferimento dei software, al § 69c Abs. 3, secondo i quali l'ulteriore distribuzione dell'opera, con eccezione del noleggio, è libera nel caso in cui l'originale oppure sue copie siano state cedute, con il consenso dell'avente diritto alla distribuzione, nel territorio dell'Unione Europea o di un altro stato firmatario dell'Accordo sullo spazio economico europeo. In particolare tale cessione7 consiste nel “trasferimento dell’effettivo potere sull’opera, con il quale il

cedente rinuncia ad esercitare il controllo sulla futura attività di distribuzione del bene”8, la quale viene riconosciuta generalmente nei contratti di vendita e non invece in quelli di locazione.

I problemi maggiori circa l’applicazione del principio di esaurimento si pongono in riferimento al fenomeno conosciuto in Germania come “Lizenzierung”. Si registrano in materia due posizioni contrapposte9: a) l’opinione della dottrina tedesca maggioritaria, secondo la quale deve essere tutelata l’esatta volontà delle parti e pertanto, qualora queste abbiano deciso di non cedere “l’effettivo potere sull’opera”, allora non vi sarà esaurimento del diritto di distribuzione; b) l’orientamento prevalente della giurisprudenza tedesca, per cui qualora il trasferimento del programma sia nei fatti permanente, allora il divieto di successiva trasmissione stabilito nell’atto contrattuale deve ritenersi illecito per contrasto col § 17 Abs. 2, dovendosi qualificare il rapporto come di vendita10.

5Fadani E., Op. cit., pag. 1051.

6Fadani E., Op. loc. cit. Lo stesso autore riferisce circa l’opinione minoritaria della giurisprudenza, per cui in tale fattispecie non si dovrebbe confondere l’atto di mera riproduzione con quello di duplicazione, il quale non può ritenersi sussistere quando un programma venga semplicemente trasferito dal CD all’interno del disco rigido del computer, operazione d’altronde necessaria perché il software possa essere utilizzato dagli utenti (e quindi legittima alla luce dell’art 5 della direttiva 2009/24/CE).

7[Veraeusserung]

8Fadani E., Op. cit., pag. 1052.

9 Fadani E., Op. loc. cit.

10Rivaro R., L’applicazione del principio di esaurimento alla distribuzione digitale di contenuti protetti, in Giur. comm., fasc. 6, 2014, pag. 1149 ss., riferisce d’altra parte che vi è invece accordo, tra la giurisprudenza e la dottrina tedesca dominanti, nel ritenere che il diritto di distribuzione di un programma per elaboratore non si esaurirebbe qualora l’utente lo abbia acquistato via internet, qualificandosi la trasmissione elettronica di

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Alcuni autori tuttavia precisano che “nella prospettiva tedesca le restrizioni all’attività del

licenziatario derivano [da] un frazionamento (Aufspaltung) del Nutzungsrecht attribuitogli. Questo frazionamento tuttavia può assumere efficacia reale se e soltanto se risulta compatibile con prìncipi di sicurezza dei traffici; diversamente ha efficacia meramente obbligatoria inopponibile ai terzi”11.

Le sentenze che seguono, le quali vengono esposte al fine di dare un contributo comparativo al tema della relazione tra il principio di esaurimento e le licenze d’uso di software, dovranno essere quindi lette anche alla luce della disciplina brevemente esposta, valorizzandone i tratti di peculiarità al fine di poter comparare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza tedesca con l’attuale normativa nazionale.

contenuti digitali in termini di “messa a disposizione del pubblico”, utilizzazione espressamente sottratta all'esaurimento dal § 15, Abs. 2 UhrG e dall'art. 3, par. 3 della direttiva 2001/29/CE, “riconoscendo così al download del software la natura di semplice atto di riproduzione autorizzato dalla licenza”. La stessa autrice riporta però un’interessante decisione del tribunale di Amburgo, del 29 giugno 2006, con la quale è stato “affermato l'esaurimento del diritto di distribuzione Verbreitungsrecht in caso di trasmissione online di un programma per elaboratore, ma sulla base di un'applicazione analogica, e non diretta, del § 69c, Nr. 3, UrhG”. In particolare, se da una parte il giudice era concorde con l’opinione maggioritaria, per cui l’esaurimento era riconducibile solo in caso di trasmissione di beni tangibili, questo però “osservava che l'attività di trasmissione telematica non era neppure riconducibile alla facoltà di messa a disposizione del pubblico di cui al § 19a e 69c, Nr. 4, UhrG, finendo così per restare priva di una disciplina propria. Tale lacuna avrebbe potuto tuttavia essere colmata attraverso l'applicazione analogica delle norme sulla distribuzione “fisica”, visto che le due forme di distribuzione — “fisica” e “virtuale” — sembravano sottintendere un identico assetto di interessi”.

11Sarti D., Diritti esclusivi e circolazione dei beni, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 117 ss. Nominando il concetto di “sicurezza dei traffici” l’autore fa riferimento ad una delle teorie circa la ratio del principio di esaurimento (v. supra Capitolo 2 paragrafo 2.1.3); questi in particolare riporta che, secondo l’orientamento tedesco, comporterebbe una violazione di detta sicurezza il disporre una limitazione territoriale della facoltà di rivendere il bene all’interno dello Stato, in quanto incompatibile con le esigenze di tutela dell’affidamento degli acquirenti, e non invece il delimitare tale facoltà entro determinate reti commerciali: l’autore fa l’esempio delle librerie e dei “club di lettori” per cui, qualora la licenza per la commercializzazione di un testo sia rilasciata esclusivamente per la vendita nelle librerie, allora il dante causa potrà rilevare legittimamente il mancato esaurimento del diritto di distribuzione per le copie che vengano illecitamente vendute nei “club di lettori”, potendo in tal caso opporre il divieto di vendita sia al licenziante che ai successivi acquirenti. Si parla in tal caso di “esaurimento parziale", il quale secondo l’autore non è configurabile nell’ordinamento italiano, né in quello europeo, i quali invece hanno disposto il principio di esaurimento in termini generali, riferendolo al diritto di messa in commercio nel suo complesso. Per quanto riguarda il fenomeno delle licenze d’uso ci si potrebbe quindi chiedere, in relazione al suddetto orientamento tedesco, se le restrizioni poste alla rivendita dei software minino o meno la suddetta “sicurezza dei traffici”: alla luce delle opinioni esposte nel Capitolo precedente (e tenendo altresì conto in particolare del fatto che trattasi di licenze solo in senso lato, rilasciate ad utilizzatori finali) si ritiene che la risposta possa essere affermativa, stabilendo queste vincoli non solo inerenti a particolari reti distributive, ma potendo altresì provocare una compartimentazione territoriale del mercato.

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