Alcuni problemi sulla competenza per materia

Nonostante le impostazioni dottrinali appena riferite in materia di diritto d’autore, proprio la competenza in relazione ai contratti che riguardano diritti di proprietà industriale non è ancora oggetto di uno stabile orientamento giurisprudenziale.

A quest’ultimo proposito vi sono infatti sì state alcune pronunce che hanno optato per l’interpretazione più estensiva²⁸⁰, ma vi sono state anche altre pronunce (e trattasi, quest’ultimo, dell’orientamento maggioritario), che hanno invece escluso la competenza del giudice specializzato nei casi in cui il diritto di proprietà industriale o il diritto di proprietà intellettuale non sia di per sé in contestazione, ma allo stesso ci si riferisca soltanto nel contratto e pertanto l’oggetto della controversia di fronte al giudice riguardi una mera quantificazione di somme di denaro²⁸¹.

La nozione di connessione anche impropria, le ampie e differenti materie ora devolute ai Tribunali delle imprese e soprattutto la necessità di fare chiarezza e di concentrare tutte le fattispecie inerenti alla proprietà industriale e intellettuale ad un l’autore ha escluso la competenza delle sezioni nelle cause di diffamazione per comportamenti connessi a tale tipologia di lesioni.

279 Cfr. in proposito RINALDI, nota a T. Milano 12.5.2005, in AIDA, 2005, pag. 660, secondo cui il motivo è legato al fatto che la stessa legge sul diritto d’autore contiene norme primarie e secondarie di applicazione necessaria anche nei rapporti tra privati (ad esempio le norme sulla trasmissione dei diritti di utilizzazione di cui agli artt. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, l. 633/1941), ma anche UBERTAZZI, Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale, in Riv. Dir. Ind., 2003, I, pag. 245, secondo cui la competenza delle sezioni specializzate non deve estendersi soltanto al diritto primario relativo alle esclusive industrialistiche, ma deve ricomprendere anche il diritto secondario riguardante la circolazione dei relativi diritti.

280 Cfr. ad esempio T. Roma, 4.8.2005, in AIDA, 2005, 1098 il quale ha ritenuto di comptenza delle sezioni specializzate una pretesa violazione di un contratto di cessione di diritti su trasmissioni televisive.

281 Cfr. T. Milano, 12.5.2005, in AIDA, 2005, 1067; T. Bologna, 21.12.2009, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it; T. Brescia, 13.10.2005, in GADI, 2005, pag. 1079 ss., poi confermato anche da C. 20.3.2007, n. 6585, in GADI, 2007, pag. 67 ss., con riferimento ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di maggior compenso su contratto di cessione di know how con clausola di integrazione del prezzo in caso di concessione del brevetto europeo del quale l’opponente aveva dedotto la nullità della relativa frazione italiana: il Giudice ordinario adìto ha dovuto separare le cause, trattenendo quella di opposizione e rimettendo la controversia brevettuale al Giudice competente delle sezioni specializzate.

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unico giudice specializzato dovrebbe far propendere per una devoluzione la più ampia possibile ai Tribunali delle imprese, con la conseguenza che anche gli stessi ricorsi per ingiunzione inerenti a contratti su diritti di proprietà industriale (ad esempio per il mancato pagamento di minimi garantiti, di royalty, per la riscossione di una penale²⁸²) dovrebbero essere assegnati da sùbito alla sezione specializzata, così da poter radicare all’interno della medesima anche l’eventuale giudizio di opposizione rispetto al quale l’art. 645, comma 1, c.p.c. contiene appunto il limite di dovere adire lo stesso giudice che ha emesso il decreto.

Di conseguenza, per risolvere problemi interpretativi di tal genere deve preferirsi come criterio-guida quello già considerato in precedenza per la nozione di concorrenza sleale interferente e così dunque verificare - caso per caso (inevitabilmente) - se in concreto vengono dedotti o meno fatti e/o circostanze in astratto interferenti con l’esistenza di una privativa industrialistica che diviene pertanto oggetto di un accertamento almeno indiretto²⁸³. Tale criterio dovrebbe così consentire di attribuire al giudice specializzato quasi tutte le controversie inerenti alle materie espressamente devolute al medesimo.

Altrettanto, invece, non può dirsi, qualora si segua l’orientamento della Suprema Corte²⁸⁴, secondo la quale una materia è di competenza di un determinato giudice solo ove essa costituisca oggetto del petitum o della causa petendi della domanda ovvero ne rappresenti quanto meno un antecedente o presupposto necessario. Tale orientamento, infatti, pur essendo senz’altro più rigoroso secondo i tradizionali canoni processual-civilistici, non è coerente con le “ultime volontà” del legislatore, il quale ha invece mostrato il desiderio di andare verso una maggiore specializzazione dell’Organo giudicante.

Ci sono invece minori problemi di individuazione della competenza rispetto alle azioni proposte nei confronti di un ex licenziatario, in quanto l’uso del marchio da parte

282 Si è espresso invece in senso contrario T. Milano, 10.7.2010, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it

283 C. 15.1.2009, n. 912, in Foro It., 2009, 3, I, 714; C. 9.4.2008, n. 9167; C. 19.6.2008, n.

16744, in Giur. It, 2009, 4, 897.

284 C. 12.7.2005, n. 14572; C. 2.3.1994, n. 2409.

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del medesimo in un periodo non più autorizzato viene equiparato ad una contraffazione del titolo di privativa²⁸⁵. Il che, peraltro, pone in essere una situazione contraddittoria rispetto alla soluzione, descritta in precedenza come maggioritaria, relativa alla competenza sui contratti relativi a diritti di proprietà industriale. Infatti, il ritenere - giustamente, si intenda - una contraffazione l’utilizzo del marchio da parte dell’ex licenziatario fa poi sì che in quel caso alla sezione specializzata vengano devolute anche le controversie strettamente legate agli inadempimenti dell’ex licenziatario costituiti anche dal mancato pagamento di canoni e altri corrispettivi²⁸⁶.

Un motivo in più, a parere di chi scrive, per propendere per una soluzione volta all’attribuzione “massima” di contenziosi alle sezioni specializzate, pur ovviamente nei limiti delle (già ampie) materie alle stesse devolute.

Inoltre, la ratio di favorire la massima specializzazione dell’Organo giudicante dovrebbe poi portare alla cognizione delle sezioni specializzate anche il procedimento di volontaria giurisdizione di scioglimento della comunione di un titolo di proprietà industriale di cui agli artt. da 784 a 791 c.p.c., cui fa riferimento l’art. 1111 c.c. a propria volta richiamato dall’art. 6, 1° co., c.p.i.

Infine, è ormai risolto il problema del “concorso di competenze” tra sezione specializzata e Tribunale fallimentare ex art. 24, r.d. 16.3.1942, n. 267, in quanto la vis attractiva del Tribunale fallimentare riguarda le azioni che derivano dal fallimento e pertanto solo quelle azioni che hanno origine dal fallimento o sono da questo influenzate o ancora azioni destinate comunque ad incidere sulla procedura e tali pertanto da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa al fine di assicurarne l’unità e garantire la par condicio creditorum. La vis attractiva non riguarda, invece, quelle azioni per le quali il fallimento costituisce una “mera occasionalità” o quelle che dipendono da rapporti già presenti in nuce nel patrimonio del fallito al momento della dichiarazione di dissesto o che comunque hanno una genesi indipendente dall’instaurazione della procedura concorsuale²⁸⁷.

285 Cfr. ad esempio T. Bologna, 20.4.2004, in SSPII, 2004, II-III, 35.

286 Così ad esempio T. Milano, sez. dist. Legnano, 18.9.2009, in GADI, 2009, pag. 1168.

287 T. Venezia, 6.3.2006, in SSPII, 2006, I-II, 251, ha pertanto ritenuto di competenza delle sezioni specializzate un’azione promossa da un fallimento inerente ad un marchio di fatto; così

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La competenza per materia delle sezioni specializzate non è invece stata ritenuta allargata alle esecuzioni inerenti ai diritti di proprietà industriale, ritenendosi che il richiamo dell’art. 137, comma 14, c.p.i. all’art. 120 c.p.i. incida sulla sola competenza per territorio, senza invece prevedere una nuova materia per le sezioni specializzate²⁸⁸. Anche in proposito, però, dopo gli ultimi sviluppi normativi sui Tribunali delle imprese bisogna porsi sempre lo stesso interrogativo: è vero che il giudice dell’esecuzione ha sempre funzioni peculiari all’interno di un Tribunale; è però altrettanto vero che, forse, un’esecuzione inerente ad un diritto di proprietà industriale è più attinente (o comunque anche impropriamente connessa) alle “materie classiche” delle sezioni specializzate che non una controversia societaria o una controversia sugli appalti pubblici. Perché dunque non risolvere tutti i casi dubbi favorendo, ove possibile, il giudice esperto di diritti di proprietà industriale?

3.3 La competenza per territorio 3.3.1. Linee-guida generali

L’ultimo intervento legislativo di cui al D.L. 1/2012 (poi convertito con la l.

27/2012) ha inciso profondamente anche sulla ripartizione territoriale della competenza dei neo-istituiti Tribunali delle imprese, allargando da dodici a ventuno i Tribunali deputati a trattare le controversie industrialistiche.

Anche rispetto a quest’ultima dislocazione territoriale delle sezioni non può non essere denunciata una certa miopia legislativa, in quanto il legislatore, non solo ha “fatto fiorire” ulteriori sezioni specializzate secondo criteri astratti e senza prima neppure verificare l’effettiva necessità di giudici specializzati in determinati territori²⁸⁹, ma non T. Milano, 12.7.2005, in SSPII, 2005, 200 per il quale spetta alla sezione specializzata un’azione cautelare a tutela di un software proposta contro un’impresa fallita.

288 Cfr. T. Milano, 1.6.2009, in Dir. Ind., 2011, 3, pag. 229 ss.

289 Senza nulla togliere a nessuno, ad una prima valutazione astratta è forse plausibile l’istituzione di una sezione specializzata anche a Brescia e ad Ancona, in quanto l’eccessivo numero di materie devolute avrebbe, in caso contrario, ingolfato le sezioni specializzate rispettivamente di Milano e di Bologna. Analogamente è stata opportuna la creazione di un sezione specializzata anche a Cagliari per la Sardegna, in questo caso non tanto per il numero di contenziosi, quanto piuttosto per la distanza della Regione Sardegna dal continente. Era però davvero necessaria una sezione specializzata a Campobasso per il solo Molise o una sezione specializzata a Potenza per la sola Basilicata?

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ha nemmeno eliminato del tutto le incongruenze presenti nella prima versione della norma.

L’art. 1, comma 1, d.lgs. 168/2003, è infatti rimasto intatto, essendo stato aggiunto al medesimo solo il nuovo comma 1 bis : il che significa che è stata sì istituita una sezione specializzata anche a Cagliari²⁹⁰, ma che sono pure rimaste due sezioni specializzate in Sicilia (una a Catania ed una a Palermo) quando invece, per fare un esempio, la sezione specializzata di Torino è unica per tutto il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Ciò premesso, la competenza territoriale delle ventuno sezioni specializzate in materia di impresa va ora disciplinata combinando il d.lgs. 168/2003 nuova versione con l’art. 120 c.p.i. (in particolare i commi 2, 3 e 6). Infatti, l’art. 120 c.p.i. seleziona i criteri che consentirebbero di individuare in generale il Tribunale ordinario che sarebbe competente; il nuovo art. 168/2003 consente poi di “dirottare” la competenza al giudice specializzato relativo al distretto in cui si trova il Tribunale ordinario che sarebbe competente secondo i criteri generali.