Il nuovo coordinamento tra le misure di descrizione e sequestro

La conseguenza principale di questo (rinnovato) allontanamento della descrizione dai procedimenti di istruzione preventiva e riavvicinamento ai procedimenti cautelari avrebbe dovuto portare - e ben presto si capirà il perché dell’utilizzo del verbo al condizionale - ad una maggiore incisività della misura per la tutela dei diritti di proprietà industriale. La prassi di questi primi anni di “nuova applicazione” dell’istituto sta però fornendo agli operatori indicazioni di segno contrario.

assicurare la prova di una violazione erano state volutamente contrapposte alle misure volte ad impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

358 Cfr. Corte Cost., 28.1.2010, n. 26, in Giur. It., 7, 2010, 1647. In ogni caso, anche T. Milano, 18.1.2010, Est. TAVASSI, in GADI, 2010, pag. 357 ss. aveva sì qualificato la descrizione industrialistica come una misura di carattere istruttorio denominata di istruzione preventiva, ma ne aveva altresì ricordato la natura «latamente cautelare» (così anche C., 16.4.1992, n. 4697) ove peraltro «il diritto tutelato in via urgente è solo indirettamente il diritto sostanziale alla protezione del titolo industriale o alla pretesa risarcitoria, mentre in via diretta ed immediata viene tutelato il diritto di natura processuale ad individuare, raccogliere ed approntare gli strumenti di prova che serviranno alla parte nel futuro giudizio di merito»

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In primo luogo, può ritenersi senz’altro superata la questione interpretativa,³⁵⁹ che si era inizialmente posta per una corretta lettura del primo comma dell’art. 129 c.p.i.

nella parte in cui prevede la richiesta della «descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione», nel senso di ritenere l’avverbio

«subordinatamente» non nel senso tecnico-giuridico del c.d. “cumulo eventuale o subordinato” di domande, ma nel senso cronologico del c.d. “cumulo successivo o condizionato”³⁶⁰. La parte richiedente può quindi ora ottenere la concessione del sequestro dopo che in una prima fase è già stata alla medesima concessa la descrizione e si è così avuta conferma della violazione proprio in esecuzione di quest’ultima misura.

Ciononostante, l’inciso «subordinatamente», di cui alle prime righe dell’art. 129 c.p.i., è comunque ritenuto imporre al ricorrente, per ottenere il sequestro “subordinato”

alla descrizione, il “lacciolo” di avere già richiesto tale misura sin dal ricorso introduttivo³⁶¹. Tale lettura rischia, però, di non far bene inquadrare anche l’ipotesi in cui l’esigenza del sequestro sorga effettivamente solo all’esito dell’esecuzione della descrizione (nella quale, ovviamente, si è avuta l’ulteriore conferma della denunciata violazione), in quanto solo all’esito della stessa potrebbero emergere nuovi ed ulteriori motivi di urgenza che il ricorrente non conosceva al momento della proposizione della domanda. Rispetto a quest’ipotesi, infatti, è sì vero che il comma 4 dell’art. 129 c.p.i.

attribuisce all’udienza di discussione successiva alla descrizione solo la possibilità per il giudice di adottare provvedimenti che vadano ad incidere sulla sola descrizione (peraltro da valutare solo nell’an dei presupposti in termini di fumus e perciculum senza poter ivi compiere valutazioni di merito³⁶²) o comunque sulle sole altre misure cautelari (sequestro compreso) che già erano state chieste unitamente o subordinatamente alla

359 Aveva infatti manifestato perplessità circa la possibilità di una richiesta congiunta di descrizione e sequestro (a causa della presenza della disgiuntiva “o” nella prima parte dell’art.

129 c.p.i.) BACCHINI, La descrizione secondo il nuovo art. 129 c.p.i., in Dir. Ind., 2010, 6, pag.

505 ss..

360 Così CORONA in GALLI, Codice della proprietà industriale, cit., pag. 168.

361 Cfr. sempre CORONA, op. cit., pag. 168, il quale riferisce della possibilità di richiedere le due misure contemporaneamente e cumulativamente, così come il sequestro all’esito dell’altra.

362 Così correttamente T. Bologna, 12.12.2012, inedita, il quale ha indicato che le pur «degne considerazioni» spiegate dalla parte resistente alla descrizione avrebbero dovuto essere valutate solo nel giudizio di merito, limitandosi quindi a confermare il precedente decreto che aveva concesso la descrizione inaudita altera parte.

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descrizione stessa; è però altrettanto vero che, in caso di nuovi motivi di urgenza (tanto più nell’’ottica di attenuazione del requisito che si proporrà alla fine del presente capitolo), non conosciuti dal ricorrente al momento della proposizione del ricorso, sono proprio le norme generali sui procedimenti cautelari uniformi (si richiamano in particolare i «mutamenti delle circostanze» e le «nuove ragioni di fatto o di diritto» di cui all’art. 669 septies, comma 1, c.p.c.³⁶³) a consentire al medesimo di poter proporre ex novo anche una domanda di sequestro prima non proposta.

Pertanto, dovrebbe essere proprio l’ottica del legislatore comunitario (prima ricordata) di creare procedure e mezzi di ricorso «non inutilmente complessi o costosi»³⁶⁴ a suggerire che, comunque, nell’udienza successiva alla descrizione ex art.

129, comma 4, c.p.i. si possano discutere anche “misure ex novo”, ovviamente valutandone prima tutti i relativi presupposti e sempre nel rispetto del contraddittorio nei confronti della parte resistente, alla quale non potrebbe certo essere imposta una discussione seduta stante, ma dovrebbe senz’altro essere concesso un breve termine per una (o un’ulteriore) replica scritta alle nuove istanze formulate.

La tesi opposta - forse più coerente al dictum dell’art. 129 c.p.i. - porta però al paradosso di onerare il ricorrente di un’ulteriore e contemporanea iniziativa, di fronte allo stesso Tribunale, nei confronti della stessa parte e con riferimento alle medesime violazioni denunciate nel primo ricorso. Il che potrebbe avere un senso solo nella speranza - invero assai remota vista l’attuale prassi delle Corti italiane - di ottenere misure cautelari inaudita altera parte. In ogni altra ipotesi, un rigetto di ulteriori istanze

363 Tra l’altro, anche l’art. 130, comma 3, c.p.i. lascia salva la facoltà alla parte di poter chiedere al Giudice del merito di poter disporre di «ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro».

Si richiama in proposito SCUFFI, Diritto processuale, cit., pag. 331, il quale nell’ipotesi fa riferimento alle «circostanze verificatesi successivamente all’ultimo momento utile in cui avrebbero potuto essere allegate» (e dunque, nell’ipotesi qui prospettata, da intendersi con il momento di proposizione del ricorso), nonché ai «fatti preesistenti (cioè anteriori al provvedimento) ma non dedotti prima in quanto ignoti purché si provi che la loro conoscenza è senza colpa avvenuta successivamente». Cfr. altresì in giurisprudenza T. Torino, 26.4.2004, in SSPII, 2004, II-III, 406, secondo cui il c.d. “giudicato cautelare” (qui usando un termine improprio) copre soltanto il dedotto, ma non anche il deducibile.

364 Il che vale ancora più ora che l’ultimo D.L. 1/2012 ha previsto un ulteriore incremento dei contributi unificati anche per i procedimenti cautelari (per fortuna “solo” raddoppiati a séguito della successiva legge di conversione e non “quadruplicati” come era stato l’originario intento del legislatore).

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cautelari fondato su una rigida applicazione dell’art. 129 c.p.i. risulta legato solo ad un chiuso formalismo che non tiene conto delle esigenze del soggetto che chiede giustizia.

In secondo luogo, sempre nell’àmbito del coordinamento tra le misure, pare opportuna la previsione inserita nell’art. 132, comma 2, c.p.i. (dunque inerente a tutti i provvedimenti cautelari industriali e non solo alla descrizione ed al sequestro), per cui, nel caso di richiesta di misure cautelari ulteriori alla descrizione o subordinatamente all’esito di quest’ultima, il dies a quo per l’introduzione dell’eventuale giudizio di merito decorre dall’ordinanza che si è pronunciata per ultima su queste ulteriori misure.

Il che consente di porre fine alla prassi - che prima era la regola - a causa della quale venivano prudenzialmente iniziati giudizi di merito quando ancora era in corso il procedimento cautelare ante causam.

La voluntas dell’ultimo legislatore è invece quella di cercare il più possibile di valutare, sommariamente ma compiutamente³⁶⁵, ogni contestazione nella fase sommaria³⁶⁶ e poi andare a discutere nel merito solo in un secondo momento e solo ove strettamente necessario (cfr. in proposito anche le ulteriori osservazioni legate al sequestro, di cui infra, par. 4.2.4). Ed è in considerazione di tale presupposto, ma soprattutto alla luce della formulazione letterale dell’art. 132, comma 2, c.p.i. - norma che riferisce appunto di «misure cautelari ulteriori alla descrizione» - che il cumulo di istanze cautelari dovrebbe essere inteso in senso ampio, così da ritenere ammissibile

365 Secondo questa prospettiva è apprezzabile sia l’orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto ammissibile una domanda cautelare di inibitoria proposta in via riconvenzionale, pur con la precisazione che la stessa sia del tutto speculare a quella proposta dal ricorrente (T.

Bologna, 18.7.2006, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it) sia l’orientamento che si è espresso a favore del reclamo incidentale ancorché proposto dal reclamato solo nella memoria di costituzione e dunque tardivamente rispetto al termine dei quindici giorni di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. (in dottrina cfr. SCUFFI, Diritto processuale, cit., pag. 335-336; in giurisprudenza T. Roma, 9.1.2004, in SSPII, 2004, I, 121; T. Napoli, 15.5.2002, in Dir. Ind., 2003, pag. 263; contra T. Torino, 7.7.2009, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.).

366 VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., pagg. 557-558 ha pure escluso ogni possibile incompatibilità della preferenza per la “sommarietà del processo” espressa dal nostro legislatore rispetto alle prescrizioni internazionali (art. 50 Accordo TRIPs e artt. 7, comma 3, e 9 della Direttiva Enforcement), per i quali ogni legge nazionale dovrebbe prevedere che le misure provvisorie perdano automaticamente efficacia senza il giudizio di merito. Secondo tali autori, infatti, «queste previsioni intend[o]no impedire che acquisti e mantenga efficacia un provvedimento cautelare emesso a seguito di un procedimento privo di sufficienti possibilità di difesa. La nostra normativa, di contro, prevede ampie garanzie difensive all’interno del giudizio cautelare, ed inoltre (…) legittima anche la parte soccombente del giudizio cautelare ad avviare il giudizio di merito».

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anche la possibilità di cumulo con la descrizione anche dell’inibitoria o dell’ordine di ritiro dal commercio³⁶⁷.

4.2.3. Problemi applicativi sull’“an” della descrizione: l’auspicio di un