Il periculum in mora

193

specifica dell’esistenza anteriore di un marchio con le caratteristiche figurative identiche o simili di quelle del marchio rivendicato o di un modello di impressione generale identica o simile a quella dell’altrui modello rivendicato in giudizio⁵⁰⁷.

Pertanto, anche nel procedimento cautelare industriale deve esservi sì “libertà istruttoria” da parte del giudice, che pure tenga conto della «necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni»⁵⁰⁸ (nulla ostando in linea di principio a che il disposto dell’art. 124, comma 6, c.p.i. possa avere una portata più generale), ma la suddetta libertà non deve però mai travalicare in eccessivo garantismo (ancora una volta) in favore della parte resistente.

Il maggior rigore auspicato in questo àmbito non va peraltro letto in conflitto con la maggiore elasticità di interpretazione della norme che è stata più volte sollecitata in altre parti del presente elaborato, in quanto il filo conduttore comune rimane sempre la necessità (spesso invece trascurata) di fare pendere la bilancia più a favore di chi ha chiesto e ottenuto un titolo di privativa e dunque ha già sopportato investimenti economici⁵⁰⁹ che non dovrebbero poter venire penalizzati al primo “soffio di vento” in base ad elementi probatori di dubbia affidabilità.

194

Sono state volutamente lasciate “a valle” di tutto il presente capitolo alcune considerazioni più sistematichesul periculum in mora, vale a dire - stando alle regole generali sul procedimento cautelare uniforme - il secondo presupposto che deve sussistere per ammettere una tutela anticipata alla luce del «fondato timore che, durante il tempo necessario per far valere “in via ordinaria” il diritto minacciato questo possa subire un pregiudizio irreparabile o comunque difficilmente risarcibile»⁵¹⁰.

La suddetta definizione generale del periculum in mora va però resa compatibile con le esigenze degli operatori in materia di proprietà industriale, ai quali, come più volte evidenziato, il legislatore - tanto più all’esito degli interventi del d.lgs. 140/2006 e 131/2010 - ha voluto fornire strumenti processuali per la risoluzione rapida delle controversie, risoluzione rapida che, incidendo su questioni economiche, viene indirettamente ad influire anche su interessi più generali.

È quindi evidente che in quest’ottica non è possibile stroncare sul nascere iniziative cautelari a tutela dei diritti di proprietà industriale in base a valutazioni effettuate su un piano analogo a quanto avviene nell’àmbito dell’art. 700 c.p.c. o comunque di tutti i procedimenti cautelari uniformi ex artt. 669 bis e ss. c.p.c.

Si richiamano a tal proposito due pronunce, una comunitaria ed una nazionale, nell’auspicio che possano fungere da criterio-guida per la più corretta lettura degli strumenti processuali a tutela della proprietà industriale.

A livello comunitario, la Corte di Giustizia⁵¹¹ si è infatti, da tempo, espressa affinché i «motivi particolari» indicati (ora) dall’art. 102, comma 1, Reg. CE 207/2009 - motivi rilevanti al fine di precludere ad un Tribunale dei marchi comunitari l’emissione di un’ordinanza contro atti di contraffazione o atti che costituiscono una minaccia di contraffazione - non possono essere rappresentati dalla non evidenza o limitatezza degli atti da perseguire.

A livello nazionale, ha fatto invece da “apripista” la sezione specializzata del Tribunale di Napoli per la quale, espressamente, il periculum in mora per le misure industrialistiche tipiche del c.p.i. «neanche coincide con il rischio di un pregiudizio

510 Così, per una delle tante definizioni tradizionali del periculum, FIORUCCI, op. cit., pag. 115.

511 C. Giust. CE, 14.12.2006, in Foro It., 2007, IV, col. 145 ss.

195

imminente e irreparabile proprio dei procedimenti ex art. 700 c.p.c.», dovendo piuttosto configurarsi «a fronte di ogni rischio di pregiudizio anche meramente patrimoniale, suscettibile di incontrollabile espansione o - comunque - non agevolmente quantificabile ai fini del successivo risarcimento»⁵¹².

Il legislatore nazionale ha poi compiuto un ulteriore passo nel corso dell’ultimo decennio, in quanto, come già visto, sia nella normativa processuale generale sia in quella industrialistica ha voluto attribuire stabilità alle misure cautelari, facendo venir meno l’onere della necessaria introduzione del giudizio di merito⁵¹³.

Inoltre, considerando ora nello specifico la normativa industrialistica, l’intervento normativo sull’art. 131 c.p.i. (ad opera del legislatore del 2006 in attuazione della Direttiva Enforcement) ha previsto espressamente la sanzione dell’inibitoria cautelare a favore del titolare del diritto per reagire nei confronti di «qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto». Il che deve significare, all’evidenza, che è possibile ottenere la sanzione nei confronti di una violazione che sia semplicemente attuale o rispetto alla quale vi sia solo anche una mera probabilità di ripetizione, senza più dover stare a soppesare altri requisiti quali, ad esempio, la tempistica della reazione del soggetto ricorrente⁵¹⁴ o quant’altro.

Peraltro, proprio in ragione ed in conseguenza della nuova “sistematica unitaria”

(in primis nel nuovo art. 132 c.p.i.) che è stata attribuita a tutto il processo cautelare industriale, è corretto estendere a tutte le misure cautelari (e dunque non limitare all’inibitoria) la suddetta chiave di lettura che vede «il pericolo di proseguimento o ripetizione della violazione quale [unico] fondamento del requisito dell’urgenza»⁵¹⁵.

512 Così T. Napoli, 1.7.2007, in Dir. Ind., 2007, 6, pag. 573 ss., poi ripreso da T. Napoli, 23.7.2009, in Giur. It., 2010, col. 1387 ss.

513 T. Napoli, 23.7.2009, cit.

514 Cfr. GALLI, Review of Injunctions, Italy, draft 10 march 2010, in EU Observatory on Counterfeiting and Piracy, Legal Sub-group, 2; GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in AIDA, 2006, pag. 342; CASABURI, Il processo industrialistico rinovellato, in Dir. Ind., 2010, 6, pag. 519.

515 Cfr. CORONA, Le misure della descrizione e del sequestro, in GALLI-GAMBINO, op. cit., pag.

1182, il quale richiama GALLI, op. ult. cit. per il quale l’equiparazione dell’inibitoria con il sequestro è legata alla natura polifunzionale del sequestro (cfr. par. 4.2.4) che dunque può avere anche una natura anticipatoria. Invece l’equiparazione dell’inibitoria con la descrizione

196

Soltanto una chiara interpretazione di questo tipo - interpretazione non forzata ma dettata proprio dal tenore testuale delle norme - potrà consentire effettivi accertamenti in concreto sul periculum in mora (anche imponendo al ricorrente di dover fornire alcune prove in tal senso, ma mirate), nonché consentire al rito industriale di fare quel definitivo salto di qualità per poter essere qualificato come il rito speciale sommario di carattere generale per la tutela dei diritti di privativa.

Anche sul punto, però, vanno, attualmente, riscontrati orientamenti giurisprudenziali tutt’altro che conformi alla voluntas o meglio agli obiettivi del legislatore: per “sfuggire” alla «parafrasi tautologica»⁵¹⁶ del periculum in re ipsa vengono cercati parametri per verifiche più concrete del requisito, i quali però spesso portano a formulazioni che, di fatto, anch’esse si risolvono in altrettante tautologie⁵¹⁷ non sempre in grado di cogliere lo spirito (sopra evidenziato) che dovrebbe ora accompagnare i provvedimenti cautelari in àmbito industriale.

Infatti, al di là delle parole che di volta in volta compaiono nei provvedimenti giudiziari, pare comunque difficile poter attribuire un contenuto concreto ad espressioni (analoghe peraltro a quella usata dallo stesso Tribunale di Napoli di cui si è riferito in precedenza) che connotano il periculum in un «illecito irreparabile, stante la sua irreversibilità e la pratica difficoltà di esatta quantificazione nel giudizio di merito»⁵¹⁸ o - ancor peggio in quanto snaturano la stessa voluntas dello stesso legislatore industriale - in un «rischio che determina la destabilizzazione economica del danneggiato, o comunque come “notevole pregiudizio, causato per l’irreversibile alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della clientela nonché

dovrebbe poter dirsi insita nella minore invasività della misura della descrizione, rispetto alla quale non sarebbe quindi logico prevedere una valutazione del periculum in mora più rigorosa rispetto a quanto è richiesto per la concessione dell’inibitoria.

516 Così espressamente CHIOVARO, Diciotto mesi di provvedimenti cautelari del Tribunale di Milano in materia di diritto industriale, in Riv. Dir. Ind., 2003, II, pag. 53.

517 Cfr. CORONA, op. ult. cit., pag. 1180.

518 Così, ad esempio, T. Napoli, 14.1.2009, in GADI 2009, pag. 643. Ma sono anche sulla stessa lunghezza d’onda T. Bari, 8.9.2008, in GADI, 2008, 1077; T. Torino, 26.10.2007, in GADI, 2007, 1068; T. Catania, 19.1.2006, in GADI, 2006, 598; T. Genova, 19.5.2005, in GADI, 2005, 914; T. Roma, 14.1.2004, in AIDA 2004, 827; T. Bari, 1.12.2004, in GADI, 2005, 592; T.

Milano, 25.11.2003, in GADI, 2004, 660; T. Bari, 1.7.2002, in GADI, 2003, 355; T. Palmi, 14.6.2000, in GADI, 2001, 257; T. Piacenza, 12.8.2000, in GADI, 2000, 1119.

197

per l’impossibilità o enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso”»⁵¹⁹. Peraltro, neppure l’orientamento intermedio⁵²⁰, che vuole un accertamento del periculum legato ad una valutazione caso per caso, alla luce delle circostanze sottese alla singola fattispecie concreta, pare effettivamente essere in grado di orientare verso quella che è la ratio del legislatore - lo si ripete: se c’è una violazione in atto, una violazione imminente o comunque il pericolo di ripresa o ripetizione della stessa, va concesso il provvedimento a tutela del diritto di privativa⁵²¹ - in quanto rischia di disperdere le attenzioni su particolari (quali, ad esempio, il lasso di tempo intercorso tra la scoperta dell’illecito e l’iniziativa giudiziaria⁵²² o comunque una certa tolleranza inizialmente manifestata dal ricorrente⁵²³, nonché l’impegno del resistente ad interrompere la violazione⁵²⁴) che non dovrebbero rilevare nell’ottica di un rito sommario di carattere generale e di un giudizio ordinario che dovrebbe proporsi solo nell’ipotesi (residuale) di interesse del soggetto ricorrente anche ad un ristoro pecuniario (cfr. in proposito il cap. 5, par. 5.2).

519 Così T. Bologna 29.9.2008, in GADI, 2009, 526. Sulla stessa lunghezza d’onda T. Bologna, 20.3.2008, in GADI, 2009, 367; T. Bologna, 30.8.2007, in GADI, 2008, 549; T. Bologna 11.4.2007, in GADI 2007, 786.

520 Così, ad esempio, T. Milano 26.8.2006, in GADI, 2006, 902; T. Napoli, 18.4.2006, in GADI, 2006, 761; T. Milano, 3.5.2004, in GADI, 2005, 306; T. Firenze, 27.3.2003, in Riv. Dir. Ind., 2004, II, 27; T. Napoli, 5.7.2002, in GADI 2002, 1002; T. Roma, 18.7.2001, in GADI 2002, 235

521 Una valutazione comunque effettuata in modo più conforme ai suddetti termini si trova in T.

Napoli, 19.9.2008; T. Torino 20.12.2002, in GADI, 2003, 676; T. Napoli, 13.3.2000, in GADI, 2000, 866; T. Napoli, 10.2.2000, in Dir. Ind., 2000, 348; T. Ancona, 10.1.2000, in GADI 2000, 605; T. Verona, 23.7.1999, in GADI, 1999, 1284; T. Bari, 16.11.1998, in GADI 1999, 703; T.

Firenze, 23.3.1998, in GADI, 1998, 599.

522 In proposito sono stati ritenuti incompatibili con il periculum in mora i seguenti periodi: sei anni [T. Milano, 2.11.2004, in SSPII, 2004, II, 199], cinque anni [T. Bologna, 22.2.2005, in SSPII 2005, I, 41], quattro anni [T. Milano, 4.11.2005, in SSPII, 2005, II, 68], tre anni e nove mesi [T. Torino, 1.10.2004, in SSPII, 2004, II, 469], tre anni [T. Bologna, 11.4.2008], 18 mesi [T Bologna, 2.4.2010] T. Bologna, 11.4.2007, in GADI, 2007, 786], 13 mesi [T. Milano 20.2.2004, in SSPII, 2004, I, 127], un anno [T. Napoli, 4.2.2005, in SSPII, 2005, I, 225; T.

Venezia, 9.7.2004, in SSPII, 2004, II, 515], un semestre [T. Milano, 11.5.2004, in SSPII, 2004, II, 138], tre mesi con riferimento a parti che operano entrambe in un ambiente molto ristretto [T.

Bologna 19.5.2008]

523 T. Torino, 16.12.2009, in GADI, 2009, 1289; T. Torino, 18.11.2004, in SSPII, 2004, II, 482

524 T. Milano, 31.12.2009, in GADI, 2009, 1298; T. Firenze, 21.5.2008, in GADI, 2008, 947; T.

Bari 17.2.2004, in SSPII, 2004, I, 20, 9.

198

Capitolo quinto

Alcune peculiarità del giudizio ordinario in materia industriale