Ambito merceologico della tutela e pubblico di riferimento.

Per quanto riguarda l'ambito merceologico della tutela, la nozione di marchio che gode di rinomanza fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria influisce sulla determinazione della sua estensione.

Come si è affermato precedentemente, possono beneficiare della tutela ampliata sia i marchi celebri o di alta rinomanza che i marchi semplicemente noti, qualora l'uso di marchi identici o simili determini un indebito vantaggio per il terzo o un pregiudizio per il titolare.

Il grado e l'intensità della rinomanza influiscono sull'estensione merceologica della tutela del marchio che gode di rinomanza. Più il marchio è noto più la tutela viene estesa ad ambiti merceologicamente sempre meno affini, fino a ricomprendere prodotti molto distanti in caso di marchi particolarmente famosi. Infatti, la giurisprudenza maggioritaria sostiene che l‟ambito della protezione debba essere proporzionato al livello di notorietà raggiunto dal marchio. L'affinità è graduata fino a coincidere con la vera affinità merceologica in presenza di marchi a bassa notorietà.

Ciò comporta che non corrisponde propriamente al vero l'affermazione secondo la quale la tutela del marchio che gode di rinomanza vada oltre il principio di specialità e prescinda dal giudizio di affinità. Un giudizio di affinità viene comunque compiuto, seppur in termini differenti da quelli antecedenti alla riforma del '92.

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Lo scavalcamento del limite del principio di relatività della tutela non è, dunque, integrale perché qualcosa di esso permane nel condizionare la tutela medesima alla sussistenza dell'indebito vantaggio ovvero del pregiudizio. Nel senso che la tutela sarà tanto più ampia fino ad estendersi a prodotti merceologicamente lontanissimi, quanto più il marchio sia celebre, e correlativamente, in caso di notorietà ridotta, la tutela si limiterà a prodotti meno lontani, che sono i soli in relazione ai quali possa in concreto determinarsi il pregiudizio o alternativamente l'indebito vantaggio93.

Infatti, il danno per il titolare o il beneficio per il contraffattore potrà aversi quale che sia la distanza merceologica fra i prodotti quando si tratti di un marchio veramente ad alta rinomanza; nel caso, viceversa, che si tratti di marchi meno noti, tanto più sarà probabile che venga determinato un pregiudizio o procurato un danno quanto più i prodotti sono tra loro vicini.

Bisogna, comunque, prendere atto che parte della giurisprudenza ritiene che il diritto di esclusiva su un marchio famoso determini una protezione illimitata, estesa a qualsiasi genere di prodotti o servizi e dunque svincolata dal criterio della affinità e dal pericolo di confusione94.

Allo stesso tempo, la maggiore o minore affinità tra i prodotti o servizi influisce sulla probabilità di sussistenza dell'indebito vantaggio o del pregiudizio. Più i prodotti o servizi saranno merceologicamente vicini più potranno facilmente ricorrere i requisiti dell'indebito vantaggio o del pregiudizio, che invece potranno essere esclusi per prodotti tra loro molto distanti, nonostante la celebrità del marchio.

Così come affermato dal Tribunale di Bologna nel caso Chanel95 “L'ambito della

tutela merceologicamente ampliata offerta ai marchi dotati di rinomanza è delimitato dalla sussistenza alternativa dei presupposti dell'indebito vantaggio o del pregiudizio.”.

Quanto al pubblico di riferimento, la Corte di Giustizia nella sentenza General

Motors ha chiarito che “Il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente

93 _{VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pag. 263.}

94 _{SENA, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario, 1994, cit., pagg. 66-67 e}

112, dove si parla di sfondamento del principio di specialità.

63 deve avere acquisito una notorietà è quello interessato a tale marchio d'impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale.”96.

Pertanto, se i prodotti ed i servizi tutelati dal marchio sono beni di consumo, il pubblico di riferimento sarà il grande pubblico, mentre se i prodotti contraddistinti hanno un‟applicazione molto specifica ovvero sono destinati esclusivamente ad un uso professionale od industriale, il pubblico di riferimento sarà limitato agli specifici acquirenti dei prodotti in questione.

Oltre agli acquirenti effettivi, la nozione di pubblico interessato si estende anche agli acquirenti potenziali dei beni di cui trattasi, nonché a quelle parti di pubblico che vengono solo indirettamente in contatto con il marchio, nei limiti in cui i prodotti si rivolgano anche a questi gruppi di consumatori.

Ciò significa che la soglia per accedere alla tutela extramerceologica è particolarmente bassa, atteso che è sufficiente che il marchio sia conosciuto in uno specifico settore per essere considerato notorio (rectius rinomato) ai sensi dell‟art. 5.2 della Direttiva 89/104/CEE (oggi art. 5.2 della Direttiva 08/95/CE) e dell‟art. 20 c.p.i.

Questa interpretazione è totalmente opposta a quella vigente nel nostro ordinamento anteriormente alla riforma del 1992, quando, limitando la tutela ampliata ai soli marchi celebri, la dottrina prevalente e la giurisprudenza ritenevano che fossero esclusi dalla protezione i marchi monoprodotto o comunque noti in uno specifico settore, con riferimento ai quali era difficilmente ipotizzabile un rischio di confusione.

L'interpretazione del concetto di “pubblico interessato” fornita dalla Corte di Giustizia è stata ribadita anche successivamente sia dalla giurisprudenza comunitaria che da quella nazionale.

Così il Tribunale di primo Grado CE97, nella controversia relativa all‟opposizione ad opera della società El Corte Inglés, titolare del marchio “Emidio Tucci” usato per articoli di abbigliamento, calzature ed accessori, alla richiesta di registrazione come marchio comunitario del segno distintivo “Emilio Pucci” da parte del noto

96 _{Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/97.} 97 _{Trib. I Grado CE, 13 dicembre 2004, T-8/03.}

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stilista fiorentino, ha affermato che “Secondo una giurisprudenza ormai

consolidata costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente collegate tra loro. Il rischio di confusione deve essere valutato secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti di cui trattasi.[…]L’acquisto di un carattere distintivo superiore al normale, in ragione della conoscenza di un marchio sul mercato, presuppone necessariamente che tale marchio sia conosciuto almeno da una parte significativa del pubblico interessato.”.

Analoga interpretazione è stata offerta dal Tribunale di Roma nel caso Pollini98, dove si è ribadito che “Il pubblico a cui fare riferimento per accertare la notorietà

del marchio rinomato è il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti da tale marchio e non quindi il pubblico coincidente con la generalità dei consumatori.”.

In dottrina si è osservato come vi sia un pieno parallelismo tra la conoscenza del marchio da parte di una frazione significativa del pubblico ed i parametri da considerare per stabilire la notorietà del marchio indicati dalla giurisprudenza comunitaria in un giudizio di contraffazione ed il grado di conoscenza ed i fattori indicati sempre a livello europeo per l'acquisto della capacità distintiva attraverso l'uso.

In entrambi i casi, infatti, ciò che rileva è un identico dato sostanziale di conoscenza del marchio da parte dei consumatori: in relazione alla notorietà esso serve a stabilire la soglia a partire dalla quale l‟uso del segno da parte del terzo possa determinare un pregiudizio o un indebito vantaggio; in relazione al carattere distintivo esso consente di verificare se il marchio è divenuto idoneo ad identificare il prodotto contrassegnato come proveniente da un‟impresa determinata.

A ciò si aggiunga che capacità distintiva e rinomanza sono così strettamente connesse, tanto che nella sentenza General Motors si è affermato che “più il

98 _{Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, in GADI, 5404/3, pag. 711. Il Tribunale, una volta accertata la}

presenza dei requisiti necessari per affermare la notorietà del marchio della società Pollini Retail S.p.a., operante nel settore calzature, pelletteria ed accessori, ha vietato alla convenuta Pollinitrax S.r.l., operante nel settore automobilistico, di usare il dominio www.pollini.it.

65 carattere distintivo e la notorietà … saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio”99.

7. Il caso Davidoff e l’estensione della tutela a prodotti o servizi identici o