Requisiti di brevettabilità

L’accordo TRIPS dispone che le invenzioni possano essere brevettate, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti: tre di questi, indicati all’articolo 27, sono di carattere oggettivo e sono la novità,

l’attività inventiva e l’applicazione industriale; un altro requisito, ossia

la descrizione del ritrovato, è di genere soggettivo, dato che si tratta di un’attività che deve essere eseguita da colui che richiede il brevetto.157

L’invenzione per risultare “nuova” non deve essere già presente nello stato della tecnica e non deve corrispondere ad una conoscenza già acquisita sino a quel momento.

Esistono due elementi in grado di annientare la novità dell’invenzione: le anteriorità e le pre-divulgazioni. Le anteriorità rappresentano precedenti identici nello stato della tecnica: l’invenzione è già nota poiché è già presente e per questo risultava accessibile al pubblico anche in tempi anteriori alla richiesta di brevetto. Nel caso delle pre-

155 _{Bonadio, op. cit., pag. 36-37}

156 _{P. Autieri, G. Florida, V. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, P.Spada, Diritto}

Industriale Proprietà Intellettuale e Concorrenza, 2009, pag. 218-220

157 _{Nonostante l’Accordo non lo disponga espressamente, è evidente che i requisiti di}

brevettabilità devono essere analizzati da enti ad hoc, gli uffici brevetti, nel contesto di procedure amministrative, seguendo il modello della maggior parte degli ordinamenti statali. Bonadio, op. cit., pag. 43-44.

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divulgazioni, invece, il segreto relativo all’invenzione stessa (o gli elementi tecnici) è stato divulgato prima della presentazione della domanda di brevetto e quindi, di fatto, l’informazione sull’invenzione e l’invenzione stessa sono entrate nel patrimonio conoscitivo. La pre- divulgazione, affinché sia rilevante come elemento che vanifica la novità, deve però essere idonea a far entrare l’invenzione nello stato della tecnica; la diffusione della notizia tecnica relativa al ritrovato deve essere fatta ad un pubblico che possa recepirne la valenza, tanto da essere poi in grado, a loro volta, di riferirla a esperti del settore che possano riprodurla e successivamente diffonderla.

L’attività inventiva (o originalità) di un’opera o di un procedimento è riscontrabile quando risulta “non evidente allo stato della tecnica”. La non evidenza opera come una sorta di filtro destinato a premiare, mediante l’esclusiva brevettuale, ciò che è alla portata solo di un ingegno superiore alla media, frutto di uno sforzo intellettuale che non poteva essere compiuto da chiunque.

Questo è in effetti il requisito di brevettabilità più importante e delicato da analizzare: l’esame della sua sussistenza richiede un’analisi attenta, da parte degli uffici brevetti e delle autorità giudiziarie, che sappia conciliare i diversi interessi. Infatti, concedere brevetti ad invenzioni che non hanno sufficiente originalità compromette l’operato dei diretti concorrenti di chi vuole ottenere la privativa, limitando le opportunità di un ulteriore progresso tecnologico. D’altra parte, però, porre l’asticella del requisito di originalità troppo in alto per l’inventore, se lascia certamente spazio ad attività concorrenziali altrui, potrebbe ostacolare gli innovatori in generale, e quelli dei Paesi in via di sviluppo in particolare, per i quali sarebbe complicato raggiungere parametri stringenti di originalità della propria invenzione.

La giurisprudenza ha individuato due indizi di non evidenza. Il primo è chiamato “mano felice”, ossia il colpo d’ingegno, il fatto che l’inventore sia arrivato a tale risultato in un tempo molto ridotto rispetto

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ai numerosi tentativi e continui studi di altri concorrenti. La “mano felice” dimostra l’originalità che il soggetto imprime al trovato ed evidenzia che l’inventore è arrivato dove altri esperti del settore non sono riusciti a comprendere. Il secondo indizi è che il problema che l’invenzione riuscirebbe a risolvere è un qualcosa che si avverte da molto tempo e che permetterebbe un miglioramento notevole in quel determinato settore; maggiore è il grado di percezione del problema che tale invenzione elimina e più è probabile la “non evidenza” dell’invenzione stessa.

Il requisito dell’applicazione industriale è un requisito peculiare dei brevetti: l’invenzione deve risultare “industriale”. L’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria. La distinzione fra fabbricabilità ed utilizzabilità fa riferimento a quella tra invenzione di prodotto e invenzione di procedimento. Con il termine utilizzabilità si intende che il procedimento deve poter essere utilizzato per raggiungere un determinato risultato, risolvendo mediante questo iter un problema che il settore della tecnica avvertiva fino a quel momento come irrisolto. La fabbricabilità, invece, è una nozione che evoca la riproducibilità. Questo implica che l’innovazione sia idonea ad essere replicata, ossia possano essere riprodotti esemplari ulteriori rispetto al prototipo; se quest’ultimo non è replicabile, non potrà avere una destinazione industriale e quindi essere brevettato.

Il requisito dell’industrialità è fondamentale perché, facendo riferimento al benessere collettivo, è necessario per poter sfruttare il contributo al progresso che tale invenzione ha concorso a realizzare che il ritrovato possa essere ripetuto. Per questo motivo quando l’inventore fa richiesta per il rilascio del brevetto, deve anche descrivere in maniera sufficiente i dettagli tecnici dell’invenzione.

La sufficiente descrizione è considerata da alcuni autori come il quarto requisito di brevettabilità – questo come abbiamo detto di tipo

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soggettivo. È un elemento fondamentale, perché la domanda di brevetto possa essere considerata ricevibile dall’ufficio brevetti e marchi; dunque potremmo affermare che costituisca una sorta di pre-requisito, dato che senza un’accurata descrizione l’ufficio brevetti e marchi non è tenuto a valutare la sussistenza dei reali requisiti di brevettabilità. La descrizione è imprescindibile per la caduta in pubblico dominio, per cui l’inventore ha l’onere di rilasciare indicazioni specifiche del percorso che ha seguito per conseguire l’invenzione, in modo tale che chiunque in quel settore della tecnica possa replicare il ritrovato.158

Vediamo ora in che modo può estinguersi il diritto di brevetto ottenuto dall’inventore; l’ipotesi ordinaria è il decorso del termine. La privativa dura infatti venti anni e come abbiamo già detto non è rinnovabile, per cui alla scadenza del ventennio il diritto decade.

Oltre a questa ipotesi, che possiamo definire fisiologica, è possibile perdere il diritto di brevetto in caso di mancata o insufficiente

utilizzazione dell’invenzione. La mancata e la insufficiente

utilizzazione sono due ipotesi diverse, ma prese in considerazione nella stessa causa in quanto condividono lo stesso presupposto. La mancata utilizzazione è integrata dall’ipotesi che l’invenzione non sia affatto utilizzata; l’insufficiente utilizzazione invece evoca l’idea che ci sia stato un utilizzo, ma che questo sia stato minimo. La giurisprudenza, con la dizione minimo utilizzo, intende un utilizzo privato, esclusivamente interno alla propria impresa; in sostanza non è avvenuta una commercializzazione dell’invenzione o comunque un’esportazione della stessa al di fuori dei confini aziendali di quel determinato imprenditore che ha maturato il diritto di brevetto.

La mancata o insufficiente utilizzazione dell’invenzione comporta l’estinzione del diritto di brevetto poiché si ritiene che l’esclusiva, da parte dell’inventore, sia stato un atto meramente di ostacolo nei confronti del concorrente, dato che non utilizzare l’invenzione significa

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che non si aveva vero interesse nella stessa e che si è richiesto il brevetto soltanto per evitare a terzi di utilizzarla. Lo strumento del brevetto non può essere utilizzato solo per impedire ai concorrenti di raggiungere il medesimo risultato. Questa circostanza si presume quando per tre anni il titolare del brevetto non fa niente per esercitare l’invenzione. Tale inerzia, per considerarsi mancata utilizzazione, deve risultare volontaria, ossia non deve essere una situazione subita dal titolare del brevetto. Se la situazione di mancato utilizzo si verifica per causa non imputabile al titolare del diritto, non si decade dal brevetto; ad esempio, se per tre anni ho atteso e non ottenuto l’autorizzazione da parte dell’autorità competente a sfruttare quella determinata invenzione, non possono i problemi dei procedimenti burocratici gravare sul diritto dell’inventore.159

3.4.5 La tutela brevettuale internazionale alla luce del TRIPS