La garanzia sui titoli della proprietà industriale quale mezzo per l ottenimento di finanziamenti bancari

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La garanzia sui titoli della proprietà industriale quale mezzo per l’ottenimento di finanziamenti

bancari

a cura di Giuseppe Demauro

Premessa

Il ricorso ai tradizionali finanziamenti bancari caratterizzati dal rilascio di garanzie reali su beni mobili quali le ipoteche concesse su immobili o il pegno su taluni beni mobili, risulta in taluni casi soppiantato dal rilascio delle stesse garanzie ma su beni immateriali quali i titoli della proprietà industriale.

In una fase di mercato quale quella attuale, caratterizzata da scarsa liquidità del sistema bancario in conseguenza della quale la concessione di nuove linee di credito diventa sempre meno scontata e comunque sempre più distante da quelle che sono le richieste delle imprese, anche di quelle che per dimensioni, per business trattato e per rapporto andamentale¹ non hanno mai avuto particolari difficoltà nell’accesso al credito, il ricorso a forme di garanzia alternative a quelle sopra accennate appare sempre più conveniente.

Tale opportunità deriva anche da una precisa necessità posto che la gran parte delle piccole e medie imprese del nostro Paese risulta scarsamente capitalizzata con conseguente difficoltà di rilasciare garanzie reali se non sui beni personali dei soci visto che quelli del’impresa, ove presenti, sono già oggetto di altre garanzie a fronte di finanziamenti

1 Per rapporto andamentale si vuole intendere la buona ed adeguata movimentazione dei rapporti di conto corrente, il corretto utilizzo delle linee di credito accordate, tutte caratteristiche che concorrono ad oggi poste base per la determinazione dei rating assegnati alla clientela di qualsivoglia banca.

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concessi in fase di costituzione o per altre facilitazioni accordate (come la ristrutturazione dei debiti caso, quest’ultimo, assai frequente in questi ultimi periodi).

Prima di analizzare le implicazioni tra titoli della proprietà industriale e finanziamenti bancari erogati allo scopo, è opportuno esaminare brevemente cosa si intende per proprietà industriale.

I titoli della proprietà industriale

Il decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n. 3o a norma dell'art. 15 della legge delega 12 dicembre 2002 n. 273 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n.

52, ha introdotto nel nostro ordinamento il codice della proprietà industriale per fornire una disciplina unitaria ai segni distintivi e ad altri diritti che si possono acquisire mediante brevetto.

La nuova disciplina si sostituisce ed abroga (art. 246 D.lgs n. 20/2005) la precedente legislazione speciale in merito ai marchi, agli altri segni distintivi e in materia di brevetti.

E’ nata, quindi, una nuova disciplina speciale che ha il pregio di rendere organica una materia divisa in numerose disposizioni speciali, che si aggiunge e integra quella prevista dal codice civile dall'art. 2563 all'art. 2594.

Con l’espressione “tutela della proprietà intellettuale” ci si riferisce all’insieme di diritti, c.d. Intellectual Property Rights (IPR), di carattere:

personale - ovvero il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio, che è un diritto personalissimo ed inalienabile;

patrimoniale - connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa, che è invece un diritto disponibile e trasmissibile.

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Le opere dell’ingegno umano, per la loro stessa natura e per le norme che le disciplinano, sono classificabili in tre macro categorie:

opere dell’ingegno creativo - appartenenti al mondo dell’arte e della cultura (opere letterarie, organigrammi, schemi organizzativi, spettacoli teatrali e televisivi, fotografie, quadri, progetti di architettura, ecc.), che trovano tutela in quel complesso di disposizioni che va sotto il nome di diritto d’autore;

segni distintivi - quali marchio, ditta, insegna, denominazione d’origine, la cui forma di tutela è la registrazione, in alternativa all’uso di fatto;

innovazioni tecniche e di design - hanno ad oggetto invenzioni, modelli industriali, varietà vegetali, le cui norme regolatrici vengono indicate come diritto brevettuale.

Solo in riferimento a queste due ultime categorie, ovvero alle opere di ingegno appartenenti al mondo della scienza e della tecnica si parla più propriamente di “diritti di proprietà industriale”.

In particolare, l’art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), così recita:

nozione (art. 1 d.lgs 10\02\2005 n. 30)

L’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori,

informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Il Codice non disciplina dunque i diritti connessi alle opere dell’ingegno creativo.

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Su tutti i titoli della proprietà industriale che possiedono un certo valore è possibile costituire diritti reali di garanzia con lo scopo di procurare liquidità e nuova finanza al soggetto titolare del diritto.

Se il soggetto titolare del segno distintivo o l’autore del brevetto, in qualità di ideatore e proprietario del titolo di proprietà industriale riceve una facilitazione finanziaria dalla banca coinvolta, quest’ultima potrà, come vedremo appresso, ricavare ed utilizzare il frutto del titolo sulla base del principio della c.d. privativa industriale².

Si evidenzia che affinché le operazioni di finanziamento possano perfezionarsi è necessario che i relativi beni immateriali (es. marchi, brevetti) si “trasformino” in documenti o attestati rilasciati dagli uffici competenti (ufficio italiano brevetti) e quindi in titoli costitutivi del diritto di proprietà industriale.

Occupiamoci ora specificamente delle varie ipotesi previste dal codice della proprietà industriale, cominciando dai segni distintivi dell'imprenditore, soffermandoci su quelli suscettibili di una maggiore utilizzazione economica e, in quanto tali, più frequentemente oggetto di garanzie per i finanziamenti bancari.

Marchio

La disciplina del marchio è sicuramente più complessa di quella relativa agli altri segni distintivi, tanto che è fondata in generale sulle norme del codice civile (artt. 2569 e ss.) e in via speciale dal D.lgs. 10/02/2005 n. 30 che ha introdotto il codice della proprietà industriale.

Sintetizzando la disciplina relativa al marchio, dalle norme del codice civile e da quelle sulla proprietà industriale si ha che:

2 E’ il diritto conferito all’autore di una nuova invenzione industriale di darne pratica attuazione ricavandone profitto per il tempo e alle condizioni stabilite dal codice medesimo (art. 63 C.p.i.).

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tipi di marchio in relazione alla

funzione

di Servizio: destinati a contraddistinguere l'attività di produttori di servizi, come le attività assicurative,di trasporto, televisive, pubblicità di Fabbrica: distinguono i prodotti relativi ad un'attività industriale di Commercio: identificano i prodotti di un commerciante all'ingrosso collettivi: garantiscono la qualità di prodotti provenienti da produttori diversi

Viste le diverse funzioni del marchio, specificandone il contenuto e i requisiti:

contenuto del marchio

possono essere oggetto del marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi

di un'impresa da quelli di altre imprese.

Diritto di inventore e brevetto.

Con il diritto d'autore si tutelano le opere dell'ingegno a qualsiasi campo appartengano; la tutela è accordata indipendentemente dal fatto che l'idea sia suscettibile di essere sfruttata industrialmente.

Il diritto d'inventore, (art. 45 cod. prop. ind.) tutela solo le invenzioni industriali, cioè quelle idee idonee ad essere applicate per la produzione di beni nuovi o nuovi metodi di produzione di beni già

esistenti (brevetto di procedimento).

Per ottenere la protezione è necessario che l'invenzione sia brevettata:

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il brevetto è il mezzo per rendere pubblica l'invenzione e per permettere all'inventore lo sfruttamento esclusivo della stessa

Il pegno e l’ipoteca sui diritti della proprietà industriale

Con specifico riferimento al pegno, il codice civile (art. 2874 c.c. e segg.) stabilisce che il pegno produce effetti reali posto che a garanzia dell’obbligazione del debitore, si consegna al creditore un bene mobile alienabile o un documento che attribuisce l’esclusiva capacità di disporre nel bene o del diritto di credito.

Se il pegno impedisce il godimento del bene all’originario soggetto titolare, permette al creditore in caso di inadempimento del debitore stesso di espropriare il bene costituito in garanzia per il soddisfacimento del proprio credito.

La consegna del bene dal debitore al creditore in quanto atto tra vivi (a titolo oneroso o gratuito) posto che riguarda il trasferimento di un diritto reale di garanzia su titoli della proprietà industriale, deve avere la necessaria pubblicità attraverso la trascrizione presso l’ufficio italiano brevetti e marchi3.

Naturalmente la banca in qualità di creditore pignoratizio avrà diritto fino alla scadenza dell’obbligazione di possedere i titoli della proprietà industriale, di percepirne i frutti salvo patto contrario e in casi di inadempimento del debitore potrà ottenere il pagamento di quanto dovuto con prelazione sui titoli ricevuti in pegno.

Oltre al pegno sui titoli della proprietà industriale anche l’ipoteca sui medesimi consente di sortire i medesimi effetti in termini di finanziamenti accordabili.

3 Qualora ci siano più iscrizioni sullo stesso bene, il grado di iscrizione è determinato dall’ordine di trascrizione

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Appare tuttavia doveroso precisare che in dottrina non è uniforme la convinzione che sui beni della proprietà industriale sia possibile costituire ipoteca visto che trattasi di beni immateriali.

Tuttavia secondo parte delle dottrina⁴ posto che l’ipoteca si caratterizza anche per la sua iscrizione nei pubblici registri conferendo una sorta di “pubblicità” al vincolo, ne deriva che essendo la garanzia sui beni mobili registrati assimilabile al modello ipotecario visto il carattere della pubblicità che ne scaturisce, per il medesimo principio giuridico possono essere assimilate e ammesse nel nostro ordinamento le garanzie ipotecarie su marchi e brevetti.

Nella realtà il riscorso all’iscrizione ipotecaria appare marginale posto che i medesimi effetti in termini di garanzie sono di fatto conseguibili dalle banche anche con la costituzione del pegno e posto che quest’ultima risulta per il titolare del diritto meno onerosa rispetto all’iscrizione ipotecaria.

Rappresentazione in bilancio

Con riferimento invece alla rappresentazione dell’acquisizione delle garanzie sui titoli della proprietà industriale all’interno del bilancio di esercizio, è il principio contabile OIC 22 che al paragrafo B.II.h stabilisce la corretta modalità di iscrizione.

Infatti la rappresentazione delle garanzie reali (o personali) troverà iscrizione tra i conti d’ordine ma solo per quelle rilasciate a favore dei creditori per debiti contratti da altri soggetti posto che per i propri debiti, assistiti dalle medesime garanzie, il titolo della proprietà industriale (nel caso da noi esaminato) è potenzialmente sottoposto ad escussione e in quanto tale il bene non trova iscrizione tra i conti d’ordine bensì tra le mmobilizzazioni;

4 A. Chianale, Trattato di diritto civile – I diritti reali – Utet Giuridica, 2010

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di conseguenza il debito contratto sarà rappresentato nel passivo fornendo in nota integrativa adeguata esplicitazione.

Di seguito riportiamo integralmente il principio contabile OIC 22 paragrafo B.II.h:

B.II.h) – “L'obbligo di iscrizione nei conti d'ordine delle garanzie personali e reali inerisce a

quelle concesse a favore dei creditori per debiti altrui.

In caso di costituzione di garanzie reali relative a debiti propri, il bene gravato da pegno o da ipoteca è assoggettato al rischio di esproprio: tale circostanza non costituisce motivo di iscrizione nei conti d'ordine, in quanto il bene rimane iscritto al suo valore nell'attivo mentre il debito è iscritto nel passivo ed è, altresì, segnalato in nota integrativa.

In quest'ultimo documento si ritiene opportuna un'adeguata informativa a commento della voce dell'attivo alla quale il bene - gravato da pegno o da ipoteca - appartiene.

Tali considerazioni, per analogia, sono applicabili anche alla fattispecie in cui la società, avendo costituito uno o più patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 2447-bis e seguenti del Codice Civile, abbia concesso garanzie a terzi per obbligazioni contratte dai patrimoni destinati.

Del tutto superflua si ritiene l'indicazione nei conti d'ordine delle garanzie personali o reali rilasciate da terzi in favore dell'impresa che redige il bilancio, in quanto queste rafforzano le prospettive di realizzazione dei crediti cui accedono e saranno opportunamente segnalate in nota integrativa.

Le garanzie personali e reali rilasciate da terzi per debiti dell'impresa che redige il bilancio, del pari, non sono indicate in calce allo stato patrimoniale, bensì in nota integrativa, poiché tale segnalazione è comunque utile per valutare la situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa”.

9 gennaio 2012 Demauro Giuseppe