Le azioni di contraffazione secondo il diritto dell’Unione europea

La varietà delle aree interessate dalla contraffazione, come l’intensità stessa delle pratiche di questo tipo, impongono la necessità di azioni di contrasto efficaci. Le istituzioni europee, allora, devono essere chiamate in prima linea nella lotta contro tale piaga economica ed umana. Nel 1998, il libro verde della Commissione304 e la successiva comunicazione del 2000305, hanno ben evidenziato i problemi legati alla contraffazione. Tra le altre misure adottate, rileva la Direttiva 2004/48 del 29 aprile 2004306, relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti della proprietà intellettuale, e il regolamento

302

Cass. pen., Sez. V, 15 luglio 2014, n. 30958.

303

Cass. pen., Sez. II, 23 marzo 2015, n. 12088.

304 _{Libro verde sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno, COM(98) 569 , del 16 ottobre}

1998.

305 _{Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale,}

30 novembre 2000, COM(2000), 789, p. 4.

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comunitario CE n. 1383/2003, ora sostituito dal Regolamento (UE) n. 608/2013 307, in materia di intervento delle autorità doganali sulle merci sospette di violare diritti di proprietà intellettuale altrui. L’obiettivo del nuovo regolamento è quello d’ampliare l’ambito d’intervento delle agenzie doganali europee e di armonizzare e semplificare le rispettive procedure nell’Unione. L’applicazione della normativa europea è, dunque, rimessa alle autorità nazionali, prime tra tutte le agenzie delle dogane, le quali hanno un ruolo centrale nella lotta alla contraffazione. Esse, difatti, sono le uniche istituzioni alle quali è stata assegnata una competenza specifica all’interno del regime giuridico degli accordi TRIPS: “Gli stati membri devono fare in modo che la legislazione nazionale sia tale da consentire

un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo, comprese misure rapide volte prevenire tali violazioni e delle misure correttive che costituiscano un deterrente contro tutte le ulteriori infrazioni […]”308.

Il Regolamento (UE) n. 608/2013, all’art. 2(5), qualifica come “merci contraffatte”: a) le merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio; b) le merci oggetto di un atto che viola un’indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine; c) l’imballaggio, l’etichetta, l’adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un’azione che viola un marchio o un’indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un’indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l’indicazione geografica.

Il medesimo regolamento, inoltre, introduce l’obbligatorietà della procedura semplificata di distruzione per tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione. In tal modo, le

307 _{Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , relativo alla}

tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

308 _{Art. 41, par. 1, TRIPs: “Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are} available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse”.

Autorità doganali possono sempre procedere alla distruzione delle merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale, senza che sia necessario accertare se la violazione effettivamente sussista, qualora, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla notifica del blocco delle merci medesime (3 giorni in caso di merci deperibili): a) il soggetto richiedente l’intervento doganale confermi che si tratta di merce contraffatta pretendendone la distruzione; b) il detentore delle merci in violazione confermi che si può procedere alla distruzione.

È rimasta immutata, invece, la procedura d’intervento delle autorità doganali: l’avente diritto che abbia il sospetto che una determinata merce in ingresso nell’Unione possa violare il proprio diritto su un marchio, modello o brevetto, invia una richiesta d’attivazione all’agenzia delle dogane.

Al fine di contrastare ulteriormente il fenomeno della contraffazione, deve segnalarsi che il nuovo regolamento (UE) n. 2015/2424 ha previsto nuove misure volte non solo a impedire l’ingresso ma anche l'immissione di prodotti contraffatti in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione. La riforma segna un passo in avanti rispetto al precedente orientamento della Corte di giustizia, la quale il passaggio attraverso il territorio dell’Unione europea era considerato condizione necessaria ma non sufficiente per individuare una violazione di un diritto di proprietà intellettuale309. La seconda condizione necessaria, infatti, consisteva nella distribuzione, all’interno dell’Unione, della merce in questione. Ove, invece, essa non fosse stata destinata alla sua messa in vendita nel mercato UE, la medesima non poteva essere qualificata come merce contraffatta.. A seguito di tale decisione, le dogane si videro ridurre sensibilmente la possibilità di sequestrare le merci sospette di contraffazione, salvo provare la loro destinazione alla vendita, la quale risulta di difficile realizzazione attesi i tempi rapidi entro i quali devono essere compiute le operazioni doganali310. Come segnatamente osservato da autorevole opinione, le previsioni suddette avranno effetto soltanto nell’ambito del marchio dell’Unione Europea e non direttamente nei confronti dei marchi nazionali, per i quali bisognerà attendere che i vari legislatori nazionali diano attuazione alla norma corrispondente contenuta nella Direttiva UE n. 2015/2436311.

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Corte Giust. UE, casi riuniti C-446/09 e C-495/09, sentenza 1° dicembre 2011, Nokia c. Philips. La Corte, nel caso di specie, aveva ritenuto che non erano qualificabili come merci contraffatte quelle merci per cui non era dimostrabile che fossero destinate all’immissione in commercio sul territorio comunitario.

310 _G

UIZIOU K., Douanes et lutte anti-contrefaçon, Paris, IRPI, 2014, p. 8.

311 _G

ALLI C., Nuovo regolamento sul marchio comunitario: partenza con incertezze, in il Quotidiano giuridico, 28 aprile 2016.