CAPITOLO II: LA DISCIPLINA E LA TUTELA DEL MARCHIO NEL DIRITTO
2. La registrazione del marchio negli Stati Uniti
Tra i principi cardine del sistema dei marchi negli Stati Uniti, come in precedenza accennato, vi è quello dell’utilizzo del marchio (“Use it or lose it”)192
. Da tale premessa ne discende che l’uso del marchio funge non solo da elemento costitutivo del diritto stesso bensì anche come elemento essenziale per il suo mantenimento nel tempo. Ciononostante, l’istituto della registrazione non è affatto estraneo al modello statunitense. Per quanto concerne i requisiti di cui il marchio deve godere, ai fini della sua protezione, essi sono così individuati: a) il marchio deve essere distintivo193; b) non deve essere meramente funzionale194; c) deve essere utilizzato in commercio, o quanto meno vi deve essere tale intenzione195.
L’organismo competente per la registrazione e concessione del marchio “federale” è rappresentato dallo United States Patent and Trademark Office (USPTO)196. La domanda può
192 Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916), par. 412, ove i giudici stabilirono che “il diritto su
un particolare marchio nasce con il suo uso”.
193
Con riferimento alla funzione distintiva, il marchio deve essere capace di identificare l’origine di un particolare prodotto da quello proveniente da altro imprenditore.
194 Sebbene il Lanham Act non fornisca una definizione di funzionalità, si ritiene, secondo quanto affermato nel
caso Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories (456 U.S. 844) del 1982, che una caratteristica del prodotto è funzionale, e dunque non può fungere da marchio, quando sia essenziale per l'uso o lo scopo del prodotto o se incide sul costo o sulla qualità dello stesso. In senso conforme, si segnala, ex multis, Jay Franco & Sons v.
Clemens Franek, 615 F.3d 855 (2010) e Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, p. 165, (1995). In
quest’ultimo caso, la Corte statuì che «la dottrina della “funzionalità” impedisce che la legge sul trademark, tesa a promuovere la concorrenza ed a proteggere la reputazione di una data impresa, possa inibire illegittimamente tale concorrenza, permettendo ad un imprenditore di esercitare un controllo sulle caratteristiche funzionali di un determinato prodotto».
195 Se un marchio, al momento della domanda di registrazione, non è ancora in uso nel commercio, la
registrazione può comunque avvenire se il richiedente afferma la volontà, in buona fede, di farne uso in futuro. Egli, infatti, ha sei mesi di tempo per dimostrare l’uso effettivo del marchio in commercio. In mancanza, la domanda di registrazione perderà efficacia.
196 La domanda può essere trasmessa telematicamente, per via postale o direttamente a mano. L’inoltro
telematico, attraverso il Trademark Electronic Application System (TEAS), consente di ricevere immediatamente una conferma via e-mail dell’avvenuta ricezione della domanda da parte dello USPTO. Contro le decisioni dello USPTO è possibile fare appello dinanzi al Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).
essere distintamente basarsi: sull’uso del marchio (1A); sull’intenzione d’uso (1B); su un deposito anteriore non-statunitense (44E); attraverso il Protocollo di Madrid (66A).
Presso lo USPTO esistono due differenti registri del marchio: il Registro Principale (c.d. Principal Register) e il Registro Supplementare (c.d. Supplemental Register).
La registrazione federale del marchio all’interno del primo dei suindicati registri conferisce una serie di benefici, tra cui: a) protezione sull’intero territorio degli Stati Uniti, dalla data di deposito della domanda; b) prova, anche se confutabile, che il richiedente possieda tali diritti di proprietà e pertanto spetta a terzi l’onere di dimostrare il contrario; c) attribuzione di rimedi nel caso di contraffazione e possibilità di adire le corti federali in caso di violazioni per contraffazione ovvero per concorrenza sleale; d) applicazione delle leggi federali in materia di diluzione; e) estensione del diritto anche negli altri paesi; f) possibilità di registrare il marchio presso lo U.S. Customs and Border Protection197, affinché le unità di servizio doganali possano contrastare l’importazione di prodotti contraffatti o che siano lesivi dei diritti sul marchio o sul copyright.
Il Registro Supplementare, invece, consente l’iscrizione di quei marchi meramente descrittivi di beni o servizi, dunque non registrabili all’interno del Registro Principale sino a quando essi non abbiano acquisito il c.d. “secondary meaning”: con tale espressione si riferisce alla circostanza in cui un marchio, sebbene non suscettibile di registrazione perché privo del carattere distintivo, può comunque, ai sensi del titolo 15 dello U.S.C. § 1052(f), essere registrato a condizione che si fornisca la prova della capacità distintiva acquisita ovvero del "secondary meaning", nel senso che esso sia diventato distintivo per effetto del suo utilizzo in commercio su determinati beni o servizi.
197 La Dogana e Polizia di Frontiera (CBP) degli Stati Uniti è responsabile della protezione degli Stati Uniti
Analoga previsione è rinvenibile anche all’interno dell’art. 13, comma 2, del nostro Codice della Proprietà Industriale198. Sebbene il primo comma della norma anzidetta, rubricata “Capacità distintiva”, dispone che un marchio, per poter essere registrato, non deve essere costituito esclusivamente dalla denominazione generica del prodotto o da indicazioni che lo descrivono – come, ad esempio, quelle relative alla qualità o alla provenienza geografica – la disposizione successiva prevede una deroga, recependo all’uopo l’istituto giuridico di matrice anglosassone199.
Il ruolo che il secondary meaning riveste all’interno del diritto statunitense è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza: «una parola o una frase, originariamente incapace di appropriazione esclusiva con riferimento ad un determinato articolo, perché meramente descrittiva, può essere comunque suscettibile di registrazione, per via del suo utilizzo prolungato ed esclusivo da parte di un produttore con riferimento al medesimo articolo, laddove la parola o la frase utilizzata ha implicato che, in un dato settore commerciale, l'articolo in questione venisse inteso come un suo particolare prodotto; […] la parola o la frase hanno così raggiunto un c.d. “significato secondario”, sebbene l’espressione “significato secondario” sia poca adatta in quanto tale nuovo significato diventa primario anziché secondario; esso infatti, in un determinato ambito commerciale, assume un vero e proprio significato naturale»200.
198 Art. 13, co. 2 C.P.I.: “In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto
di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”.
199
Si veda, sul tema, BIONDETTI M., Il “secondary meaning” nella disciplina italiana dei marchi d‟impresa, in Dir. Ind., 2001, I, p. 329-337. Recentemente, anche la Corte di Cassazione ha fornito una definizione minuziosa del secondary meaning. Secondo il giudice di nomofilachia, il secondary meaning consiste in quella particolare qualità di cui gode un marchio originariamente debole, poiché mancante di originalità ovvero perché generico o descrittivo, il quale si evolva in marchio forte attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità. Grazie all’uso che ne viene fatto nel mercato, il marchio acquista, in tal modo, originalità e conseguente capacità distintiva (Cass. Civ., sez. I, 3 aprile 2009, n. 8119).
200 Armco Steel Corporation v. Watson, 188 F. Supp. 554, (1960) par. 556. Cfr., altresì, Two Pesos. Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, p. 769 (1992), ove la Corte Suprema riconobbe l’importanza del secondary meaning
affermando che: “Marks which are merely descriptive of a product [...] do not inherently identify a particular
source, and hence cannot be protected. However, descriptive marks may acquire the distinctiveness which will allow them to be protected under the [Lanham] Act. [...] This acquired distinctiveness is generally called
L’efficacia della registrazione del marchio decorre dalla data di quest’ultima e ha una durata pari a 10 anni, rinnovabile, ogni volta, per periodi di altri 10 anni. Il rinnovo deve essere richiesto durante l’ultimo anno del decennio di validità in corso o entro i 6 mesi successivi alla scadenza del decennio, pagando una tassa supplementare. Decorsi cinque anni di uso continuativo dalla data di sua registrazione, quest’ultima diviene incontestabile, quando non vi siano procedimenti in atto relativi al medesimo marchio o qualora non vi siano decisioni contrarie alla registrazione dello stesso201. L’incontestabilità del marchio costituisce prova inoppugnabile che il marchio sia valido e che il titolare abbia il diritto di farne uso esclusivo.
Lo Statute prevede, altresì, una serie di ipotesi ostative alla registrazione, tra le quali i marchi immorali, ingannevoli, quelli che contengono la bandiera o lo stemma degli Stati Uniti e soprattutto i marchi che possano causare confusione con un marchio precedentemente registrato202. Anche gli Stati Uniti aderiscono alla classificazione dei marchi, così come sancita dall’accordo di Nizza del 1957203
, cosicché i marchi sono registrati in 45 classi: 34 classi sono riservate ai trademarks mentre 11 per i service marks, ove ogni classe rappresenta una categoria ampia di prodotti tra loro simili204.
Ottenuta la registrazione federale e la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’USPTO, il titolare potrà utilizzare il simbolo ® (“Registered Trademark”), mentre il simbolo ™ sta ad indicare il semplice utilizzo del marchio non registrato ai sensi del Lanham
Act205. „secondary meaning”. 201 15 U.S.C. § 1065. 202 15 U.S.C. § 1052. 203
L’accordo è stato siglato, dagli Stati Uniti il 25 maggio 1972. Prima di quella data, per le domande depositate la classificazione principale di riferimento era la Classificazione ufficiale degli Stati Uniti.
204 La classe n. 13, ad esempio, riguarda “armi da fuoco, munizioni, proiettili, esplosivi”, mentre la classe n. 44
concerne “servizi medici, servizi veterinari, cura dell’igiene e della bellezza per essere umani e animali, agricoltura, orticoltura e servizi forestali”.
205
Il marchio non registrato, tuttavia, non è esente da protezione, giacché, il titolo 15 dello U.S.C. § 1125(a) prevede un’azione civile, a favore del titolare del marchio, finalizzata ad accertare un caso di falsa designazione d’origine o di pubblicità ingannevole206
. I marchi non registrati ricevono ulteriore protezione a livello statale, sia in base ai vari Statutes locali emanati nei 50 stati, sia in base al common law statale, secondo il quale ai marchi si applicano i principi in materia di concorrenza sleale.