Le azioni di contraffazione secondo il diritto civile

In ambito civile, la contraffazione può essere intesa come l’adozione, per contrassegnare prodotti dello stesso genere o di genere affine, di un marchio uguale o simile283. La tutela civile del marchio e degli altri segni distintivi in Italia è rinvenibile, come anticipato, all’interno del CPI, recentemente riformato con il D.lgs. 131/2010. È l’art. 20 del codice citato a definire l’estensione di tutela conferita al titolare di un marchio registrato, indicando i presupposti generali che devono ricorrere affinché questi possa far valere i suoi diritti di marchio: a) utilizzo altrui, senza consenso, di segni identici per prodotti o servizi identici; b) uso di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, se vi è rischio di confusione per il pubblico anche sotto forma di un rischio di associazione; c) uso di un segno identico o simile a un marchio che gode di rinomanza, se l’uso senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio oppure reca loro pregiudizio284. Con riguardo al profilo processuale, il codice conferma la competenza specifica attribuita alle sezioni che si occupano di proprietà industriale (“Sezioni

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «intermediari[o] i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale», ai sensi di detta disposizione, il locatario di un’area di mercato che concede in sublocazione i diversi punti vendita situati in tale area a commercianti, alcuni dei quali utilizzano il loro spazio per vendere merci contraffatte di prodotti di marca”.

282 _{Codice della Proprietà Industriale, D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.} 283 _V

ANZETTI A.,DI CATALDO V., op. cit., p. 264.

284

specializzate in materia d’impresa”), permettendo in tal guisa una maggiore rapidità ed efficacia dei procedimenti civili in materia di contraffazione285.

Colui che intenda agire contro il terzo che stia violando il suo diritto sul marchio potrà sia domandare l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge – come l’inibitoria, il risarcimento del danno, ecc. – sia limitarsi a chiedere il mero accertamento dell’avvenuta contraffazione. È legittimato ad agire il titolare del diritto che si assume leso o il licenziatario esclusivo286. L’art. 121, comma primo del C.P.I. stabilisce, poi, che l’attore deve provare l’altrui contraffazione. Tale onere della prova, meno rigoroso rispetto a quello previsto nel giudizio penale, è finalizzato essenzialmente a dimostrare “un grado di probabilità di contraffazione che raggiunga almeno la soglia del 51 %”287. Hanno rilievo, ai fini della prova, eventuali analisi svolte o certificate da laboratori esterni, indizi, prove documentali o prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti.

Se la prova dell’uso di un marchio identico per prodotti identici non dà luogo a particolari problemi probatori – non essendo necessario il c.d. “rischio di confusione” –, d’altro lato non così agevole sarà dimostrare l’uso illegittimo del marchio identico o simile per prodotti o servizi identici o affini. In tale ultima ipotesi, l’uso è vietato solo allorquando vi sia un rischio di confusione tra il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni288. Secondo autorevole dottrina, tale rischio di confusione deve essere inteso in linea di principio con riferimento all’origine dei prodotti o dei servizi in questione, coerentemente alla funzione primaria svolta dal marchio quale quella di indicazione della provenienza commerciale289.

Il giudice, allora, sarà chiamato a tener conto, innanzitutto, dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due marchi in lite può suscitare ed alla similitudine visiva, fonetica e

285 _{Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono previste dall’art. 1 del D.lgs.}

27 giugno 2003, n. 168, e successive modifiche, a norma del quale: “Sono istituite presso i tribunali e le corti

d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche. 1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche”.

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Secondo giurisprudenza di merito, il licenziatario esclusivo è portatore di un interesse autonomo rispetto a quello del titolare che lo legittima ad agire in giudizio anche in assenza di una specifica autorizzazione. V., ex

multis, Trib. Torino, sentenza 11 giugno 2010; Trib. Roma, ord. 11 febbraio 2010; Trib. Catania, sentenza 13

maggio 2009.

287 _{Corte di Appello Torino, sentenza 7 luglio 2009.} 288 _{Art. 20, comma primo, lett. b), C.P.I.}

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concettuale, intendendosi per quest’ultima al senso ed al significato che il marchio ha acquisito nei confronti del pubblico290. Una volta terminata tale prima verifica, occorre comparare tra loro i prodotti o i servizi affini. La classificazione contenuta nell’Accordo di Nizza del 1957, al riguardo, ha valore meramente amministrativo e fiscale, e non vale a risolvere il giudizio di affinità fra prodotti o servizi. Nel dettaglio, invece, vanno considerati affini i prodotti che, quando abbiano lo stesso marchio o marchi simili, possano ragionevolmente indurre il consumatore a ritenere che essi provengano dalla medesima impresa, valutando tanto il contesto socio-culturale in cui i prodotti si inseriscono, tanto la prassi di mercato attinente ai medesimi.

All’esito del giudizio di merito, il giudice può disporre, a carico dell’autore della contraffazione, alcune misure correttive e sanzioni civili che prescindono, in linea di principio, dalla prova della colpa. In particolare, esse consistono nell’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti contraffazione nonché nell’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose291

. Qualora non sia possibile provvedere al ritiro definitivo dal commercio o all’eliminazione del solo segno distintivo, il giudice può fare ricorso, quale misura ultima, alla distruzione di tutte le cose costituenti la violazione a spese del contraffattore. Tali misure, tuttavia, non possono essere disposte su quei beni che appartengono a soggetti che ne facciano uso personale domestico.

Per quanto concerne il risarcimento del danno, invece, l’art. 125 C.P.I. richiama espressamente le norme codicistiche degli artt. 1223, 1226 e 1227 circa le modalità di liquidazione, ed esso deve comprendere tanto il danno emergente quanto il lucro cessante292. Come sopra anticipato, tale è ammissibile allorché vi sia il presupposto soggettivo di cui all’ art. 2043 c.c., vale a dire il dolo o la colpa. L’azione di risarcimento, in quanto ricondotta nell’alveo delle azioni per illecito civile, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., salvo che il fatto non sia considerato dalla legge anche come reato e per quest’ultimo sia stabilita una prescrizione più lunga poiché, in tal caso, si applicherà la prescrizione penale anziché quella civile.

290

DE BOUCHONY A., op. cit., p. 56.

291 _{Art. 124, comma primo, C.P.I.}

292 _{Cass. Civ., sez. I, 10 giugno 2014, n. 13025, secondo cui il danno causato all’impresa titolare del marchio}

contraffatto non consiste necessariamente in una riduzione delle vendite o in un calo del fatturato, bensì può manifestarsi anche solo in una riduzione del potenziale di vendita e quindi consistere nella minore crescita delle vendite senza che si abbia una corrispondente riduzione o un calo rispetto agli anni precedenti.