La natura giuridica del marchio era in passato letta alla luce di una costruzione, via via consolidatasi nel tempo, che prendeva le mosse dal collegamento tra il marchio ed il nucleo produttivo a cui riconduceva i prodotti e i servizi dallo stesso contraddistinti. Il corrispondente diritto era quindi qualificato come <<parte del contenuto del diritto su di un nucleo produttivo costituito dagli elementi obiettivi necessari a caratterizzare un prodotto, elementi costituiti rispettivamente
dall’intera azienda, o da un ramo di essa>>23. Come anticipato24, la legge marchi prima dell’intervento del d.lgs. 480/1992 non
20 A. TOSATO, Security interests, cit., p. 99.
21 Ibidem.
22 Sembra concordare sul punto anche H. KNOPF, Security Interests, cit., pp. 71 ss.
23 A. VANZETTI, Funzione e natura giuridica del marchio, in Riv. Dir. Comm., 1961, p. 88.
116 conteneva espressamente previsioni in materia di garanzie reali: si era tuttavia sostenuta in dottrina l’applicabilità per via analogica dell’art. 66 n. 2 della legge invenzioni25. Affinché la garanzia fosse effettiva, il suo oggetto sarebbe dovuto consistere anche nell’azienda (oppure nel ramo d’azienda inerente al marchio in questione), rendendo questa operazione di finanziamento decisamente complicata (si ricordino inoltre le difficoltà legate alla costituzione di un pegno d’azienda26).
È stato poi osservato che il regime di cessione vincolata <<svuotava di gran parte del suo significato lo stesso istituto della trascrizione in materia di marchi>>27: di fatto, il conflitto tra più acquirenti del medesimo marchio si sarebbe inevitabilmente risolto in favore di colui che, oltre al marchio, avesse anche acquistato l’azienda o il ramo d’azienda. L’introduzione del regime di libera cessione del marchio si colloca nel quadro di un più ampio sfruttamento del suo valore economico-commerciale: il superamento della necessità di trasferire l’azienda/ramo d’azienda ha ampliato il raggio delle ipotesi di trasferimento, <<legittimando talune vicende circolatorie>>28 quali l’espropriazione forzata, l’usufrutto e per quanto qui rileva la costituzione di garanzie reali sul marchio (l’art. 49 della legge marchi, dopo l’intervento, includeva tra gli atti trascrivili anche quelli <<che costituiscono, modificano o trasferiscono … diritti di garanzia concernenti i marchi nazionali>>). A questo punto si ritiene necessaria una precisazione: in generale, quando si parla di garanzie su marchi, nella maggior parte dei casi non si fa riferimento a un singolo marchio, bensì a
garanzie su “portafogli” di marchi29. Ciò detto, si consideri l’ulteriore profilo della concessione di garanzia su quota di
bene in comproprietà, situazione che si può verificare anche con riferimento al
25 Sul punto V. BONOMO, sub art. 140, in A. Vanzetti (a cura di), Codice della proprietà industriale, cit., pp. 1506 ss.
26 L’argomento è stato affrontato in tema di “finanziamenti all’impresa”.
27 C. GALLI, Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive, in AIDA, 2009, p. 189.
28 C.E. MAYR, sub art. 23 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Cedam, Padova, 6a ed., 2016, p. 282.
29 M. CIAN, Il valore dei diritti IP, cit., pp. 43 ss., già citato nel primo capitolo in tema di “smobilizzo della garanzia in eccesso";M. RICOLFI, Trattato dei marchi, Giappichelli, Torino, 2015, p. 1712.
117 marchio: dalla previsione dell’art. 6 c.p.i.30 è stato infatti dedotto che <<ciascun contitolare può autonomamente costituire la garanzia sulla sua quota>>31. L’analisi prende le mosse dal disposto dell’art. 1103 primo comma c.c., a norma del quale a ciascun partecipante è data la possibilità di disporre del proprio diritto
e di cedere ad altri il godimento della cosa <<nei limiti della sua quota>>. Il ragionamento può essere ulteriormente specificato analizzando la circostanza in
cui alla contitolarità si accompagni il couso del marchio32 e, viceversa, quella in cui il couso manchi33. Con riguardo a quest’ultimo caso, si può esemplificativamente considerare l’ipotesi in cui a un solo contitolare del marchio sia affidato il suo sfruttamento economico sul mercato, ad esclusione degli altri, configurando quindi un “uso
solitario”.
Le conseguenze della costituzione di garanzia da parte del contitolare “che non usa” non sono particolarmente incisive: se l’efficacia della concessione di diritti di garanzia si fonda sulla “astratta” possibilità di ottenere l’espropriazione coattiva del marchio (o meglio, della quota) nell’ipotesi in cui il credito non venga ripagato, bisogna comunque rilevare che il terzo che diventi contitolare subentrerebbe nella posizione del suo dante causa, dovendo quindi astenersi dall’uso.
Nel caso di contitolarità con couso, considerando la circostanza di un titolare che avesse la facoltà di utilizzare il marchio in comunione nella propria impresa, si può convenire che l’aggiudicatario34 della quota possa, se non vi sono accordi in senso
30 Il tenore della norma, disciplinando in generale la comunione dei diritti di proprietà intellettuale, include implicitamente anche i segni distintivi. Il primo comma dell’art. 6 c.p.i. dispone che, nel caso in cui il diritto di proprietà industriale appartenga a più soggetti, le disposizioni del Codice civile in tema di comunione si applichino <<salvo convenzioni in contrario>>.
31 G. PIEPOLI, Autonomia privata, cit., p. 298. Si veda anche D. CAPRA, Osservazioni in tema di comunione di marchio d’impresa (e in genere di diritti di proprietà industriale), in Studi in memoria di Paola A.E. Frassi, Giuffrè, Milano, 2010, p. 75, ove si opera un’osservazione generale sulla <<assoluta libertà di disposizione della quota di ciascuno>>.
32 L’ipotesi considerata vede più soggetti titolari di un medesimo marchio, soggetti imprenditori indipendenti che sfruttano lo stesso marchio in uno stesso mercato.
33 Trattasi del caso in cui, sebbene il diritto di marchio appartenga a più soggetti, le scelte relative al suo sfruttamento economico sul mercato non sono operate da più centri decisionali tra loro indipendenti.
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contrario tra i contitolari, continuare l’uso del marchio in comunione35. Infine, quanto alla concessione di garanzie sull’intero marchio in comunione, si
ritiene applicabile il disposto dell’art. 1108 terzo comma c.c., a norma del quale per <<gli atti di costituzione di diritti reali>> è richiesto il consenso di tutti i partecipanti.