Durante i lavori preparatori alla Guida del 2007 è stato riconosciuto che i diritti IP stanno progressivamente assumendo un ruolo preminente nel commercio internazionale: si è quindi deciso di affidare al Working Group VI il compito di realizzare un nuovo documento relativo alla costituzione di garanzie reali sui diritti di proprietà intellettuale31. Il primo capitolo della Guida, ai paragrafi 33-36 (sezione A), afferma la generale applicabilità delle sue disposizioni anche ai diritti di proprietà intellettuale: i redattori si premurano comunque di precisare che il documento non è stato concepito avendo a riguardo gli IPRs, pertanto in caso di incompatibilità con la legge nazionale, oppure con accordi internazionali di cui lo Stato sia parte, le disposizioni della Guida non sarebbero applicabili. Tale indicazione è contenuta sempre nel primo capitolo, precisamente nella Raccomandazione n. 4 lett. b)32. La
30 UNCITRAL Legislative Guide, cit., I, sez. A, para. 74.
31 Non bisogna comunque dimenticare che la Guida rappresenta un’importante iniziativa nel processo di ammodernamento di diverse aree della cosiddetta commercial law: l’importanza del progetto è testimoniata dal forte supporto ricevuto sia dalla Banca Mondiale che dal Fondo Monetario Internazionale.
32 La Raccomandazione dispone infatti l’inapplicabilità delle sue disposizioni alla <<Intellectual property in so far as the provisions of the law are inconsistent with national law or international agreements, to which the State is a party, relating to intellectual property>>.
60 Guida del 2007, che non era specificamente pensata per i diritti di proprietà intellettuale, ha quindi ritenuto di mantenere un atteggiamento cauto: sarà poi il “Supplement on Intellectual Property Rights” a considerare direttamente gli IPRs come possibili oggetti di garanzie reali. Lo scopo del Supplement è infatti provvedere a una coordinazione tra il quadro legale delineato dal documento del 2007 e le varie legislazioni nazionali: uno degli obiettivi di questo progetto è mettere in evidenza le particolari difficoltà che possono emergere nel momento in cui si costituisce una garanzia reale su un diritto IP, ma soprattutto cercare
possibili soluzioni anche reinterpretando le disposizioni della Guida stessa. Il contenuto della Raccomandazione n. 4 lett. b) non è comunque venuto meno,
dal momento che le legislazioni nazionali sui diritti IP e le convenzioni internazionali continuano a prevalere anche sui contenuti del Supplement33: di fatto si tratta di previsioni di soft law, per definizione non direttamente vincolanti. Il Supplement specifica inoltre che, quando la Raccomandazione 4 b) parla di “law relating to intellectual property”, si riferisce alla legge che disciplina specificamente la costituzione di garanzie sui diritti di proprietà intellettuale e non alla legge che disciplina le garanzie su vari tipi di assets <<and that may happen to govern security rights in IP>>34. Alla luce di queste considerazioni si comprende come una disposizione legislativa che disciplini, per esempio, specificamente una garanzia (la Guida parla sia di pledges che di mortgages) su <<copyrights in software>>35, rientri nella definizione di “law relating to intellectual property”: non si tratta infatti semplicemente dell’applicazione di una legge generale dello
Stato relativa a pledges o mortgages nel campo della proprietà intellettuale. La prima operazione da eseguire è mettere in relazione il Registry System
delineato della Guida con i diritti di proprietà intellettuale. Coordinare questi due profili è complicato, in primo luogo perché le leggi nazionali spesso prevedono specifici registri per gli IPRs nei quali vi è obbligo di trascrivere gli atti che costituiscono diritti reali di garanzia. Tali registri si basano su princìpi
33 Su questa linea A. TOSATO, Annex, cit., p. 746.
34 L. BRENNAN, International Intellectual Property Financing, cit., p. 27.
61 che, a seconda del Paese considerato, possono differire notevolmente dal modello della Guida; un problema significativo potrebbe essere rappresentato nel caso di <<registration not granting effectiveness against bona fide third parties that had
no knowledge of the existing security interest>>36. In generale si deve considerare che, nonostante la Guida abbia delineato un
sistema di registrazione incentrato sui movable assest da intendersi sia come tangible che intangible, il documento risultante sembra piuttosto costruito sul modello dei beni materiali. Le differenze che si riscontrano tra i vari registri nazionali specifici per i diritti di proprietà intellettuale e il Registry System
proposto dalla Guida non paiono quindi facilmente conciliabili. A questo proposito si riportano almeno due opinioni all’interno del Working Group
VI: da un lato la posizione di quanti sostengono la validità del sistema della Guida, in quanto efficiente, semplice, in grado di rispondere alle richieste di certezza del creditore garante, sistema che potrebbe essere applicato facilmente agli IPRs senza compromettere il loro regime giuridico sostanziale. Dall’altro lato si riporta l’opinione di coloro che affermano la validità degli attuali registri nazionali, appositamente ideati in relazione alle caratteristiche di questi diritti, che
dovrebbero pertanto essere mantenuti37.
Con riferimento a tutti i beni considerati (quindi anche ai diritti di proprietà intellettuale), la Guida opera una distinzione tra <<creation of a security right (its effectiveness as between the parties)>> e <<its effectiveness against third parties>>38, prevedendo requisiti diversi per il raggiungimento dell’uno o dell’altro effetto. Per la costituzione del security right è sufficiente un accordo (il termine usato è agreement) concluso tra debitore e creditore. Sia la Guida che il Supplement prevedono che esso sia caratterizzato da un contenuto minimo, ossia deve: (a) riflettere la volontà delle parti di costituire la garanzia; (b) identificare sia il creditore che il debitore; (c) descrivere i beni oggetto di garanzia in una maniera
36 A. TOSATO, Annex, cit., p. 747.
37 A. TOSATO, Annex, cit., pp. 747 ss.
62 sufficiente a consentirne l’identificazione; (d) descrivere l’obbligazione; (e) indicare l’ammontare massimo di denaro <<for which the security right may be enforced, if the State determines that such an indication would be helpfull to
facilitate subordinate landing>>39. Tale agreement può avere forma sia scritta che orale: si prevede semplicemente
(di nuovo senza considerare espressamente i diritti IP) che esso sia concluso oralmente qualora si accompagni all’impossessamento da parte del creditore, altrimenti per iscritto40. Si comprende quindi che, nel caso in cui l’oggetto della garanzia siano diritti di proprietà intellettuale, debba essere richiesta la forma scritta.
Affinché vi sia opponibilità ai terzi è previsto un ulteriore passaggio che, per la maggior parte degli intangible assets, è rappresentato dalla <<registration of a notice about the […] existence of the security right in a public registry>>, il che costituisce anche un criterio obiettivo per determinare <<priority between a secured creditor and a competing claimant>>41. È ora evidente come sia nel progetto della Guida che in quello del Supplement vi sia un duplice piano di considerazioni che distingue creation e effectiveness against third parties: anche per i diritti di proprietà intellettuale, infatti, <<a security right can be effective between the grantor and the secured creditor even
if it is not effective against third parties>>42. Questa analisi deve essere tenuta presente in vista di un ulteriore sviluppo che
riguarda sia la Legislative Guide che il Supplement: entrambi i documenti, infatti, delineano precisi progetti di riforma nell’ambito del diritto privato internazionale. La riflessione che si vuole ora fare nasce nel momento in cui la questione relativa alla legge applicabile viene messa in relazione con i concetti appena analizzati di creation, effectiveness against third parties, e priority riferiti a un diritto reale di garanzia su un intangible. Sinteticamente la Guida suggerisce che la legge
39 UNCITRAL Legislative Guide, cit., II, sez. C, Raccomandazione 14.
40 UNCITRAL Legislative Guide, cit., II, sez. C, Raccomandazione 15.
41 UNCITRAL Supplement, cit., II, sez. A, para. 78.
63 applicabile in relazione a questo trittico sia <<the law of the State in which the grantor is located>>43. Il Supplement, al contrario, non assume una posizione netta: in parte superando, in parte integrando le Raccomandazioni della Guida, suggerisce una soluzione ibrida che tenga conto, oltre che del criterio precedente, anche della cosiddetta lex loci protectionis, ossia la legge dello Stato in cui è stata richiesta la protezione legale del diritto di proprietà intellettuale in questione44. Un possibile compromesso45 potrebbe essere dunque questo: da un lato la lex loci protectionis <<could apply to the creation, third-party effectiveness and priority of a security right in intellectual property>>; dall’altro <<the law of the State of the grantor’s location could govern the enforcement of such a security right>>46. In conclusione, se storicamente i progetti internazionali in materia di proprietà intellettuale sono stati sempre caratterizzati da una genesi complessa e travagliata, neppure i documenti dell’UNCITRAL sembrano in questo senso fare eccezione.
La mancanza di consenso tra gli stessi membri della Commissione sulla validità del Registry System non gioca inoltre a favore di una sua futura adozione: d'altronde giuristi di diverse tradizioni legali hanno collaborato a questo progetto ed era inevitabile che sorgessero dissidi e divergenze. Il risultato finale è comunque dettagliato e coerente ma, essendo frutto di questi contributi eterogenei, è allo stesso tempo simile e diverso da tutti i sistemi giuridici presi a modello, il che rende difficile la sua applicazione in concreto.
43 UNCITRAL Legislative Guide, cit., X, sez. C, Raccomandazione 208.
44 UNCITRAL Supplement, cit., X, sez. A, para. 294 ss.
45 Per un’analisi di questi profili si veda L. BRENNAN, International Intellectual Property Financing, cit., pp. 43 ss.
64