Peraltro è innegabile che la descrizione abbia mantenuto caratteri comuni con l’accertamento tecnico preventivo: dal punto di vista sostanziale, la descrizione è quel provvedimento con cui si dispone un accertamento “ufficiale” delle caratteristiche dei prodotti, di cui viene presa nota in un verbale redatto dall’ufficiale giudiziario, che può essere assistito da un consulente tecnico e dalla parte ricorrente89. Essa ha finalità sue proprie, di fornire non tanto la “cautela” di un diritto minacciato, quanto la “prova” anticipata della sua violazione, consentendo quindi al titolare della privativa industriale di evitare il rischio di vedersi negare, in un giudizio di merito troppo affrettatamente instaurato, la tutela del proprio diritto in mancanza della prova della violazione90.
La descrizione è quindi avvicinabile all’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c.91 in quanto entrambi presuppongono l’urgenza di acquisire elementi di prova92, sono cioè rivolti solo alla tutela non di un diritto sostanziale,
88
SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, in Tratt.
Cicu-Messineo-Mengoni, IV ed., Milano, 2011, 374, nota 27; SPOLIDORO, Le nuove norme su
provvedimenti cautelari in materia di invenzioni e i marchi registrati, in Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell’accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round, Art. 8, in Nuove Leggi Civ. Comm., 1988,
90.
89
CASABURI, I procedimenti cautelari nel cpi, tra conferme, innovazioni e nuovi
problemi, in Il Dir. Ind., 2006, fasc. 5.
90
AMADEI, op.cit., 2295. Del resto, come si è visto nel primo capitolo, al paragrafo 1.3., anche la nuova disciplina di tutela giudiziaria del brevetto europeo, all’art. 60 2° paragrafo, dell’Agreement del Consiglio UE, 11.1.2013, pone la “descrizione
dettagliata, con o senza prelievo di campioni”, tra le misure di protezione delle prove.
91
Dispone che “chi ha urgenza di far verificare prima del giudizio, lo stato di luoghi o
la qualità o la condizione di cose può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale”.
92
SIROTTI GAUDENZI, Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, vol. V, 2010, 67; l’Autore sottolinea che essendo la descrizione volta alla “cristallizzazione delle
ma del diritto processuale alla prova, la cui successiva ammissibilità è oggetto di valutazione in sede di giudizio di merito93.
Tuttavia è anche innegabile la tipicità della descrizione: essa presenta un carattere fortemente invasivo della sfera possessoria della parte che la subisce94, carattere che non è in alcun modo comune all’accertamento tecnico preventivo. È previsto, come si è appena visto, l’intervento dell’ufficiale giudiziario (estraneo invece all’esecuzione di un accertamento tecnico preventivo), il quale può agire coattivamente e accedere nei luoghi in cui si trovano gli oggetti da descrivere, con una vera e propria esecuzione coattiva95. Cosicché parte della dottrina aveva già posto la descrizione “in una posizione intermedia” tra mezzi di istruzione preventiva e sequestro96.
Il legislatore del 1996 aveva creato un rapporto di strumentalità necessaria tra il provvedimento di descrizione e il processo di cognizione ordinario che necessariamente ne segue97; la descrizione, diversamente dall’accertamento tecnico preventivo, ma analogamente al sequestro, prevede la necessaria instaurazione del giudizio di merito, pur nulla sottraendo, a differenza del sequestro, al soggetto che la subisce. Tale rapporto di strumentalità è appunto estraneo all’istruzione preventiva, in cui il rapporto di strumentalità con il giudizio di merito è estremamente attenuato e sicuramente non rigido98, in quanto la caratteristica principale degli atti di istruzione preventiva è solo la tutela del diritto alla prova, assicurandone l’assunzione, prima che possa divenire difficoltosa, ma non implica necessariamente l’instaurazione del giudizio di merito.
Parte della dottrina ha sostenuto che le due misure della descrizione e dell’accertamento tecnico preventivo, con tutte le facoltà accordate al consulente
prove” relative alla violazione della privativa, è certa la sua natura di provvedimento di istruzione preventiva, fatta salva l’applicazione del rito cautelare uniforme.
93
Trib. Firenze, 18.6.2004, in Sez. Spec. P. I. I, 2004, II-III, 94.
94
SCUFFI, Diritto processuale, cit., 307-308.
95
CASABURI, I procedimenti cautelari nel cpi, cit., 480.
96
SENA, Note sul procedimento di descrizione, in Riv. Dir. Ind., II, 2008, 89.
97
AMADEI, op. cit., 2295.
98
tecnico, potessero, in virtù del diverso ruolo che erano chiamate a svolgere, coesistere nella materia della proprietà industriale99.
Ora però, alla luce del richiamo del nuovo art. 128 c.p.i. al solo art. 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva) e non anche all’art. 696 c.p.c. (accertamento tecnico preventivo), pare che il legislatore abbia sostenuto la tesi opposta alla coesistenza delle due misure 100 , escludendo nella materia industrialistica l’azionabilità dell’accertamento tecnico preventivo, in presenza del rimedio tipico della descrizione (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
L’invasività della misura è confermata anche dall’art. 129 c.p.i. stesso, il quale consente che siano descritte non solo le prove “tangibili” della contraffazione, ma anche i semplici “elementi di prova concernenti la denunciata
violazione”, giustificando quindi l’estensione della misura anche alla
documentazione tecnica e contabile (quali le fatture commerciali e gli ordini) per acquisire prove non solo sull’an della contraffazione, ma anche sulla sua “portata”, con individuazione di fornitori, distributori, punti vendita, ecc101.
Le Sezioni Specializzate hanno affermato che per “elementi di prova
concernenti la denunciata violazione” si intende qualsiasi elemento documentale
che sia in grado di far apprezzare l’estensione del fenomeno di contraffazione sul piano quantitativo102. Su questo tema si tornerà più diffusamente esaminando l’oggetto della misura.
Infine, come pure si vedrà meglio più avanti, c’è chi in dottrina103 ha desunto dall’invasività della descrizione un carattere sanzionatorio che il provvedimento assume nei confronti di chi lo subisce, che può manifestarsi concretamente quando la descrizione avviene durante una fiera, potendone derivare un danno all’immagine del presunto contraffattore agli occhi dei clienti;
99
PAGNI, La tutela giudiziale civile dei diritti di proprietà intellettuale: le CTU
preventive e non, in Ann. It. Dir. Aut., 2006, 285.
100
Sostenuta, tra i tanti, da SORDELLI, Provvedimenti cautelari nel diritto industriale,
nel diritto d’autore e nella concorrenza, Padova, 1988, 111-112 e nota 45.
101
SCUFFI, Diritto processuale, cit., 348-349.
102
Trib. Torino, 22.9.2003, in Sez. Spec. P. I. I., 2004, I, 139.
103
TAVASSI, Il progetto di codice di proprietà intellettuale. Profili processuali, UBERTAZZI (a cura di), Il Codice della proprietà industriale, in Ann. It. Dir. Aut.,
ovviamente questa non deve essere la ragione principale della misura, ma solo un effetto indiretto. Per evitare che lo strumento venga utilizzato per scopi pretestuosi, negli ultimi tempi alcune Sezioni Specializzate104 hanno cominciato a concedere la descrizione con maggior prudenza, accordata solo quando non vi sia la possibilità di acquisire altrimenti sufficienti elementi sul mercato.
In ogni caso è ancora prassi diffusa la concessione della descrizione
inaudita altera parte, di fronte a particolari esigenze che giustificano il procedere
in assenza della convocazione della controparte, per evitare che chi la subisce faccia medio tempore “sparire” le prove della contraffazione; infatti la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti rischierebbe di vanificare del tutto il fine stesso della descrizione, dato che l’unico modo efficace di raccolta della prova della violazione si ottiene grazie ad un intervento “a sorpresa”, che – ovviamente – non pregiudica i diritti processuali delle parti nel successivo giudizio di merito105.
In ragione delle considerazioni svolte fino ad ora in questo secondo capitolo, appaiono senz’altro opportune le modifiche introdotte dal d.lgs. 131/2010, che ha previsto, accanto alle cautele già presenti nel codice del 2005106, quella ulteriore della fissazione dell’udienza di discussione, “tenendo conto della
descrizione allo scopo di valutarne il risultato”, per la “conferma, modifica o revoca della descrizione e dell’eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione”107 (art. 129, 4° comma, c.p.i.).
104
Trib. Milano, 15.4.2005, in Sez. Spec. P. I. I., 2005, I, 173.
105
SIROTTI GAUDENZI, op. cit., 68-69.
106
Come l’imposizione di cauzione ex art. 669-undecies, c.p.c., e la necessaria instaurazione del giudizio di merito ex art. 128, 5° comma, c.p.i.
107
Evidentemente si fa riferimento alla descrizione concessa inaudita altera parte, perché quella concessa con ordinanza dopo il contraddittorio non richiede la nuova udienza.
2.1.2. In particolare: funzioni del sequestro ex art. 129 c.p.i. e