Rinviando all’analisi delle singole misure nei successivi capitoli, in questa sede generale appare opportuno rilevare in che modo le misure cautelari tipiche del diritto industriale si confrontino con il giudizio ordinario di cognizione.
È noto infatti come con la riforma processuale del 2005 (d.l. n. 35/2005 convertito con modifiche nella l. n. 80/2005) abbia acquistato enorme rilevanza pratica la tradizionale distinzione tra procedimenti cautelari anticipatori e conservativi, cosicché il vincolo di strumentalità con la causa di merito è rimasto in vigore soltanto per i secondi, mentre – quanto ai primi – l’art. 669-octies, 6° comma, c.p.c. aggiunto con tale riforma, ha previsto la loro relativa stabilità, non vincolata all’instaurazione del giudizio di merito entro sessanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza cautelare di accoglimento73.
L’art. 132, 2° comma, c.p.i. detta, come regola generale per le misure cautelari nella materia oggetto di studio, una norma analoga a quella dell’art.
669-octies, 1° comma, c.p.c.: cosicché è previsto un termine perentorio per
l’instaurazione del giudizio di merito decorrente dal rilascio del provvedimento cautelare a pena (3° comma) di inefficacia del provvedimento. Peraltro, a differenza della disciplina comune, tale termine è più ristretto rispetto ai sessanta giorni: “entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di
calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo”74.
Norma analoga è ora prevista anche dal più volte già citato Agreement del Consiglio UE, 11.1.2013, all’art. 60, 8° paragrafo, per quanto concerne specificamente le “misure di protezione delle prove” a presidio di brevetti europei75 e, stante il rinvio dell’art. 62, 5° paragrafo, dello stesso Agreement, per
73
QUERZOLA, La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito, Bologna, 2006, 157 ss.
74
Tale complicata dizione è frutto dell’adeguamento alla Direttiva Enforcement n. 2004/48/CE, ma (DRAGOTTI, L’attuazione della direttiva Enforcement, in Riv. Dir. Ind., 2006, III, 33 e nota 52), ma non crea particolari problemi in Italia, non essendo oggi ipotizzabile un cumulo di giorni festivi tale da rendere più lungo il termine dei venti giorni lavorativi rispetto a quello di trentuno di calendario; quindi in Italia, almeno nella situazione attuale, varrà sempre il termine di trentun giorni.
75
“Il tribunale assicura che le misure di protezione delle prove siano revocate o cessino
comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se il richiedente non ha proposto un’azione nel merito dinanzi
le altre “misure provvisorie e cautelari” (per le quali vedi il precedente paragrafo 1.3.).
L’art. 132, 4° comma, c.p.i. prevede, analogamente alla norma generale dell’art. 669-octies, 6° comma, c.p.c., che le disposizioni suddette “non si
applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito”76.
Dunque anche nella nostra materia, almeno per quel che riguardi i diritti di proprietà industriale diversi dal brevetto europeo (posto che il sopra citato recente
Agreement non pone distinzioni), va verificato quali siano le misure cautelari
sottoposte alla disciplina generale (strumentalità necessaria), cioè quelle conservative, e quali invece quelle dotate di relativa stabilità, cioè quelle anticipatorie.
Sicuramente, perché lo dispone espressamente la legge, la stabilità toccherà i provvedimenti ex art. 700 c.p.c., che però nella nostra materia sono alquanto rari, in presenza dei provvedimenti “tipici” elencati nel paragrafo precedente 1.3. (forse uno spazio è dato dai provvedimenti di accertamento negativo della contraffazione ex art. 120, comma 6-bis c.p.i. - par. 1.2.3. - che dovrebbero rivestire la forma del ricorso per provvedimento d’urgenza77).
Quanto agli altri, è unanime l’opinione di ricondurre alla categoria degli anticipatori i provvedimenti di inibitoria e di ritiro dal commercio previsti dall’art.
al tribunale entro un periodo che non superi i trentuno giorni di calendario o i venti giorni lavorativi, qualora questi rappresentino un periodo più lungo”.
76
Tra l’altro è stata messa in discussione la compatibilità di tale norma, coerente con l’ordinamento interno, con le disposizioni dell’art. 9, 5° comma, Direttiva Enforcement e dell’art. 50, 6° comma, dell’Accordo TRIPs che prevedevano (analogamente a quanto ora fa l’Agreement del Consiglio UE per il brevetto europeo) la necessaria strumentalità di tutte le misure cautelari; ma si è ritenuto di poter escludere ogni contrasto in quanto i provvedimenti anticipatori, proprio in ragione della loro stabilità, non rientrerebbero nel novero dei “provvedimenti provvisori” oggetto delle due norme, comunitaria e internazionale (ALESSANDRI, Enforcement e TRIPs nel contesto del nuovo
procedimento cautelare, in Il Dir. Ind., 2006, 479; SPACCASASSI, Codice della
proprietà industriale e tutela cautelare ante causam, in www.aippi.it, 10). Pare invece
che sicuramente ora anche l’“ingiunzione” dell’art. 62, 1° paragrafo, Agreement debba necessariamente rientrare tra le misure per le quali è richiesta, pena la revoca o l’inefficacia (stante il richiamo dell’art. 62, 5° paragrafo, all’8° paragrafo dell’art. 60), la proposizione dell’azione di merito dinanzi all’organo giurisdizionale unificato.
77
131 c.p.i.: infatti è pressoché perfetta la loro corrispondenza con le misure definitive previste dall’art. 124, 1° comma, c.p.i. e quindi non è dubbio che il provvedimento cautelare anticipi pari pari gli effetti della successiva sentenza78. Stante la corrispondenza tra artt. 133 c.p.i. e 118, 6° comma, c.p.i. anche il trasferimento provvisorio del nome a dominio illegittimamente registrato, previsto dalla prima delle due norme citate, ha natura sicuramente anticipatoria.
Viceversa, molti dubbi sono stati posti per quanto riguarda il sequestro “industrialistico”: mentre infatti i sequestri comuni (giudiziario e conservativo) sono sicuramente provvedimenti conservativi, il sequestro dell’art. 129 c.p.i. ha, come si vedrà meglio in seguito, una funzione mista o “ibrida”, in quanto parte della dottrina 79 sostiene che il sequestro possa essere annoverato tra i provvedimenti anticipatori quando abbia ad oggetto tutti gli oggetti che costituiscono la violazione e i mezzi di produzione, soddisfacendo in questo modo l’interesse del titolare della privativa il quale non avrebbe più interesse ad instaurare un giudizio di merito che possa scaturire in una sentenza di distruzione
ex art. 124, 3° comma, c.p.i..
L’Autore sostiene, per giustificare il carattere anticipatorio del sequestro “industrialistico”, che il destinatario, per liberarsi dal vincolo dell’incertezza del permanere all’infinito del provvedimento cautelare e quindi anche di dover custodire la merce fino a tempo indeterminato, possa chiedere al giudice che ha emanato il provvedimento (in linea con l’art. 669-duodecies c.p.c.) l’autorizzazione alla distruzione dei beni sequestrati80.
La dottrina e in particolare la giurisprudenza 81 sembrano per la maggioranza escludere che il sequestro industrialistico possa comunque, in qualunque caso, configurarsi come un provvedimento di natura anticipatoria degli
78
MARINUCCI, La stabilità dei provvedimenti cautelari in materia di proprietà
intellettuale e industriale alla luce del D.lgs. n. 140/2006, in Riv. Dir. Proc., 2007, 111;
FERRARI, Il D.Lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del Codice della Proprietà Industriale, in Riv. Dir. Ind., 2012, I, 31.
79
MARINUCCI, La stabilità, cit., 110; MARINUCCI, Stabilità dei provvedimenti
cautelari?, in Ann. It. Dir. Aut., 2006, 257-258; TREVIAN,CUONZO, op. cit., 669.
80
MARINUCCI,Stabilità dei provvedimenti cautelari?, cit., 258.
81
effetti della decisione del merito, ritenendolo piuttosto – pur con evidenti finalità anticipatorie – conservativo e preventivo, volto a impedire l’ulteriore perpetrazione dell’illecito contraffattivo. Tra l’altro mal si concilierebbe il vincolo sui beni sequestrati, per sua natura provvisorio, con la stabilità del provvedimento anticipatorio82.
Anche per la descrizione la strumentalità necessaria non è del tutto pacifica83, ancorché essa sia già stata prevista dal legislatore del 199684 e si discosti, come si vedrà meglio nel successivo capitolo, dall’accertamento tecnico preventivo in cui la strumentalità è estremamente attenuata85.
Dunque, mentre per inibitoria e ordine di ritiro dal commercio il titolare del diritto industriale che ha ottenuto il provvedimento cautelare non ha senz’altro bisogno di instaurare un giudizio di merito se non quando ha interesse a ottenere con sentenza il risarcimento del danno o la retroversione degli utili ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 c.p.i. (e lo stesso può valere per l’ordinanza cautelare di pubblicazione), per quanto invece riguarda descrizione e sequestro sarà senz’altro opportuno, per non incorrere nella perdita di efficacia di cui all’art. 132, 3° comma, c.p.i., che instauri comunque la causa di merito, anche per chiedere, oltre alle misure risarcitorie indennitarie dell’art. 125 c.p.i., anche quelle correttive
82
Non mi pare una giustificazione sufficiente quella proposta da MARINUCCI, La
stabilità, cit., 110, consistente nel fatto che il destinatario del sequestro potrebbe
liberarsi del vincolo chiedendo al giudice che ha emanato il provvedimento (ex art.
669-duodecies c.p.c.) l’autorizzazione alla distruzione dei beni sequestrati.
83
CASABURI, Il processo industrialistico, cit., 519, mette ad esempio in dubbio l’applicazione dell’art. 669-octies c.p.c. a tale misura, sulla base del dato che l’art. 132, 2° comma, ultima parte, c.p.i. sembrerebbe prevedere il giudizio di merito soltanto per le misure “ulteriori” rispetto alla descrizione; ma tale interpretazione del testo normativo non convince, posto che – come si vedrà nel successivo capitolo – tale proposizione finale ha solo lo scopo di indicare che, se sono state chieste misure cautelari “ulteriori” rispetto alla descrizione, ai fini del computo del termine per l’instaurazione del giudizio di meritosi deve fare riferimento all’ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali misure.
84
AMADEI, Note in tema di descrizione, procedimento cautelare uniforme e violazione
delle regole di distribuzione della competenza sull’istanza cautelare, in Giur. It., 1999,
II, 2295. Danno per pacifica la natura non anticipatoria della descrizione, con conseguente onere di introduzione del giudizio di merito, TREVISAN,CUONZO, op. cit., 679.
85
TRISORIO LIUZZI, voce Istruzione preventiva, in Digesto civ., X, Torino, 1993, 243-244.
dell’art. 124 c.p.i., in particolare (in aggiunta all’inibitoria e all’ordine di ritiro definitivi) assegnazione in proprietà o distruzione.