In particolare: il periculum in mora

Riguardo al secondo presupposto del periculum in mora, il provvedimento cautelare può essere concesso dal giudice solo nel caso in cui sussista il concreto pericolo che la tutela giurisdizionale non abbia in qualche modo effetto nel tempo occorrente per l’instaurazione del giudizio di merito⁴⁸³.

È anche in questo caso controversa la possibilità che questo secondo presupposto possa essere considerato presunto, in re ipsa (per approfondimenti circa il dibattito del periculum in mora considerato in re ipsa nel diritto industriale⁴⁸⁴, ed in particolare nelle misure di descrizione e di sequestro, si rinvia al capitolo II, paragrafo 2.3.), pur essendo pacifica la sua sussistenza quando l’attività illecita sia in atto e comporti “l’agganciamento ai prodotti del

concorrente con rischio di drenaggio di clientela ed annacquamento e/o discredito della propria immagine commerciale, specie ove il protrarsi delle

480

Soprattutto se di fonte autorevole, c.d. pro veritate, ben documentati e non contrastanti, in questo senso cfr. PRADO, Parere pro veritate, cit., 423.

481

SCUFFI, Diritto processuale, cit., 324-329.

482

Il quale stabilisce che, a richiesta del Tribunale nazionale competente investito per l’azione di contraffazione o l’azione di nullità, l’UEB sia tenuto a fornire un “parere tecnico” sul brevetto in contestazione: SCUFFI, L’inibitoria nel diritto industriale e della

concorrenza, intervento all’incontro di studio tenuto a Frascati il 28.2-1.3.2000, 21-22.

483

Ex multis: BALENA, op. cit., 28; CONSOLO, Le tutele, cit., 282.

484

Decisamente critico verso la presunzione di periculum è MUSSO,op. cit., 290 e nota

vendite riguardi merci ad amplissima diffusività, di costo limitato e prive di qualsiasi possibilità di “sequela” dopo l’acquisto da parte di terzi”⁴⁸⁵.

La modifica dell’art. 131, 1° comma, c.p.i., operata dall’art. 19, d.lgs. 16.3.2006, n. 140, in attuazione della Direttiva Enforcement, nel prevedere che inibitoria e ordine di ritiro dal commercio provvisori vadano disposte a favore del titolare in relazione al pericolo di qualunque “violazione imminente del suo

diritto” e anche “del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto”,

sembra esplicitare, innanzitutto, che non sia più necessaria una reazione immediata, ma basti l’attualità della violazione o anche il pericolo di ripetizione sulla base del requisito del periculum in mora⁴⁸⁶.

Pertanto, poiché il dettato della norma oggetto di questo capitolo fa riferimento alla concessione dell’inibitoria quando si riscontri “qualsiasi

violazione imminente”, esso sembra escludere, per quel che concerne il lasso di

tempo intercorso tra la scoperta dell’evento contraffattivo e l’iniziativa giudiziaria, la rilevanza del momento in cui è iniziata la violazione del diritto⁴⁸⁷, salvo forse il caso in cui l’inerzia, ma consapevole, si sia protratta per molto tempo, ad esempio più di un anno, in quanto tale tempo avrebbe permesso la proficua instaurazione del giudizio di merito⁴⁸⁸ . Sono stati ritenuti così incompatibili, ai fini della concessione del provvedimento cautelare basato sul

periculum in mora, sei, cinque, tre anni⁴⁸⁹, e comunque comportamenti che configurano una lunga tolleranza o un’inerzia da parte del soggetto che ha subito la violazione.

485

SCUFFI, Diritto processuale, cit., 318; in giurisprudenza, Trib. Bologna, 25.3.2005, in Sez. Spec. P.I.I., 2005, I, 18; Trib. Torino, 12.7.2005, in ivi, 2005, II, 346.

486

GALLI, Review of Injunctions, Italy, draft 10 march 2010, in EU Observatory on

Counterfeiting and Privacy, Legal Sub-group, 2; ID., Segni distintivi e industria culturale, in Ann. It. Dir. Aut., 2006, 342; CASABURI, Il processo industrialistico, cit., 519 e nota 36.

487

TREVISAN,CUONZO, op. cit., 689.

488

GALLI, Review of Injunctions, cit., 2.

489

Ma in genere la giurisprudenza ha sostenuto di dover valutare la sussistenza del periculum in mora con minor rigore rispetto al passato⁴⁹⁰, ogni volta in cui la violazione sia in atto o comunque imminente, senza tenere conto del grado di urgenza della materia e distanziando ancora di più, in questo modo, tale requisito del periculum da quello previsto all’art. 700 c.p.c. per i provvedimenti di urgenza (ossia quello del timore di un pregiudizio imminente e irreparabile).

In particolare, secondo una pronuncia giurisprudenziale, se il periodo idoneo a far valere il diritto in via ordinaria risulta essere troppo lungo, con conseguenze irreversibili, l’inibitoria dovrà essere sicuramente concessa⁴⁹¹. Il periculum è altresì stato riscontrato nella prosecuzione dell’uso di un segno distintivo successivamente alla data di scadenza, nella grande dimensione della rete distributiva o nella mera immissione in commercio⁴⁹².

D’altro lato, l’espressa menzione, nella norma in commento, insieme all’immediatezza del pregiudizio, del pericolo “della ripetizione delle violazioni

in atto” fa ritenere anche che non possa essere sufficiente ad escludere il

490

Trib. Napoli, 1.7.2007, in Il Dir. Ind., 2007, 6, 573 e nota di CAVALLARO: “La

riforma del procedimento cautelare uniforme, con l'abbandono dell'onere di instaurazione del giudizio di merito a seguito dell'adozione di misure anticipatorie, ha introdotto una certa stabilità delle misure cautelari avvicinandole ai procedimenti sommari con la conseguenza di una attenuazione della rilevanza del "periculum in

mora" nel senso almeno che deve accertarsene la sussistenza con minore rigore”.

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Trib. Torino, 15.7.2008, in Massima redazionale, 2008: “L'art. 131, co. 1, C.p.i. -

D.Lgs. n. 30/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 140/2006 attuativo della Direttiva n. 48/2004/CE, prevede, coerentemente con l'art. 9 della Direttiva stessa, che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa "chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atti". Di conseguenza, in materia di privative industriali, stante la natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria.(Nel caso di specie, è stato osservato che l'azione potenzialmente lesiva dei diritti della ricorrente era in atto, ed idonea a sviare clientela, con difficoltà ad accertare poi, a distanza di tempo, i relativi danni, non agevolmente quantificabili e suscettibili di continuo incremento)”; Trib. Torino,

7.4.2011, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2011, 947, afferma a sua volta che “Sussiste il periculum in mora richiesto per l’inibitoria ed il sequestro cautelari in tema di

contraffazione di marchio e di concorrenza sleale confusoria anche quando il resistente affermi di aver già venduto tutti i prodotti contraddistinti dal marchio contestato, poiché tale affermazione non è idonea ad escludere il pericolo di reiterazione dei comportamenti illeciti”.

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periculum la mera “promessa” del presunto contraffattore di non ripetere in futuro

la condotta contestata⁴⁹³ o la “spontanea” cessazione in concreto dell’attività illecita⁴⁹⁴, almeno nei casi in cui questi contegni non siano suffragati da prove obiettive (e non solo dall’intenzione soggettiva) che escludano la reiterabilità della contraffazione (ad esempio, perché si dà prova della distruzione non solo dei prodotti, ma anche dei mezzi di produzione) ⁴⁹⁵. D’altronde un provvedimento di inibitoria contro chi abbia già promesso di cessare, o cessato, l’attività contestatagli non dovrebbe arrecargli particolare disturbo, se non forse quello all’immagine, ove il provvedimento venisse strumentalizzato dalla controparte.

Altra dottrina⁴⁹⁶, poi, desume un minor rigore, negli ultimi anni, nella prova e nell’accertamento della sussistenza del periculum in mora, per inibitoria e ordine di ritiro, sulla base dell’argomento dell’attenuazione della sua rilevanza a motivo della relativa stabilità acquisita dalle misure cautelari anticipatorie che le accomunerebbe ai provvedimenti sommari (per i quali, come è noto, non è richiesto tale requisito).

Tuttavia, appare chiaro che anche all’inibitoria e al ritiro dell’art. 131 c.p.i. vada applicato il criterio di valutazione del bilanciamento degli interessi previsto in via generale, per ogni tipo di “sanzione”, dall’art. 124, 6° comma, c.p.i., in base al quale, “Nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene conto della

necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell’interesse dei terzi”⁴⁹⁷.

493

Trib. Milano, 18.4.2011, in dejure.giuffre.it; M.VANZETTI, Commento all’art. 131, in Codice della proprietà industriale, A.VANZETTI (a cura di), op.cit., 1407.

494

Trib. Milano, 25.11.2011, in dejure.giuffre.it; Trib. Bologna, 17.7.2009, in Giur.

Ann. Dir. Ind., 2009, 1089; Trib. Bologna, 14.7.2008, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2009,

457. Cfr. anche MUSSO,op. cit., 614 e nota 46.

495

Recentemente la giurisprudenza ha stabilito che “Può essere pronunciata l’inibitoria

cautelare ai sensi dell’art. 131 c.p.i. anche quando la contraffazione è cessata se il resistente ha, nel corso del procedimento, contestato la sussistenza della stessa” (Trib.

Venezia, 16.12.2011, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2011, 1402).

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SIROTTI,GAUDENZI,op. cit., 70.

497

La nuova disciplina di tutela giudiziaria del brevetto europeo, all’art. 62, 2° paragrafo, dell’Agreement del Consiglio UE, 11.1.2013, prevede espressamente che “Il

tribunale ha la facoltà di ponderare gli interessi delle parti e in particolare di tenere conto dei potenziali danni risultanti per ciascuna delle parti dall’emissione o dal rifiuto di emissione dell’ingiunzione”. Su tale criterio si è recentemente espressa anche la Corte

Per quanto riguarda la concessione di inibitoria inaudita altra parte, essa è molto rara, poiché, come si è già visto nel capitolo precedente, per la concessione di una misura cautelare senza il contraddittorio è necessario un quid pluris rispetto al normale connotato dell’urgenza, cioè un concreto pericolo che il provvedimento risulti inutilmente disposto nel caso in cui si proceda secondo lo schema originario della preventiva convocazione delle parti⁴⁹⁸. In caso di inibitoria (rispetto al sequestro), è difficile che la convocazione della controparte possa pregiudicare l’attuazione del provvedimento o che l’urgenza di bloccare il provvedimento sia così impellente da non consentire neanche l’instaurazione del contraddittorio⁴⁹⁹. Tanto più che, come è stato già osservato, la misura dell’inibitoria, così come quella del ritiro dal commercio, appare particolarmente pregiudizievole per chi la subisce.