Il marchio registrato nella disciplina giuridica e contabile.
2.1 Normativa italiana: definizione, natura e tutela.
2.1.3 Requisiti per la registrazione.
I requisiti perché un marchio sia tutelabile sono stabiliti nel nostro ordinamento ed in particolare dal Codice della Proprietà Intellettuale, di seguito c.p.i., secondo il quale, la mancanza di tali requisiti determina la nullità del marchio impedendone la registrazione e la tutela. Tali requisiti sono:
- la capacità distintiva; - la novità;
- la liceità.
Il marchio, per poter essere registrato deve però possedere un requisito intrinseco che corrisponde al principio dell’estraneità del marchio al prodotto. il segno distintivo deve possedere la capacità di differenziazione e deve essere percepibile come entità separata dal prodotto stesso, senza che tale separazione, seppur ideale, possa alterarne la natura; in altre parole il marchio non può essere una caratteristica del prodotto. nel valutare il potere distintivo del marchio, si fa riferimento al rapporto tra il marchio ed il prodotto o servizio che esso rappresenta e quindi deve distanziarsi concettualmente dal prodotto per cui viene
70 “ [...] 3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa
dall'avente diritto, questi può in alternativa: a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto. [...]” art. 118, comma 3, c.p.i.
utilizzato. Il marchio deve essere quindi originale, nel senso che non possono essere usati segni che corrispondano a:
- denominazioni generiche (nel caso per esempio di un marchio utilizzato per l’identificazione di un prodotto di camiceria, il marchio non potrà contenere la parola “camicia” o la figura della camicia);
- le indicazioni descrittive delle caratteristiche essenziali del prodotto o servizio o della loro provenienza geografica ;
- parole o figure divenute di uso corrente come ad esempio “yatch”, “lusso”, “biologico”.71
Ci sono tuttavia casi in cui la denominazione generica può essere utilizzata; nel caso in cui questa sia generica ad esempio se utilizzata nel settore turistico ma identifichi genericamente un prodotto o servizio concettualmente distante da ciò che viene identificato con “turismo”, ad esempio un tour operator potrà utilizzare la denominazione “lenzuola di seta” per identificare una linea di viaggi organizzati per coppie perché la terminologia richiama piuttosto un generico prodotto da camera. Vi sono invece delle parole dotate di capacità distintiva poiché pur avendo un significato letterale specifico, se utilizzate in Italia, richiamano alla mente del pubblico un determinato prodotto, si pensi ad esempio alla parola Ginger che viene associata automaticamente ad una bevanda analcolica. 72 Il legislatore ha
voluto, con questa previsione, impedire che alcuni segni utilizzati comunemente venissero utilizzati da soggetti operanti nel mercato in modo tale da acquisirne il monopolio. L’utilizzo di segni distintivi contenenti denominazioni generiche, descrizioni comuni o parole di uso comune, sono permessi qualora il marchio contenga anche altre figure, parole o contenga una stilizzazione della denominazione generica che costituiscono l’oggetto su cui il soggetto potrà vantare un diritto di uso esclusivo.
71 “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e
in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.”
D.lgs. 30/2005, art. 13, comma 1, come modificato dal D.lgs. 131/2010.
72 “In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima
della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.” D.lgs. 30/2005, art. 13, comma 2.
Un ulteriore requisito previsto dall’ordinamento è quello della novità, complementare all’aspetto dell’originalità e quindi della capacità distintiva. Un marchio originale, non necessariamente è allo stesso tempo nuovo, in quanto un marchio originale potrebbe essere già stato registrato generando quindi confusione e inganno nel pubblico. Un marchio si definisce nuovo se risulta palesemente differente rispetto ai marchi già esistenti, siano essi marchi di fatto o registrati. Nel caso in cui però la registrazione di un marchio sia scaduta, e siano decorsi i dieci anni previsti per legge senza rinnovamento della registrazione, da almeno due anni, in tal caso il marchio sarà considerato nuovo e potrà essere regolarmente registrato e tutelabile. Per verificare l’esistenza di questa caratteristica sarà opportuna una valutazione della presenza di alcuni elementi come ad esempio la diversità rispetto ad altri segni già in uso che abbiano acquisito notorietà per prodotti identici o simili; la diversità rispetto a marchi per cui è stata già presentata domanda di registrazione o infine rispetto a segni che godono di notorietà o in Italia per prodotti o servizi non affini. Nel testo previgente della Legge Marchi si legge che se un marchio è riconoscibile anche per prodotti non affini, ma è diventato celebre, allora non può essere usato o registrato da altri poiché questi “trarrebbe vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”
73. Un esempio interessante potrebbe essere quello del marchio Rolex o del marchio Ferrari
che, hanno assunto un livello di celebrità talmente elevato che non potranno essere utilizzati neppure per prodotti dissimili da orologi o automobili poiché creerebbero confusione in termini di caratteristiche qualitative dei prodotti per i quali verrebbero usati o danneggerebbero le imprese utilizzatrici in termini di immagine e fedeltà al marchio se utilizzati per prodotti con qualità inferiore. Il concetto di marchio registrato divenuto celebre ex lege, ha notevole rilevanza sul piano economico aziendale e più specificatamente nella tutela che l’azienda vuole garantirsi per evitare che l’uso dello stesso arrechi pregiudizio. L’art. 12 c.p.i. stabilisce, attraverso una definizione negativa cosa si intende col concetto di novità e stabilisce che la novità deve esistere al momento della presentazione della domanda di registrazione. 74 A differenza della caratteristica distintiva già esaminata, la novità quindi 73 Legge Marchi, art. 17, lettera g).
74 “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito
della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia
deve essere valutata in sede di domanda della registrazione. La registrazione infatti è successiva alla domanda fatta alle autorità, le quali, non mettono in atto un esame preventivo sulla capacità distintiva del marchio per cui si fa richiesta di registrazione. Nel caso della novità invece, la valutazione è affidata a professionisti e consulenti della proprietà industriale che, attraverso l’accesso a banche dati nazionali ed internazionali, individuano l’eventuale carenza di questa caratteristica nel marchio sottoposto a richiesta di registrazione presso l’autorità amministrativa competente. L’esame per la capacità distintiva risulta ad oggi non preventivo bensì affidato alle fasi successive rispetto al processo di registrazione; infatti, chiunque volesse far uso del marchio registrato potrà procedere eventualmente ad una contestazione giudiziale che, una volta accertata la mancanza del requisito, può portare alla
notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).” art. 12, comma 1, c.p.i.
dichiarazione di nullità della registrazione stessa e quindi alla perdita dell’uso esclusivo del diritto con effetto retroattivo.
Il legislatore ha previsto però un’ulteriore vantaggio per i titolari del marchio: la “protezione temporanea” per i marchi nuovi che siano apposti su prodotti o materiali promozionali. Questi possono essere introdotti nel mercato prima della domanda di registra essere tutelati sia che siano esposti all’interno del territorio nazionale sia che siano introdotti in quello internazionale e più specificatamente nel territorio degli Stati che adottano il principio della reciprocità 75. Questo vantaggio ulteriore che permette la possibilità di utilizzo anticipato del
diritto si uso esclusivo, è mitigato dalla condizione che il soggetto titolare provveda a depositare la propria domanda di registrazione entro sei mesi dall’uso effettivo del marchio. In questo modo egli potrà opporre il proprio diritto all’uso esclusivo a contraffattori e ad ogni altro soggetto terzo che inibisca il suo diritto. Nell’ambito del requisito della novità, l’ordinamento pone un ulteriore limite al diritto che ne scaturisce. Se, infatti, il titolare di un marchio, seppur nuovo e originale, tollera l’uso di tale marchio, sia esso uguale o simile a quello da lui regolarmente registrato, da parte di terzi per 5 anni, egli perde la possibilità dell’uso esclusivo e non può richiedere la nullità del marchio posteriore, seppur privo del carattere di novità e al contempo, il titolare del marchio posteriore non può vantare diritti sul marchio impedendone l’uso al titolare del marchio anteriormente registrato.
Il terzo ed ultimo requisito previsto per legge perché un marchio possa essere oggetto di registrazione è la sua liceità. Il Codice stabilisce che “non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.” 76 Nella normativa previgente si faceva
riferimento anche al divieto di utilizzo di ritratti di terzi senza il loro consenso (art. 21 Legge
75 La norma che enuncia il principio di reciprocità nell'ordinamento giuridico italiano è riportata nell'articolo 16
delle disposizioni preliminari al codice civile italiano, denominate anche disposizioni sulla legge in generale e comunemente note come preleggi. L'articolo 16 (Trattamento dello straniero) recita letteralmente: “ 1. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. 2. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere. “
Marchi). In effetti il legislatore ha previsto questo divieto specificando che ritratti e nomi di persone non possono essere usate senza consenso dell’interessato o dei coniugi e figli in caso di sua morte all’art. 8 c.p.i. ed ha vietato l’uso di stemmi, emblemi o bandiere di Stati membri della Convenzione di Parigi 77 o che in ogni caso rivestano una importanza ufficiale o di
interesse pubblico nel territorio italiano.
Una volta analizzate le caratteristiche che il marchio deve possedere per poter essere regolarmente registrato, risulta, a mio avviso, primario soffermarsi nuovamente sulla caratteristica iniziale che si sostanzia nella capacità distintiva dei suddetti segni che, come previsto anche dalla normativa civilistica, devono essere necessariamente in grado di distinguere i servizi o i prodotti di una azienda da quelli di un’altra. I requisiti di novità e liceità infatti non solo non sono sufficiente ragione per la registrazione del marchio, ma non permettono, da soli, di attribuire al titolare del segno un diritto tutelabile in merito all’uso del marchio.