La decisione “Silhouette” ha suscitato un acceso confronto dottrinale in merito al tema dell’esaurimento internazionale del diritto di marchio176
.
Coloro che auspicano l’adozione di un regime d’esaurimento che dispieghi la sua efficacia oltre i confini dell’UE177
evidenziano, prima di tutto, che tale principio sarebbe conforme a quella che viene considerata essere la funzione essenziale del marchio178: la funzione, cioè, di indicazione d’origine del prodotto179. Tale funzione,
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Una valorizzazione delle funzioni del marchio diverse da quella distintiva è stata espressa anche in un’ordinanza del tribunale di Torino emessa nell’ambito del caso “Samsonite”. Cfr. Trib. Torino, 11 luglio 1994, (Samsonite Italia s.r.l. c. Rio S.p.a.), in GADI, 1995, 3244. Il caso in esame riguardava l’importazione parallela in Italia di beni contraddistinti dal marchio “Samsonite” e immessi per la prima volta in commercio nel mercato statunitense. Il Tribunale, dopo essersi espresso a favore dell’esaurimento solo comunitario, riconduce il fenomeno delle importazioni parallele di beni originali da Paesi terzi ad un’ipotesi di concorrenza sleale confusoria e per argomentare questa sua posizione evidenzia che tali importazioni potrebbero ledere la funzione di garanzia qualitativa del segno e la funzione pubblicitaria.
176 Per una sintesi degli argomenti enunciati dagli studiosi a favore e contro l’adozione del principio dell’esaurimento internazionale si veda BONADIO E., Parallel Imports in a Global Market, cit.,
155 ss.
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Tra i sostenitori dell’esaurimento internazionale si segnalano VERMA S. K., Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement, cit., 552 ss.; MANSANI L.,
La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario, cit., 181 ss.; CASARINI G., Importazioni parallele: giurisprudenza italiana e giurisprudenza comunitaria a confronto, in Riv. dir. ind., 1998, II, 420; ALEXANDER W., Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Economic Area,
cit., 56 ss.
178 Per un approfondimento sulle funzioni giuridicamente protette del marchio si veda RICOLFI M.,
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infatti, non verrebbe lesa qualora prodotti messi in commercio in Paesi terzi dal titolare del marchio o con il suo consenso venissero importati parallelamente in uno Stato membro senza subire alcuna alterazione: la fonte sarebbe la stessa. Tuttavia alcuni degli Autori favorevoli al mantenimento di un regime d’esaurimento solo comunitario180
non hanno mancato di sottolineare come il marchio venga tutelato dall’ordinamento anche in relazione alla sua rinomanza o goodwill e come tale valore dipenda non solo dalla qualità dei prodotti, ma anche e soprattutto dal livello degli esercizi commerciali facenti parte della catena distributiva e dai servizi connessi alla vendita da questi forniti. A parere di tali Autori, pertanto, la rinomanza del marchio potrebbe venire facilmente lesa in caso di importazioni parallele, dal momento che queste ultime sfuggono ai criteri distributivi e promozionali voluti dal titolare del marchio e che, perciò, molto spesso, in tali casi, i prodotti vengono venduti presso esercizi di livello inferiore rispetto a quelli della rete distributiva autorizzata dal titolare181.
A favore dell’esaurimento internazionale vengono poi addotte ragioni metagiuridiche che tengono in considerazione il fatto che l’adozione di tale regime impedirebbe al titolare del marchio di utilizzare il suo diritto di proprietà intellettuale per segmentare i mercati e provocherebbe una crescita della concorrenza globale. Le importazioni parallele, inoltre, promuoverebbero la concorrenza intra-brand e
179 Tale tesi era stata in passato sostenuta da AUTERI P., Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali, cit., 279 ss. e oggi è stata ripresa da MANSANI L., La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario, cit., 181 ss., a parere del quale “il
principio secondo cui i limiti della protezione accordata al titolare del marchio sono essenzialmente segnati dalla funzione di indicazione d’origine è stato recepito, oltre che nei TRIPs, anche nei principali Paesi extracomunitari”.
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Tra gli Autori contrari all’adozione di un regime d’esaurimento internazionale si segnalano ROVERATI F., Importazioni parallele da Paesi extracomunitari, cit., 164 ss.; PIRES DE CARVALHO N., The TRIPs Regime of Trademarks and Designs, cit., 162 ss.
181 Cfr. ROVERATI F., Importazioni parallele da Paesi extracomunitari, cit., 166 ss. Anche SARTI D., Diritti esclusivi e circolazione dei beni, cit., 456 e 460 ss., ritiene deboli le argomentazioni favorevoli
all’esaurimento internazionale fondate sulla funzione distintiva del segno e ritiene che il legislatore comunitario abbia voluto tutelare il marchio anche in assenza di un pregiudizio della funzione distintiva. L’Autore ha assunto, in realtà, una posizione sui generis in merito al tema delle funzioni del diritto di marchio. Egli ritiene ipotizzabile, infatti, che il riconoscimento dell’esclusiva “su invenzioni, opere dell’ingegno e marchi trovi in se stesso la propria funzione”; la privativa, in sostanza, perseguirebbe “la pura e semplice finalità di attribuire a determinati soggetti posizioni di monopolio sul mercato di certi beni”.
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contribuirebbero, perciò, a limitare le politiche di discriminazione sui prezzi effettuate dal titolare del marchio, generando, così, probabilmente, una diminuzione dei prezzi dei beni contraddistinti dal segno nei mercati in cui venivano venduti a prezzi superiori182.
Viene inoltre sostenuto che l’adozione di un regime d’esaurimento solo comunitario favorirebbe le multinazionali a scapito delle piccole società183. Le imprese multinazionali, infatti, potrebbero eliminare facilmente la concorrenza delle imprese locali realizzando i beni nei Paesi in cui i costi di produzione sono inferiori e commercializzandoli poi negli altri Stati in concorrenza con tali piccole imprese, che, invece, non sarebbero in grado di sfruttare le differenze nei costi di produzione presenti nei vari mercati e che, pertanto, praticherebbero verosimilmente prezzi più alti. Una volta eliminati i concorrenti locali, le imprese multinazionali potrebbero massimizzare i loro profitti alzando arbitrariamente i prezzi dei loro prodotti e tale pratica verrebbe facilitata dal fatto che, vigendo il principio dell’esaurimento solo comunitario, non dovrebbero temere nemmeno la concorrenza intra-brand degli importatori paralleli184.
A parere di alcuni Autori, poi, l’esaurimento internazionale avrebbe un impatto positivo per quei Paesi in via di sviluppo, con scarsa capacità produttiva, dove tendenzialmente i prodotti vengono venduti a prezzi inferiori, i quali potrebbero
182 Cfr. BONADIO E., Parallel Imports in a Global Market, cit., 155. Anche PIRES DE CARVALHO N., The TRIPs Regime of Trademarks and Designs, cit., 164, Autore contrario all’adozione
dell’esaurimento internazionale, rileva tuttavia che tale regime potrebbe provocare una riduzione dei prezzi. Anche se, per confutare tale argomento, i sostenitori dell’esaurimento solo comunitario evidenziano che alla diminuzione dei prezzi corrisponderebbe senz’altro una qualità inferiore dei servizi connessi alla vendita a scapito dei consumatori. Cfr. a questo proposito ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., International Intellectual Property in an Integrated World Economy, cit., 60. Inoltre, è stato
fatto notare che all’aumento dei beni ed alla diminuzione dei prezzi nello Stato di importazione corrisponderebbe la scarsità di detti prodotti nello Stato di esportazione e, con ogni probabilità, l’aumento dei prezzi in tale Paese. Quest’ultima considerazione è stata riportata tra quelle solitamente addotte a favore dell’esaurimento comunitario da BONADIO E., Parallel Imports in a Global Market, cit., 156.
183 VERMA S. K., Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement, cit., 559 ss.; CASARINI G., Importazioni parallele: giurisprudenza italiana e giurisprudenza comunitaria a confronto, cit., 521; HOLY A., Trade Marks and Parallel Importation– Recent Developments in European Law, cit., 524.
184 Sul punto si veda in particolare VERMA S. K., Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement, cit., 559 ss.
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crescere economicamente proprio dedicandosi all’attività di esportazione dei beni185
. D’altro canto, però, viene fatto notare che, in seguito all’estensione dell’efficacia dell’esaurimento anche ai Paesi terzi, il titolare del marchio per evitare la concorrenza
intra-brand degli importatori paralleli tenderà ad uniformare nei vari mercati i prezzi e
questi ultimi potrebbero così divenire troppo alti per i consumatori delle nazioni meno sviluppate. Il titolare del segno, inoltre, potrebbe anche decidere di non rifornire più dei suoi prodotti quelle nazioni in cui il rischio che i suoi prodotti vengano riesportati è più alto, privando così di determinati beni proprio le popolazioni delle nazioni in via di sviluppo186.
Tra le ragioni che osterebbero all’applicazione di un regime d’esaurimento internazionale viene poi talvolta chiamato in causa il principio di territorialità della privativa. Tale principio, a parere di una parte della dottrina, comporterebbe l’irrilevanza di qualsiasi fatto avvenuto all’estero: da questa premessa discenderebbe l’irrilevanza dell’immissione in commercio dei beni in Stati terzi ai fini dell’operare dell’esaurimento187
.
Contro l’adozione dell’esaurimento internazionale, inoltre, viene di solito sostenuto che un tale regime renderebbe più difficile impedire la circolazione di prodotti contraffatti188 e che comprometterebbe il diritto del titolare del marchio di concedere licenze esclusive a soggetti diversi nei vari Stati. Il titolare del segno, infatti,
185
Cfr. ABBOT F.M., Discussion Paper for Conference on Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Importation in World Trade, in The international intellectual property System: Commentary and Materials, vol. 2, The Hague, London, Boston, 1999, 1786, 1790 e 1795 ss.
186 Tale argomento viene annoverato tra quelli utilizzati a sostegno del mantenimento dell’esaurimento solo comunitario da BONADIO E., Parallel Imports in a Global Market, cit., 156.
187 Detta interpretazione del principio di territorialità e la tesi contraria all’adozione del principio dell’esaurimento internazionale, che su di essa si fonda, sono state efficacemente confutate da AUTERI P.,
Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali, cit., 83 ss. Sul punto si rinvia
alla nota 29, capitolo I, del presente lavoro. In disaccordo con Auteri è invece ROVERATI F., Importazioni parallele da Paesi extracomunitari, cit., 164.
188 PIRES DE CARVALHO N., The TRIPs Regime of Trademarks and Designs, cit., 163. Anche se
tale argomento non ha convinto tutti, si veda ad esempio BONADIO E., Parallel Imports in a Global Market, cit., 157, il quale ritiene giustamente che i prodotti contraffatti ed i prodotti originali importati
non possano essere assimilati e che non si possano vietare le importazioni parallele da Paesi terzi solo perché alcuni importatori ne approfitterebbero cercando di introdurre nel mercato SEE anche prodotti contraffatti.
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a parere di alcuni Autori189, per evitare la concorrenza intra-brand dei suoi licenziatari, rilascerebbe sempre meno licenze. Questo fenomeno, peraltro, sarebbe svantaggioso soprattutto per le piccole-medie imprese, per le quali i contratti di licenza rappresentano un prezioso strumento per accedere ai mercati di vari Paesi del mondo, non essendo esse in grado, a differenza delle multinazionali, di fabbricare direttamente lì i loro prodotti per poi commercializzarli all’estero.
Infine, parte della dottrina sostiene che la previsione di un regime d’esaurimento internazionale potrebbe far sì che i prodotti importati deludano le aspettative dei consumatori, causando, così, un danno alla reputazione del marchio; tale principio, infatti, liberalizzerebbe l’ingresso nel mercato SEE di prodotti contraddistinti dallo stesso segno, ma destinati dal titolare a Paesi terzi e perciò tendenzialmente muniti di qualità intrinseche differenti190.
È stata poi prospettata in dottrina una soluzione di compromesso tra i due opposti regimi d’esaurimento: il c.d. “esaurimento internazionale controllato”. In virtù di tale principio il diritto di marchio non si esaurirebbe automaticamente a seguito della prima immissione in commercio del prodotto, ma sarebbero richieste due ulteriori condizioni, ovvero, che le importazioni parallele rispondano ad un interesse pubblico e che il governo le abbia approvate proprio dopo aver valutato che tale interesse pubblico esiste191.
189 Cfr. PAGENBERG J., The Exhaustion Principle and “Silhouette” Case, cit., 25 ss., secondo il
quale il titolare del marchio dovrebbe essere legittimato ad opporsi all’importazione parallela di beni contraddistinti dal suo marchio e fabbricati dal suo licenziatario in Paesi in cui, a differenza di quello in cui produce lui, il costo del lavoro è inferiore ed inferiori sono anche gli standard di sicurezza. In assenza di tale possibilità di opposizione, pertanto, il titolare dovrebbe ragionevolmente astenersi dal concedere licenze. Cfr. anche PIRES DE CARVALHO N., The TRIPs Regime of Trademarks and Designs, cit., 163.
190
Su questo punto si vedano le considerazioni svolte al paragrafo 3.2 del presente capitolo. Si aggiunga, inoltre, che secondo la parte della dottrina favorevole all’esaurimento internazionale sarebbe nell’interesse dei consumatori poter scegliere tra prodotti di qualità e prezzi diversi. Cfr. BONADIO E.,
Parallel Imports in a Global Market, cit., 157. 191
Tale regime d’esaurimento è stato prospettato da PIRES DE CARVALHO N., The TRIPs Regime of Trademarks and Designs, cit., 166, che lo ritiene, comunque, al pari dell’esaurimento internazionale
tradizionale, in contrasto con il principio di indipendenza, sancito dall’art. 6 CUP in materia di marchi e dall’art. 4 bis CUP in materia di brevetti,.
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