L’interpretazione della Corte EFTA

confermata dalla Suprema Corte federale nel caso “Dyed Jeans”126

. In tale decisione, infatti, i giudici hanno sancito l’illegittimità delle importazioni parallele da Paesi extraeuropei sulla base del principio dell’esaurimento solo comunitario previsto dalla nuova legge marchi tedesca¹²⁷.

4.2. L’interpretazione della Corte EFTA

Nel 1997 la Corte EFTA¹²⁸, nel caso “Mag Instrument”¹²⁹, fu chiamata a pronunciarsi sulla questione riguardante il significato da attribuire all’art. 7.1 dir. 89/104.

Il caso riguardava l’importazione in Norvegia di lampade commercializzate per la prima volta negli USA dal titolare del marchio ed importate parallelamente nello Stato SEE senza il suo consenso. L’attore (il titolare del segno) asseriva la violazione del suo diritto di marchio ex art. 7.1 dir. 89/104, mentre il convenuto (l’importatore parallelo) riteneva che, pur nella vigenza di tale articolo, si sarebbe dovuto continuare ad applicare il principio dell’esaurimento internazionale, vigente fino ad allora in Norvegia.

Il giudice norvegese, investito della questione, ritenne opportuno, ai fini della decisione della causa, rivolgersi alla Corte EFTA, affinché quest’ultima fornisse

126 Suprema Corte federale tedesca, 14 dicembre 1995, I ZR 210793, in IIC, 1997, 131 ss.

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La sentenza in esame ha ad oggetto un caso di importazione parallela in Germania di jeans, contraddistinti dal marchio “Levi’s”, originariamente commercializzati dal titolare del marchio negli USA. È interessante notare, inoltre, che i jeans, prima di essere importati in Germania, erano stati sbiancati, tinti ed in taluni casi trasformati in shorts senza il consenso del titolare del marchio: l’Appello, infatti, pur avendo ancora applicato il principio dell’esaurimento internazionale, aveva comunque dato ragione al titolare del marchio a causa delle modifiche effettuate sui prodotti contraddistinti dal suo segno senza il suo consenso.

128 Ai sensi dell’Accordo SEE la Corte EFTA ha giurisdizione nelle controversie che coinvolgono gli Stati EFTA (in particolare i tre Stati EFTA che hanno siglato l’accordo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; la Svizzera ha preferito concludere accordi bilaterali con l’UE) relative alla dir. 89/104. La Corte EFTA opera in parallelo con la Corte di Giustizia, che, invece, ha giurisdizione nelle controversie sulla dir. 89/104 riguardanti gli Stati membri. In caso di conflitto tra le due Corti non esiste un organo giudiziario superiore.

129 Corte EFTA, 3 dicembre 1997, E-2/97, (Mag Instrument Inc. v. California Trading Company), in IIC, 1998, 316 ss. Il testo della sentenza è pubblicato anche in ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F.,

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un’interpretazione dell’art. 7.1 dir.89/104. In particolare, venne chiesto alla Corte se, pur nella vigenza di tale articolo, potesse essere adottato o continuare ad essere applicato, ove già previsto dall’ordinamento nazionale, il principio dell’esaurimento internazionale.

Nell’incipit della motivazione la Corte EFTA esamina diffusamente il principio dell’esaurimento internazionale e nota come tale principio sia idoneo ad incentivare il libero commercio e la libera concorrenza e come ciò non si possa che tradurre in un vantaggio per i consumatori. Secondo la Corte le importazioni parallele da Paesi estranei al SEE comporterebbero un aumento dei beni contraddistinti dallo stesso marchio sul mercato e ciò si potrebbe facilmente tradurre in una diminuzione del prezzo di tali beni rispetto alla situazione in cui sul mercato siano presenti solo prodotti commercializzati dai distributori autorizzati dal titolare del marchio¹³⁰. Inoltre, a parere dei giudici aditi, il principio dell’esaurimento internazionale non potrebbe ledere in alcun modo la principale funzione del marchio, quella di indicazione dell’origine del prodotto, dal momento che i prodotti importati sono prodotti originali recanti il marchio originale e immessi in commercio per la prima volta dal titolare del marchio o con il suo consenso. Per quanto concerne, invece, le altre funzioni del marchio, nella decisione in esame si ritiene che la funzione di garanzia qualitativa sia da considerarsi come facente parte della funzione di indicazione d’origine, mentre, con riferimento alla funzione attrattiva del marchio e di conseguenza alla tutela della reputazione del segno si sostiene che, trattandosi di una funzione secondaria, la sua eventuale violazione non potrebbe giustificare l’esclusione della possibilità di adottare il principio dell’esaurimento internazionale131

.

La Corte confuta, poi, le tesi dei governi francese, tedesco ed inglese. Tali governi erano, infatti, contrari ad un’interpretazione dell’art. 7.1 dir. 89/104 che lasciasse liberi gli Stati di adottare il principio dell’esaurimento internazionale poiché, a loro parere, ciò avrebbe generato una situazione in cui gli stessi prodotti avrebbero

130 Punto 19 della sentenza.

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potuto essere importati in alcuni Stati e non in altri e ciò sarebbe stato d’ostacolo alla libera circolazione delle merci¹³². Nella sentenza si legge, però, che questa motivazione è priva di valore per quanto riguarda gli Stati EFTA. L’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, infatti, a differenza del Trattato istitutivo della Comunità europea¹³³, non mira a dar vita ad un’unione doganale tra gli Stati, ma solo ad un’area di libero scambio, in cui, come è risaputo, è richiesto un livello di integrazione minore fra i mercati dei partecipanti ed in cui possono circolare liberamente solo i beni che originano dagli Stati firmatari dell’Accordo. Nella Comunità europea, invece, un prodotto è libero di circolare dopo che è stato legittimamente immesso sul mercato di uno Stato membro indipendentemente dall’origine134

. La Corte specifica, inoltre, che l’Accordo SEE non impone agli Stati contraenti l’adozione di una politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi e che gli Stati EFTA non hanno trasferito i loro poteri in materia a nessun organo sovranazionale eventualmente costituito: impedire a tali Stati di adottare o mantenere il principio dell’esaurimento internazionale comporterebbe, quindi, delle limitazioni ingiustificate dei loro poteri¹³⁵.

La Corte conclude, dunque, statuendo che l’art. 7.1 dir. 89/104 non vincola gli Stati EFTA all’adozione del principio dell’esaurimento solo comunitario, ma li lascia liberi di introdurre o mantenere nei loro ordinamenti il principio dell’esaurimento internazionale¹³⁶.

È infine interessante notare che, anche se la Norvegia continuasse ad applicare il principio dell’esaurimento internazionale, i beni oggetto della controversia potrebbero

132 Punto 24 della sentenza.

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Il Trattato istitutivo della Comunità (economica) europea è il Trattato di Roma, che venne firmato nel 1957. Il suo nome venne cambiato in Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) dopo l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht nel 1993 e poi fu di nuovo cambiato in Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009.

134

Punti 25 e 26 della sentenza.

135 Punto 27 della sentenza.

136 Sul caso “Mag Instrument” si vedano anche MANSANI L., La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario, cit., 182 ss.; ALEXANDER W., Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Economic Area, cit., 60 ss.; HOLY A., Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law, cit., 521 ss.; MANZO G., The interpretation of article 7 of council directive 89/104 (the trademark directive), cit., 27 ss.; HAYS T., Parallel importation under European Union law, cit., 273 ss. e 288 ss.