L’approdo all’art. 7.1 dir. 89/104 dopo vari ripensamenti

3. L’orientamento del legislatore europeo

3.1. L’approdo all’art. 7.1 dir. 89/104 dopo vari ripensamenti

Per poter fare riferimento ad una normativa europea che si occupi del tema dell’esaurimento del marchio bisogna attendere il 1988, anno in cui entra in vigore la direttiva 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa. Tale direttiva prevede all’art. 7.1 che il titolare del marchio non possa opporsi all’uso del suo segno da parte di terzi per prodotti immessi in commercio

“nella Comunità”84

da lui o con il suo consenso. Una disposizione del tutto analoga è peraltro prevista dall’art. 13.1 del regolamento 40/94 del 1993 sul marchio comunitario, ora codificato nel regolamento 207/2009.

Appare dunque chiaro che il legislatore europeo si sia schierato a favore dell’esaurimento solo comunitario del marchio; non si può certo dire, però, che il percorso intrapreso, conclusosi con l’adozione delle due norme citate, sia stato immune da cambiamenti di rotta.

Il primo Progetto di direttiva, risalente al luglio del 1979⁸⁵, prevedeva all’art. 5 il principio dell’esaurimento internazionale86. Tale norma, infatti, sanciva l’impossibilità del titolare del marchio di opporsi all’uso del suo segno da parte di terzi per prodotti immessi sul mercato da lui o con il suo consenso, senza specificare che la prima commercializzazione sarebbe dovuta avvenire all’interno della Comunità. Il secondo paragrafo dell’articolo in esame stabiliva, inoltre, che il titolare del segno si sarebbe potuto opporre all’importazione nel territorio comunitario di prodotti contraddistinti dal

84 La locuzione “nella Comunità” è stata sostituita dall’espressione “sul territorio di una parte contraente”, come previsto nell’allegato XVII, punto 4, lettera. C dell’Accordo SEE, firmato il 2 maggio del 1992 ed entrato in vigore nel 1994. Una modifica analoga è stata apportata all’art. 13 reg. 40/94.

85 Il Progetto di direttiva del 1979 è pubblicato in Riv. dir. ind., 1981, I, 84 ss., seguito da un breve commento di Guglielmetti: GUGLIELMETTI G., Il Progetto di direttiva CEE relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sui marchi, in Riv. dir. ind., 1981, I, 88 ss.

86 Una disposizione analoga era stata prevista anche all’art. 14 del Progetto di regolamento sul marchio comunitario. Cfr. GUGLIELMETTI G., Il Progetto di direttiva CEE relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sui marchi, cit., 93.

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suo segno e commercializzati per la prima volta al di fuori di questa solo in presenza di “motivi legittimi”.

La disposizione in esame venne aspramente criticata⁸⁷. Alcuni Autori ritenevano, infatti, che l’accoglimento del principio dell’esaurimento internazionale avrebbe posto i titolari dei marchi comunitari in situazioni di svantaggio rispetto ai titolari dei marchi di Paesi extracomunitari che non accoglievano tale principio⁸⁸ e suggerivano, pertanto, di inserire alla fine dell’art. 5.1 la frase “all’interno del mercato comune” o un’altra proposizione simile.

Nonostante le critiche, la Proposta di direttiva del dicembre del 1980⁸⁹ mantenne, all’art. 6, il principio dell’esaurimento internazionale e lo stesso fece la Proposta di regolamento⁹⁰, anch’essa del dicembre del 1980, all’art. 11. Tale scelta venne motivata, come si evince sia dal considerando n. 9 della Proposta di Regolamento che dalla Relazione⁹¹ su tale Proposta, sulla base della funzione che veniva considerata essere quella propria del marchio: la funzione di indicazione d’origine. Perché tale funzione non venisse lesa era, infatti, del tutto irrilevante il luogo di prima commercializzazione del prodotto marcato. La Relazione fa poi riferimento a due obiettivi della Comunità, dei quali si è tenuto conto nella formulazione dell’art. 11 della Proposta di regolamento: eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci all’interno del territorio europeo ed impedire che la concorrenza venga falsata all’interno di esso. Soprattutto con riferimento al secondo obiettivo, il principio dell’esaurimento internazionale era stato ritenuto essenziale, poiché, in sua assenza, i titolari dei marchi avrebbero potuto

87 Come riportato da GUGLIELMETTI G., Il Progetto di direttiva CEE relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sui marchi, cit., 93.

88 Secondo gli Autori contrari all’adozione dell’esaurimento internazionale, nella situazione descritta, i titolari comunitari dei marchi sarebbero stati danneggiati perché i titolari dei Paesi terzi avrebbero potuto impedire l’importazione nel loro Stato di prodotti da loro commercializzati per la prima volta negli Stati membri; viceversa, i titolari comunitari non si sarebbero potuti opporre nel caso di importazione nel loro Stato di prodotti da loro commercializzati per la prima volta in uno Stato extracomunitario ed avrebbero così subito una maggiore concorrenza. Cfr. GUGLIELMETTI G., Il Progetto di direttiva CEE relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sui marchi, cit., 93-94.

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Il testo della Proposta di direttiva è pubblicato in Riv. dir. ind., 1981, I, 98 ss.

90 Il testo della Proposta di regolamento è pubblicato in Riv. dir. ind., 1982, I, 87 ss.

91 Il testo della Relazione sulla Proposta di regolamento è pubblicato in Riv. dir. ind., 1982, I, 127 ss.

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impedire, facendo valere la loro origine extraeuropea, l’importazione nella Comunità, a prezzi più favorevoli, dei loro prodotti.

Nel 1981 il Comitato economico e sociale espresse un parere in merito ad entrambe le proposte⁹². I dubbi circa l’opportunità di adottare il principio dell’esaurimento internazionale erano così forti che il Comitato arrivò a proporre di limitare l’efficacia del principio dell’esaurimento al solo territorio europeo. Tale proposta fu, però, respinta⁹³. Il Comitato suggerì, allora, nel suo parere, di inserire nel secondo paragrafo degli artt. 6 e 11, rispettivamente della Proposta di direttiva e di regolamento, come esempi di possibili “motivi legittimi” in presenza dei quali il titolare del marchio si sarebbe potuto opporre all’importazione nella Comunità di suoi prodotti commercializzati per la prima volta in Paese extraeuropeo:

o che il prodotto fornito di marchio da importare nella Comunità si differenzi come qualità da quello immesso in commercio nella Comunità sotto lo stesso marchio;

o che il Paese terzo non consenta da parte sua l’importazione in una situazione analoga di prodotti comunitari⁹⁴.

Nel 1983, invece, un parere in merito alla questione dell’esaurimento del marchio fu espresso dal Parlamento europeo⁹⁵, il quale, dopo essersi schierato apertamente a favore dell’esaurimento solo comunitario, invitò la Commissione ad inserire nel testo degli artt. 6 e 11, rispettivamente della Proposta di direttiva e di regolamento, le parole “nella Comunità”. Tale suggerimento venne accolto dalla Commissione, che, nel 1984,

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Il testo del parere del Comitato economico e sociale è pubblicato in Riv. dir. ind., 1982, I, 169 ss.

93 Di tale proposta del Comitato ci dà notizia MANSANI L., La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario, cit., 168. A quanto riferisce l’Autore le proposta venne

respinta solo grazie ad un considerevole numero di astensioni: per l’esattezza, gli astenuti furono 40, i favorevoli 17 ed i contrari 34.

94 Questi due esempi di “motivi legittimi” vengono previsti espressamente nel parere del Comitato solo con riferimento all’art. 6 della Proposta di direttiva; per quanto riguarda l’art. 11 della Proposta di regolamento il parere si limita a rinviare a quanto detto per l’art. 6. Si veda a tal proposito il parere del Comitato economico e sociale, in Riv. dir. ind., 1982, I, 172-173.

95 Di tale parere parla MANSANI L., La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario, cit., 168.