Il diritto d’opzione

Sotto la disciplina previgente, l’attuale diritto d’opzione in capo al datore di lavoro era qualificato come diritto di prelazione, sebbene la dottrina praticamente unanime¹³⁶ ritenesse che non si potesse parlare di prelazione¹³⁷ e riteneva invece la stessa come opzione ex lege¹³⁸. Il testo attuale indica correttamente tale facoltà come diritto d’opzione, allineandosi quindi a quanto sostenuto in dottrina.

Come già anticipato nel paragrafo precedente, il diritto d’opzione è esercitabile sia in regime di brevetto che in regime di segreto. Per quanto riguarda l’esercizio del diritto d’opzione in regime di brevetto, il datore di lavoro può acquistare il brevetto, ottenere una licenza esclusiva o meno, e il diritto a richiedere il brevetto all’estero; se invece il dipendente ha già richiesto il brevetto all’estero, il datore di lavoro ha diritto all’acquisto di quest’ultimo o a una licenza, con o senza esclusiva, sullo stesso¹³⁹. Circa quest’ultimo aspetto, il decreto correttivo del 2010 ha modificato l’oggetto dell’opzione indicando non più l’acquisto del brevetto ma la facoltà di acquisirlo. Come già scritto precedentemente¹⁴⁰ , Mansani¹⁴¹ è del parere di non attribuire alcun valore alla

136 Tra gli altri: GRECO P.–VERCELLONE P., Le invenzioni, cit., p. 239; SENA G.,I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Terza edizione, Giuffrè, Milano, 1990, p. 209.

137 Brevemente, si parla di prelazione quando a parità di condizioni, in caso di volontà di trasferimento, il soggetto ha il diritto a essere scelto rispetto ad altri. Ciò non si verificava secondo quanto era disposto dall’art. 24 c.p.i.: l’esercizio del diritto del datore di lavoro non è subordinato alla volontà del dipendente e tendenzialmente avviene a cifre minori rispetto alle eventuali offerte dei terzi, poiché al valore di mercato deve essere sottratto il valore rappresentante degli aiuti ricevuti dal datore di lavoro.

138 GUIDI E., op. cit., p.324.

139

GRECO P.–VERCELLONE P., Le invenzioni, cit., p. 243; MANSANI L., Invenzioni dei dipendenti e

comunione, cit., p. 530. 140 Cfr. capitolo II §1.3.1.

98 variazione terminologica: diversamente, si dovrebbe ritenere esistente due diversi regimi per i brevetti esteri e quelli italiani, senza alcuna giustificazione e con seri profili di incostituzionalità. Sempre a riguardo dei brevetti esteri, parte della dottrina ammette che la richiesta del brevetto estero possa essere esercitata solamente quando la domanda in Italia sia già stata depositata: la brevettazione all’estero comporta infatti la distruzione del requisito della novità e frustrerebbe di conseguenza la possibilità, riconosciuta dal legislatore, del lavoratore di scegliere se e in che momento brevettare in Italia¹⁴².

Il diritto d’opzione è esercitabile anche in regime di segreto¹⁴³. Il datore di lavoro può pertanto ottenere una licenza esclusiva o meno sull’invenzione in regime di segreto. Il diritto d’opzione non si estende però anche all’invenzione non sfruttata economicamente¹⁴⁴. Il dipendente potrebbe, ad esempio, decidere di non sfruttare economicamente l’invenzione nell’immediato in una prospettiva di perfezionamenti futuri. Qualora il datore abbia ottenuto licenza esclusiva e il lavoratore non abbia richiesto il brevetto, Sena¹⁴⁵ sostiene che il datore di lavoro può procedere alla brevettazione in qualità di avente causa dell’inventore. Se, il diritto d’opzione in capo al datore di lavoro non include anche la possibilità di acquistare il diritto al brevetto, l’Autore ritiene che non vi sono ragioni per impedire che, dopo aver ottenuto il diritto all’uso esclusivo, il datore di lavoro proceda alla brevettazione dell’invenzione.

Il terzo comma prevede un termine di tre mesi per l’esercizio del diritto d’opzione a partire dal momento in cui il datore di lavoro riceve la comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. Coerentemente con quanto precedentemente sostenuto circa l’ammissibilità dell’esercizio del diritto d’opzione anche rispetto all’invenzione usata in regime di segreto, il termine è da considerarsi come dies ad quem¹⁴⁶, cioè come termine ultimo. Se il termine fosse

all'opposto considerato dies a quo, quindi come termine iniziale, sarebbe forzatamente esclusa la possibilità di ricomprendere le invenzioni non ancora brevettate. Di conseguenza, qualora il lavoratore ometta la comunicazione, per il

142 GRECO P.–VERCELLONE P., Le invenzioni, cit., p. 245.

143

SENA G.,op. cit., 2011, p. 192; DI CATALDO V., op. cit., p. 238; BETTINI M., op. cit., p. 142.

144 BETTINI M., op. cit., p. 142.

145 SENA G.,op. cit., 2011, p. 192. 146 DI CATALDO V., op. cit., p. 238.

99 datore di lavoro, che sia venuto comunque a conoscenza dell’invenzione, non rileva il termine previsto dalla disciplina¹⁴⁷. Per quanto riguarda l’esercizio del diritto di opzione rispetto l’invenzione utilizzata in regime di segreto, analogicamente si ritiene che esso debba avvenire entro il termine di tre mesi dal momento della comunicazione¹⁴⁸ e non invece rispetto al termine di prescrizione ordinaria¹⁴⁹. Se al contrario fosse così, oltre a considerazioni di sistematicità della disciplina, l’inventore prima di poter disporre liberamente dell’invenzione dovrebbe attendere il decorrere di un termine lunghissimo.

Passiamo ora ad analizzare specificamente l’esercizio dell’opzione. Il datore di lavoro, compiuta la sua scelta, deve comunicare all’inventore la sua intenzione di acquistare il brevetto o la licenza, in maniera esclusiva o meno, e per quali Stati e offrire il prezzo o il canone¹⁵⁰. Se non è già decorso il termine per l’esercizio del diritto d’opzione, il dipendente deve dare il proprio consenso. In caso di opposizione del dipendente, il datore di lavoro può ottenere una sentenza costitutiva in base all’art. 2932 del codice civile151

. Per quanto riguarda i casi di disaccordo sul prezzo o sul canone, il quarto comma dell’art. 64 c.p.i. prevede che sia un collegio di arbitratori a decidere¹⁵².

Se è decorso il termine, o il datore rinuncia espressamente all’esercizio dell’opzione, il lavoratore può sfruttare l’invenzione sia in regime di brevetto, con la possibilità di trasferirlo a terzi o sfruttarlo in proprio, che di segreto, nuovamente in proprio o attraverso la concessione di licenze. È necessario però essere più precisi. Sicuramente il decorso del termine libera il dipendente da quanto previsto dal terzo comma dell’art. 64 c.p.i., ma occorre verificare cosa succede sul piano del rapporto di lavoro e in particolare se gli obblighi di fedeltà e non concorrenza rimangono validi. Qualora il dipendente sfrutti l’invenzione, sia attraverso la brevettazione che in regime di segreto, e abbia rassegnato le dimissioni, non sorge alcun problema e il lavoratore è libero dai vincoli ex art.

147 GRECO P.–VERCELLONE P., Le invenzioni, cit., p. 243, nota 84.

148 UBERTAZZI L.C., I profili soggettivi, cit., p. 35.

149 PELLACANI G.,La tutela delle creazioni, cit., p. 266. 150

MANSANI L., Invenzioni dei dipendenti e comunione, cit., p. 530.

151 PELLACANI G.,La tutela delle creazioni, cit., p. 266; VANZETTI A.-DI CATALDO V., op. cit., p. 423.

100 2105 codice civile^153,154. Se invece persiste il rapporto di lavoro, si profila la possibilità della violazione degli obblighi di non concorrenza¹⁵⁵. A questo proposito, a parere di chi scrive è corretta l’impostazione proposta da Pellacani156

. Il datore di lavoro ha nel diritto d’opzione la tutela accordatagli dal legislatore ad essere preferito a terzi: implicitamente è quindi riconosciuta la possibilità della cessione dell’invenzione ad altri. Se egli decide di non avvalersene, è quindi consentita la proposta di cessione a terzi. Inoltre, in tal modo, si soddisferebbe l’interesse generale alla promozione dell’innovazione e alla diffusione dei trovati, interesse che è alla base della disciplina dei brevetti. Riguardo invece al dipendente che decida di sfruttare in proprio l’invenzione, si configurerebbe la concorrenzialità dell’attività del lavoratore rispetto a quella del datore di lavoro, con la violazione del vincolo di fedeltà derivante dal perdurare del rapporto di lavoro, con la legittimazione di provvedimenti disciplinari e l’integrazione degli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

Infine, se il datore di lavoro fallisce, è stato sostenuto¹⁵⁷ che il curatore è legittimato a esercitare il diritto d’opzione e il fallimento non interrompe il termine di esercizio.