Oggetto dell’obbligazione

2.1.1 La previsione dell’attività inventiva come oggetto del

contratto o del rapporto

6 PELLACANI G., Tutela del lavoro e tutela della proprietà industriale. Per una lettura costituzionalmente orientata della disciplina delle invenzioni del lavoratore, in Aida, 2005, p. 38;

VIDIRI G.,Il codice della proprietà industriale e le invenzioni del lavoratore, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2005, p. 709.

76 La dottrina maggioritaria ⁸ e una parte della giurisprudenza ⁹ , specificamente quella più risalente, ritengono corretto limitare il discrimen alla previsione dell’attività inventiva come oggetto del contratto. Tale posizione parte dall’assunto che il primo comma riguardi il caso dell’inventore impiegato perché inventi¹⁰. È quindi necessario che l’attività inventiva sia indicata nell’oggetto del contratto. La prestazione è pertanto funzionale alla realizzazione dell’invenzione e tale deve essere stata la volontà delle parti nell’intendere il rapporto di lavoro: esso è costituito affinché il datore di lavoro possa acquistare i diritti derivanti dall’invenzione. Chiaramente l’invenzione è da considerarsi come esito potenziale e non certo e l’obbligazione sarà di comportamento e non di risultato. Si ritiene che l’elemento retributivo indicato dalla norma sia da considerare come indice della volontà delle parti circa l’effettivo incarico del dipendente¹¹ e non richieda invece un’eventuale valutazione ex post dei risultati raggiunti o dell’idoneità dell’attività alla realizzazione dell’invenzione. L’attività inventiva è stata voluta e quindi l’inventore è stato pagato nella prospettiva dell’invenzione12

. Tale corrente dottrinale ritiene che non si possa interpretare l’elemento retributivo in altra maniera¹³. Il lavoratore ha sempre e comunque diritto a una retribuzione congrua rispetto la sua prestazione e non sembra possibile leggere il disposto del primo comma nel senso di richiedere una retribuzione maggiore rispetto quella garantita costituzionalmente e già protetta ex. art. 36 cost.¹⁴.

Nella prima fattispecie rientrano, secondo questa interpretazione, non solamente i casi in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto principale dell’obbligazione, ma anche quand’essa non sia oggetto esclusivo e sia posta in concorso con attività non inventive¹⁵. Secondo Ubertazzi¹⁶ bisognerebbe però

8 GRECO P.–VERCELLONE P., Le invenzioni, cit., p. 216; DI CATALDO V., I brevetti per invenzione

e per modello art. 2584-2594, in Il codice civile - commentario diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè,

Milano, 2012, p. 230; GALLI C.,Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti, in Riv. dir. ind.,

parte 1, 1997, p. 22; UBERTAZZI L.C., I profili soggettivi del brevetto, Giuffrè, Milano, 1985, p. 15.

9

Cass. sez. lav., 6 marzo 1992, in Dir. lav., 1993, p. 139.

10

GRECO P.–VERCELLONE P., Le invenzioni, cit., p. 216.

11 GALLI C.,Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti, in Riv. dir. ind., parte 1, 1997, p. 23. 12 DI CATALDO V., op. cit. p. 230.

13 GRECO P.–VERCELLONE P., Le invenzioni, cit., p. 215.

14

UBERTAZZI L.C.,La ricerca dipendente, in Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia, Giuffrè, Milano, 1987, p. 571.

15 GRECO P.–VERCELLONE P., Le invenzioni, cit., p. 218.

77 verificare che, anche quando l’attività inventiva non sia l’attività prevalente, l’invenzione si configuri come la soluzione del problema che era stato affidato in concreto al dipendente. Pure, si ritiene che possa essere applicato il primo comma quando la volontà contrattuale non sia esplicita ma risulti dall’interpretazione della volontà delle parti¹⁷. Se si considera il primo comma dell’art. 64 c.p.i. espressione del principio lavoristico dell’attribuzione al datore di lavoro dei risultati del dipendente, pare difficile ritenere che ciò debba avvenire in base a rigorosi criteri¹⁸. Ugualmente, è possibile immaginare una mansione inventiva sopraggiunta durante il rapporto di lavoro e non prevista originariamente: la modificazione consensuale deve però incidere sostanzialmente sulla prestazione dovuta¹⁹. Non troverà invece applicazione il primo comma in tutti i casi in cui il lavoratore si occupi di normale attività e le clausole contrattuali che prevedono l’attività inventiva siano da considerarsi clausole di stile poste a vantaggio del datore di lavoro²⁰.

2.1.2 L’attività inventiva

Dopo aver esaminato la misura richiesta della previsione dell’attività inventiva, occorre comprendere cosa s’intende con il termine «dell’attività inventiva».

Una prima posizione²¹ definisce come attività inventiva ogni tipo di mansione relativa ad attività di studio, di ricerca e di progettazione, che sia, anche potenzialmente, prodromica alla realizzazione di un’invenzione. Sarebbe quindi sufficiente che il dipendente operi all’interno di laboratori o centri di ricerca perché la sua attività sia qualificabile come attività inventiva e che di conseguenza, in caso di invenzione, trovi applicazione il primo comma.

17

SENA G., I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Giuffrè, Milano, 2011, p. 180;

UBERTAZZI L.C., I profili, cit., p. 33.

18 UBERTAZZI L.C., I profili, cit., p. 33; SENA G.,op. cit., 2011, nota 26, p. 180. In opposizione

però a quanto sostenuto in Cass., sez. lav., 16 gennaio 1979, in Riv dir. Ind., 1980, p.264, che richiedeva appunto, l’interpretazione della volontà delle parti secondo rigorosi criteri restrittivi.

19 GRECO P.–VERCELLONE P., Le invenzioni, cit., p. 219.

20 SENA G.,op. cit., 2011, p. 181; GRECO P.–VERCELLONE P., Le invenzioni, cit., p. 219.

78 Tale lettura si scontra con la realtà odierna del mondo industriale: dalla crescente importanza dell’innovazione consegue che l’invenzione è inserita in un contesto strutturato e organizzato ed è sempre meno eventuale²², e spesso al lavoratore è richiesto sempre più un apporto creativo e di autonomia²³. Considerato che la gran parte dei brevetti è realizzata in centri di ricerca²⁴ , se si qualifica l’attività di studio, di ricerca e di progettazione come attività inventiva richiesta ai fini dell’applicabilità della fattispecie dell’invenzione di servizio si aumenta in maniera eccessiva l’ambito di applicazione della stessa a scapito della fattispecie al secondo comma.

La Corte di Cassazione,²⁵ nel tentativo di delineare in maniera più precisa la linea di distinzione tra le due fattispecie, stabilisce che si debba valutare la volontà delle parti per accertare se abbiano voluto come oggetto e causa del contratto non solo l’attività inventiva ma anche l’invenzione, rispetto alla quale l’attività svolta dal lavoratore è funzionale e prodromica. L’invenzione si trasforma quindi da fine della prestazione ad oggetto del contratto, con l’effetto che nel contratto deve essere quindi indicata la cessione dei diritti relativi all’eventuale invenzione e un relativo corrispettivo economico; altrimenti il dipendente avrà diritto all’equo premio. La dottrina²⁶ si è dimostrata poco incline a condividere tale posizione sia sul piano logico che su quello pratico. Secondo quando sostenuto dalla Cassazione perché si possa applicare la fattispecie prevista al primo comma non sarebbe sufficiente la previsione dell’attività inventiva finalizzata alla realizzazione dell’invenzione, né una retribuzione superiore per il lavoratore inventore rispetto ai lavoratori appartenenti allo stesso livello: è necessario che per la cessione di eventuali invenzioni realizzate sia previsto uno specifico corrispettivo. Sul piano pratico questo rigore formale si configurerebbe come sistema di protezione per le aziende che, tramite l’esplicita menzione nel contratto dell’attività inventiva e la previsione di una parte della retribuzione per

22

SANDRI S.,Anche il ricercatore può avere diritto all’equo premio, in Dir. Ind., 1998, p. 115. 23 GALANTINO L.,I riflessi dell’innovazione tecnologica sull’inquadramento professionale e sulla struttura retributiva dei lavoratori, in Innovazione tecnologica e professionalità del lavoratore,

Atti del Convegno tenutosi a Modena il 6 marzo 1986, Padova, 1987

24

Viene indicata una percentuale intorno all’ 80% in PELLACANI G.,La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 1999, p. 98.

25 Cass. sez. lav. 5 novembre 1997, in Riv. dir. Ind., 1998, p. 187.

79 le eventuali invenzioni realizzate, si assicurerebbero così la certezza di non dovere accordare l’equo premio al dipendente.

Tra questi due estremi, è possibile individuare una posizione intermedia. Tale lettura suggerisce di andare oltre alla nozione astratta di attività inventiva, controllando invece che nel caso concreto l’attività svolta e l’invenzione siano collegate da un nesso di causalità forte²⁷. L’invenzione deve poter essere configurabile quale esito programmato dell’attività alla quale il lavoratore era preposto: se chiaramente questo avviene nell’attività inventiva in senso stretto, è possibile anche che la realizzazione dell’invenzione sia stata programmata come fine (almeno sperato) di attività diverse quali ad esempio il perfezionamento di impianti o procedimenti e la sperimentazione di prodotti.