CAPITOLO IV QUESTIONI IN TEMA DI INVENZIONI DEL
2. La disciplina del Regno Unito
2.2 Il diritto alla compensazione del dipendente
Il testo originale del Patent Act 1977 prevedeva che, quando l’invenzione appartiene al datore di lavoro, il dipendente potesse avere diritto a un premio economico o a una compensazione in base al vantaggio ottenuto dal datore di lavoro grazie al brevetto. Tale vantaggio deve essere qualificabile come “eccezionale”.68
Nel 2004, nel tentativo di promuovere il processo di innovazione e di favorire la creazione di invenzioni, l’Ufficio brevetti presentò una serie di proposte che includevano tra le altre l’introduzione delle invenzioni non brevettate ai fini della remunerazione aggiuntiva del dipendente, una modifica sull’onere
66 THORLEY S.-MILLER R.-BURKILL G.-BIRSS C., op. cit., p. 102.
67 THORLEY S.-MILLER R.-BURKILL G.-BIRSS C., op. cit., p. 103.
143 della prova in capo al dipendente e una definizione più precisa dei parametri69. Il testo finale della riforma intervenne tuttavia su un solo punto: il parametro del
“outstanding benefit”, legato prima solo al brevetto, è ora da considerarsi in
riferimento anche all’invenzione.
La previsione legislativa riguardante l’“outstanding benefit” è stata criticata per la totale mancanza di precisione, l’ambiguità e la presenza di requisiti difficili da soddisfare. Durante l’approvazione del Patents Act presso la Camera dei Lords nel 1977, Lord Nelson di Stafford si espresse così a riguardo:
«Non ho mai visto in vita mia un insieme di termini così vaghi. Che compensazione, chi ne è responsabile, che cosa si intende con “outstanding benefit”, che valore bisogna attribuire a questo e a quello?»
«Ho difficoltà a pensare chi potrà essere il Salomone della situazione che deciderà in tutta
questa vaghezza e attribuirà una compensazione quando chiesta» 70
Effettivamente, da quando è in vigore il Patent Act, in un solo caso il lavoratore subordinato risultò vincitore in una controversia riguardante l’attribuzione della remunerazione aggiuntiva71
.
2.2.1 Il caso Kelly v GE Healthcare
Nel caso in questione gli attori erano due ricercatori, Kelly e Chiu, impiegati presso la Amersham, impresa poi acquistata dalla GE Healthcare Ltd, parte convenuta nella causa. Nella sentenza il giudice Floyd ha cercato di specificare meglio i termini previsti dal Patents Act. Con “outstanding benefit” si deve intendere qualcosa di speciale, fuori dal normale e sicuramente qualcosa di più che significativo, buono o effettivo. A tale scopo è utile comparare la
69
LEE Y.–LANGLEY M.,Employee’s inventions: statutory compensation schemes in Japan and the UK, in E.I.P.R., 2005, p. 252.
70 Così in lingua originale: «I have never seen such a collection of vague terms in my life. What
compensation, who is responsible, what is outstanding benefit, what value is to be put on this and what on that?» «Who is to be the Solomon who will sort out all these vaguenesses at the end of the day and adjudicate on compensation when a claim is made, I hesitate to think.” (Così citata in
HOWELL C.,op. cit., p. 374).
144 situazione dell’impresa grazie al vantaggio fornito dal brevetto rispetto all’ipotetica situazione in cui lo stesso fosse mancato. Il brevetto deve essere causa del vantaggio conseguito dall’impresa, anche se può non essere l’unico motivo. La valutazione del vantaggio deve essere effettuata ex-post, alla luce di tutti i possibili benefici derivanti dall’invenzione; di conseguenza è necessario che questo tipo di valutazione non avvenga al momento in cui il brevetto è rilasciato. Si deve poi reputare “giusto” che il dipendente riceva il premio72
.
Nel caso in questione, fu ritenuto che i brevetti conseguiti dai due dipendenti portarono beneficio all’impresa. Il loro prodotto fu di gran lunga il miglior prodotto dell’azienda. Le vendite superarono i 20 milioni di sterline, mentre prodotti simili non superarono tale cifra. Nel 2007 il totale delle vendite aveva raggiunto la cifra complessiva di 1.3 miliardi di sterline. Altri prodotti venuti a disposizione della Amersham a seguito dell’acquisizione di un’altra compagnia, nonostante avessero un successo simile, non erano comparabili sul piano del vantaggio conseguito dall’azienda a causa dei costi significativi dovuti all’acquisizione rispetto ai bassi costi di ricerca e sviluppo interno del prodotto realizzato da Kelly e Chiu. Il vantaggio fu quindi considerato “outstanding” non solo per il volume di vendite raggiunto ma anche perché il prodotto fu un fattore chiave nei contratti di acquisizione di altre imprese73.
Rispetto la giustezza del premio, si considerò che il fatto che i due inventori non avevano mai avuto rimostranze sul loro trattamento non ostava al riconoscimento della compensazione74.
Per quanto riguarda il calcolo del vantaggio conseguito dall’impresa, le parti proposero due diverse soluzioni, entrambe rigettate dalla Corte. Amersham propose un approccio ex-ante, nel quale venivano prese in conto le royalties di prodotti simili. I due dipendenti invece suggerirono di calcolare la differenza di profitto rispetto all’ipotetica soluzione in cui era assente il brevetto, individuata in circa il 60% dei profitti. La Corte invece fece riferimento al fatto che, in assenza di brevetto e in presenza di una minima e generica competizione, il prezzo del
72 Kelly v GE Healthcare, 2009, EWHC 181 (Pat), 17-31.
73
HOBSON A.–SHAFRAN T.,Kelly and Chiu v GE Healthcare Limited: pharmaceutical companies at risk of successful employee inventor compensation claim following landmark ruling, in E.I.P.R.,
2009, p. 525.
145 prodotto sarebbe sceso di circa il 10% di metà delle vendite. Tale effetto si sarebbe poi ripercosso sui profitti, con un mancato guadagno stimato essere di 50 milioni di sterline75.
Infine la Corte affrontò il problema di calcolare la quota del vantaggio conseguito dall’impresa da attribuire ai dipendenti. In primo luogo furono esplicitate le seguenti osservazioni 76 . Kelly era un impiegato con più responsabilità rispetto a Chiu. Entrambi i dipendenti ricevano un trattamento salariale in linea con gli standard industriali. Lo sforzo e l’abilità dei due lavoratori era stato di alto livello. Era stato escluso l’intervento di altre persone nella realizzazione dell’invenzione. I due dipendenti non avevano svolto lavoro di routine, ma era stato loro richiesto creatività, ingegno e apporto personale. La Corte stabilì che in generale la compensazione può avere un valore che va da 0 al 33% del vantaggio conseguito dall’impresa. Nel caso in questione la Corte ritenne giusto che ai dipendenti fosse riconosciuto il 3% dei 50 milioni. Tenuto conto di quanto detto circa le differenze tra i due dipendenti, a Kelly fu riconosciuto il 2% mentre a Chiu l’1%.
2.2.2 Il caso Shanks v Unilever Plc.
Un caso più recente77 ha portato in luce nuovi profili e questioni sulla materia. L’attore della controversia era il Professore Shanks, che inventò un dispositivo elettrochimico per testare il livello di glucosio nel sangue, utilizzato poi nei kit per misurare il diabete. Al momento della realizzazione dell’invenzione il Professore era impiegato presso la Unilever UK Central Resources Ltd, azienda di ricerca facente parte del gruppo Unilever. Il brevetto, dopo il suo rilascio, fu assegnato alla società capogruppo che per alcuni anni non la sfruttò economicamente. Circa dieci anni dopo la concessione del brevetto, Unilever decise di concedere lo sfruttamento della privativa in licenza ad altre compagnie: i contratti di licenza fruttarono profitti per circa 23 milioni di sterline. Due perizie
75 Kelly v GE Healthcare, 2009, EWHC 181 (Pat), 172.
76 Kelly v GE Healthcare, 2009, EWHC 181 (Pat), 173-189.
146 di parte illustrarono che il brevetto era stato ampiamento sottovalutato e avrebbe potuto portare profitti vicini al miliardo di sterline.
Il primo punto sollevato dal caso in questione è legato al fatto che il vantaggio derivato dallo sfruttamento del brevetto era stato ricevuto non dal datore di lavoro del dipendente ma dalla società madre. È pacifico che, in base al
Patents Act, debba essere considerato il vantaggio conseguito non solo dal datore
di lavoro ma anche da una persona a lui connessa78. La parte attrice, il Professor Shanks, domandò che tale elemento fosse interpretato nel senso di immaginare un’ipotetica terza entità. Di seguito, la quota del vantaggio che avrebbe ricevuto non sarebbe stata più calcolata sui 23 milioni di sterline ricevute dalla Unilever, ma sul miliardo di sterline, somma stimata che si sarebbe potuta ricevere se l’invenzione fosse stata sfruttata al meglio79
. La questione fu risolta dalla Corte d’Appello in via incidentale80
. Non si deve fare riferimento a un’entità astratta ma all’effettivo datore di lavoro e la norma concerne il reale vantaggio ottenuto e non quello che si sarebbe potuto ottenere se si fosse sfruttato altrimenti il brevetto. Non vi sono norme che impongano al datore di lavoro di utilizzare il brevetto e può essere parte della strategia industriale di un’impresa decidere di non sfruttare un’invenzione81
.
La seconda questione verteva sul ragionamento per il quale in imprese grosse, coinvolte in contratti multimilionari, un singolo contratto multimilionario non può certamente dirsi “straordinario”82
, con il rischio che ai dipendenti inventori assunti presso di esse risulterebbe difficile riconoscere loro la compensazione addizionale. Nell’appello incidentale83, il Giudice Jacob espresse l’idea che, al di là della poca chiarezza del testo legislativo, il Parlamento non volesse danneggiare gli inventori assunti presso grosse imprese. Nella sentenza di appello tale considerazione è stata in qualche modo confermata84: la grandezza e la proficuità economica di un’azienda non sono un impedimento assoluto al
78 “A person connected” in lingua inglese.
79 HOWELL C.,op. cit., p. 377.
80 Unilever Plc v Shanks, 2010, EWCA Civ 1283.
81
HOWELL C.,op. cit., p. 381.
82 GEC Avionics LTD’s Patent, 1992, R.P.C. 107.
83 Unilever Plc v Shanks, 2010, EWCA Civ 1283, 17.
147 possibile riconoscimento della straordinarietà del vantaggio conseguito grazie all’invenzione o il relativo brevetto85
. La Corte di appello conferma la decisione di non concedere il compenso addizionale al Professor Shanks. I profitti ottenuti tramite la licenza del brevetto non possono essere considerati straordinari non perché la Unilever fosse impresa troppo grande e neanche perché i 23 milioni di sterline comparati aritmeticamente ai profitti dell’impresa fossero una piccola somma. La valutazione fu invece effettuata tramite diversi fattori che includevano anche la dimensione e la natura dell’impresa, così come richiesto dal testo legislativo86.
Infine, pur se non fu riconosciuta al dipendente la remunerazione addizionale, la Corte di appello decise comunque sull’eventuale percentuale che il Professore Shanks avrebbe ricevuto in caso contrario. La Corte stabilì che a quest’ultimo non sarebbe potuto spettare più di quanto ottenuto da Kelly e Chiu complessivamente87, cioè il 3%88, in quanto, sebbene l’investimento di Unilever non presentasse alcun profilo di rischio comparato a quanto fatto da Amersham, il contratto di licenza del brevetto relativo all’invenzione di Shanks fu ottenuto anche grazie alle dimensioni e alle risorse finanziarie di Unilever.