L’interpretazione del parere 1/09

Il punto focale della discussione riguardante la legalità di un sistema coinvolgente anche il Regno Unito riguarda l’interpretazione del parere emesso l’8 marzo 2011 dalla Corte di giustizia ove la stessa si è pronunciata in merito alla compatibilità del previgente progetto di Accordo, di cui si è già accennato nei precedenti paragrafi e che ora si analizza in misura più approfondita in relazione alla possibile partecipazione di uno Stato extra-UE ad un Accordo istitutivo di un Tribunale unificato in materia di brevetti.

comune: a) il tribunale unificato dei brevetti, istituito dall’accordo su un tribunale unificato dei brevetti; b) […].».

548 Art. 2 Accordo TUB: «Ai fini del presente accordo si intende per: a) […]; b) «Stato membro», uno Stato membro dell’Unione; c) «Stato membro contraente», uno Stato membro parte del presente accordo.»

549 Art. 62 CVDT (Mutamento fondamentale di circostanze): «1. Un fondamentale mutamento di circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non può̀ essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che: a) l’esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che b) tale cambiamento non abbia l’effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.».

550 T. MÜLLER STOY, R. TESCHEMACHER, B. PAGENBERG, The Unitary Patent & Unified Patent

Court System – Persepctives after the Brexit Referendum, in Chambers & Partners, 29 novembre 2016; contra A. OHLY,R.STREINZ, Can the UK stay in the UPC system after Brexit?, cit., p. 247 ove l’autore sostiene che l’art. 62 CVDT sia nel caso di specie inapplicabile non costituendo la continua partecipazione del Regno Unito una violazione del diritto dell’Unione Europea ed essendo la disposizione applicabile solamente in casi eccezionali e nello specifico quando: a) il cambiamento abbia costituito una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato; b) tale cambiamento non abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base al trattato. Nella sua opinione gli altri Stati membri contraenti potrebbero invocare l’art. 62 CVDT solamente nel caso in cui la partecipazione del Regno Unito al sistema a seguito del recesso non fosse compatibile con il diritto dell’UE, integrando così una violazione del diritto dell’Unione.

Come noto, il precedente progetto di accordo era un accordo internazionale misto che prevedeva la partecipazione dell’Unione Europea, degli Stati membri UE aderenti alla cooperazione rafforzata e degli Stati terzi partecipanti alla CBE. Il disegno di accordo creava un «Tribunale dei brevetti europei e comunitari» (in seguito «Tribunale sui brevetti») competente a decidere sulle azioni promosse da privati sia con riguardo al tradizionale «brevetto europeo» sia al «brevetto comunitario» (oggi «brevetto europeo con effetto unitario»)551.

La Corte di giustizia concluse per la non compatibilità del progetto di Accordo con i Trattati in quanto la proposta collocava il «Tribunale sui brevetti» al di fuori del quadro istituzionale e giuridico dell’Unione e di conseguenza erano messi a rischio il rispetto e la supremazia del diritto dell’Unione e l’interpretazione ed applicazione uniforme dello stesso.

Il ragionamento logico del parere 1/09 muove da alcune premesse in relazione alle competenze attribuite dai Trattati alla Corte di giustizia e agli Stati membri.

In particolare viene sottolineato che è compito della Corte di giustizia «garantire il rispetto dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione quale istituito dai Trattati»552 e, in condivisione con gli organi giurisdizionali degli Stati membri, quello di «assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati»553.

La Corte prosegue affermando che è responsabilità propria degli Stati membri, in forza del principio di leale collaborazione ai sensi dell’art. 4, par. 3 c. 1 TUE, quello di «garantire, ciascuno sul proprio territorio, l’applicazione e l’osservanza del diritto dell’Unione» e di adottare in forza del c. 2 della medesima disposizione «ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione»554.

551 Si noti che il parere 1/09 si riferisce al «brevetto comunitario» in conformità con la richiesta di parere, che è avvenuta prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Si precisa che a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il termine «brevetto comunitario» non risulta più essere tecnicamente corretto ma, d’altra parte, non è possibile utilizzare nemmeno il termine «brevetto europeo» che si riferisce al brevetto rilasciato sulla sola base della CBE. Dunque per distinguerlo si utilizzano i seguenti termini: brevetto unitario, brevetto europeo con effetto unitario, brevetto UE.

552 Parere 1/09, punto 67.

553 Parere 1/09, punto 66.

In seguito, la Corte ha analizzato le disposizioni del progetto di accordo. In primo luogo ha sottolineato che il progetto di accordo investendo il Tribunale, in virtù dell’art. 15555, di «competenze esclusive in relazione a un numero rilevante di azioni promosse da privati in materia di brevetti» subentra nelle competenze degli organi giurisdizionali degli Stati contraenti privandoli di esse556; in secondo luogo, la Corte ha posto l’accento sul fatto che il Tribunale ha il compito, ai sensi dell’art. 14 bis557

«di interpretare e di applicare il diritto dell’Unione»558, e, di conseguenza, priva gli

organi giurisdizionali degli Stati membri in tale ambito «del loro compito di dare attuazione al diritto dell’Unione, in qualità di giudici di «diritto ordinario» dell’ordinamento giuridico dell’Unione e, pertanto, della facoltà prevista dall’art. 267 TFUE, […] e dell’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale [in materia di brevetti]»559.

La Corte chiarisce che la posizione della Corte di giustizia del Benelux risulta essere diversa rispetto al «Tribunale dei brevetti» in quanto essa «costituisce un organo giurisdizionale comune a diversi Stati membri e, di conseguenza, è situata nel sistema

555 Art. 15 del progetto di accordo («Competenza giurisdizionale»): «1) Il Tribunale ha competenza giurisdizionale esclusiva in relazione a: a) azioni per violazioni effettive o rischio di violazioni di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze; a 1) azioni di accertamento di non contraffazione; b) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; c) azioni o domande riconvenzionali di nullità di brevetti; d) ricorsi per risarcimenti di danni o azioni di indennizzo derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto pubblicata; e) azioni correlate all’utilizzo dell’invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull’utilizzo precedente del brevetto; f) azioni per la concessione o la revoca di licenze obbligatorie correlate a brevetti comunitari; g) di compensazione per licenze […]. 2) Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati contraenti sono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti comunitari ed ai brevetti europei che esulano dalla competenza esclusiva del Tribunale.».

556 Parere 1/09, punto 72.

557 Art. 14 bis del progetto di accordo («Diritto applicabile»): «1) Nel conoscere una causa ad esso proposta ai sensi del presente accordo, il Tribunale rispetta il diritto comunitario e fonda le proprie

decisioni sui seguenti strumenti: a) il presente accordo; b) il diritto comunitario direttamente applicabile, in particolare il regolamento (…) del Consiglio relativo al brevetto comunitario, e la legislazione nazionale degli Stati contraenti che attua il diritto comunitario; (…); c) la convenzione sul

brevetto europeo e la legislazione nazionale adottata dagli Stati contraenti in conformità della convenzione sul brevetto europeo; e d) le disposizioni degli accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti tutte le parti contraenti.

2) Nella misura in cui il Tribunale fonda le sue decisioni sul diritto nazionale degli Stati contraenti, la legge applicabile è determinata: a) dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto comunitario, o b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto comunitario, dagli strumenti internazionali sul diritto internazionale privato di cui tutte le parti contraenti sono parti; ovvero; c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere (a) e (b), dalle disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come determinato dal Tribunale […]” (corsivo aggiunto)»

558 Parere 1/09, punto 73.

giurisdizionale dell’Unione [e] le sue pronunce sono soggette a procedure in grado di garantire la piena efficacia delle norme dell’Unione»560. Si deve notare che tale suggerimento è stato di fondamentale importanza nelle negoziazioni di modifica del progetto di Accordo.

Infine, la Corte ha sottolineato l’impossibilità di iniziare un procedimento di infrazione qualora una pronuncia del «Tribunale sui brevetti» violasse il diritto dell’Unione, oltre alla mancanza di una qualsivoglia responsabilità risarcitoria in capo agli Stati membri561.

In sintesi il progetto di accordo venne ritenuto non compatibile con il diritto dell’Unione Europea in quanto attribuiva delle competenze esclusive in materia di brevetti ad un giudice internazionale situato al di fuori della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione, privando gli organi giurisdizionali degli Stati membri delle competenze in materia di interpretazione e di applicazione del diritto dell’Unione e la Corte di giustizia della propria competenza a risolvere in via pregiudiziale, le questioni proposte da detti giudici, snaturando di conseguenze le competenze attribuite alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri dai Trattati562.

La dottrina maggioritaria e le istituzioni europee hanno recepito il parere 1/09 come preclusivo all’istituzione di un tribunale sui brevetti comune a Stati membri UE e a Stati extra-UE563 e hanno conseguentemente modificato l’Accordo seguendo la linea predisposta dalla Commissione in un «Non Paper»564 presentato a maggio 2011

560 Parere 1/09, punto 82.

561 Parere 1/09, punto 88.

562 Parere 1/09, punto 89.

563 Si noti come uno degli attuali più grandi sostenitori di un sistema coinvolgente anche Stati extra-UE prima del referendum sosteneva del referendum l’interpretazione contrari. Si veda: W. TILMANN,

Das Europäische Patentgericht nach dem Gutachten 1/09 des EuGH, in GRUR Int., 2011; ID,

EUCJ-Opinion 1/09 – Analysis and Consequences, 5 aprile 2011 [http://www.eplawpatentblog.com/2011/March/EPLAW28.3.pdf] ove in particolare l’autore sostiene che il parere è ostativo della partecipazione degli Stati extra-UE affermando che: «[…] I see one “string arguments” from Nr. 79, 80 (deprive) to 82 (Benelux Court being “within the judicial system of the EU, subject to the mechanisms capable of ensuring the full effectiveness of the rules of the European Union”), to 86-88 (no sanctions) to 89 (“conferring on an international court which is outside the institutional and judicial framework of the European Union an exclusive jurisdiction”): It is the non EU-States participation in the Agreement which, in the opinion of the Court, would make the difference: The centralised court could not be seen as one being “within the judicial system of EU” being subject to its “mechanisms”. This leads me to the following result of my Analysis: if the Agreement would be concluded by EU Member States only and if the two “sanctions” would be expressly regulated in the Agreement, the Court would not have objections against the centralised Patent Court (PC)» (punto 22,23).

(approvato poi dal Consiglio565) ove si erano descritte le modifiche da effettuare all’Accordo e le alternative da considerare, sottolineando in particolar modo la circostanza che la Corte debba essere situata all’interno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione Europea. A tal fine la Commissione riteneva disponibili le seguenti opzioni:

- conferire la giurisdizione esclusiva alla Corte di giustizia dell’Unione Europea;

- attribuire la giurisdizione esclusiva alle Corti nazionali le cui decisioni avrebbero avuto effetti all’interno del territorio degli Stati membri partecipanti; - conferire la giurisdizione esclusiva ad una Corte indipendente istituita dagli Stati membri566.

Considerando che le prime due opzioni non avrebbero incontrato i consensi politici da parte degli Stati membri e gli interessi degli utilizzatori del sistema dei brevetti, l’unica opzione disponibile appariva essere quella di concludere un accordo internazionale tra gli Stati membri, istitutivo di una Corte dei brevetti unificata con giurisdizione per i soli Stati membri, con possibilità degli Stati UE non partecipanti alla cooperazione rafforzata di aderire all’accordo in relazione alle controversie nascenti dai tradizionali brevetti europei567.

Le istituzioni europee hanno dunque provveduto a circoscrivere la possibilità di aderire ai soli Stati membri dell’Unione europea e a revisionare l’Accordo tramite l’introduzione di nuove disposizioni o la riformulazione di alcune di esse allo scopo di “irrobustire” le tutele poste a garanzia degli elementi fondamentali dell’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione.

Di conseguenza è stata formulata la definizione di «Stato membro» e di «Stato membro contraente» (art. 2 lett. b) e c) TUB) in modo da ricomprendere solamente gli Stati membri dell’UE. Il Tribunale unificato è stato qualificato espressamente, sulla scorta del riferimento alla Corte di giustizia del Benelux contenuto nel parere 1/09568,

565 Documenti Consiglio 11533/11, 13751/11 e 13751/11 COR1.

566 Ibidem, p. 7.

567 Ivi, p. 8.

568 È interessante notare come il Servizio giuridico della Commissione in un memorandum alla responsabile della riforma dei brevetti nella Commissione, Margot Fröhlinger (“Possible solution for

the European and EU patent Court (EEUPC) replying to the concerns raised by the Court of Justice of the EU (CJEU) in its opinion 1/09”, scaricabile al seguente indirizzo https://www.xup.in/dl,42923784/Note_to_Ms_Froehlinger.pdf/), abbia dubitato che la Corte di

come «un tribunale comune agli Stati membri contraenti [...], pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtù del diritto dell’Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti» (art. 1 par. 2 TUB).

Le disposizioni finalizzate a rafforzare la tutela dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea sono state inserite nella sezione IV della prima parte dell’Accordo denominata «Primato del diritto dell’Unione e responsabilità degli Stati membri contraenti».

In particolare è stata introdotta un’apposita disposizione che afferma che «il tribunale applica il diritto dell’Unione nella sua integralità e ne rispetta il primato» (art. 20 TUB), è stata riformulata la precedente norma sul rinvio pregiudiziale del tribunale unificato alla Corte di giustizia richiamando espressamente l’art. 267 TFUE (art. 21 TUB), è stata sancita la responsabilità degli Stati membri contraenti in conformità al diritto dell’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale «per i danni derivanti da una violazione del diritto dell’Unione da parte della Corte di Appello» (art. 22 TUB), e si è disposto che le azioni del tribunale sono direttamente imputabili ad essi singolarmente e collettivamente, anche ai fini degli artt. 258, 259 e 260 TFUE (art. 23TUB).

9.4. La diversa interpretazione del parere 1/09 emersa a seguito del