La diversa interpretazione del parere 1/09 emersa a seguito del referendum

A seguito del referendum inglese l’interpretazione sopra citata è stata messa in dubbio da parte di alcuni autori 569 che sostengono come l’interpretazione del parere

giustizia del Benelux sia un modello adatto a portare in linea il sistema giurisdizionale sui brevetti con il parere 1/09 (“This passage [paragraph 92 of the Opinion] is, however, no guarantee that the Benelux

Court could truly serve as a model for establishing a unified patent court common to all (participating) Member States because the Benelux Court only has interpretative and no decision-making competences. At the same time, there are no indications in the Opinion that the Court relied on this limitation when making the quoted finding and that it would have viewed the Benelux Court differently had the latter also had decision making-competences”, punto 20). Tali dubbi, tuttavia, non sono stati presi in

considerazione nel successivo «Non-Paper» della Commissione.

569 H. HOYNG, Does Brexit mean the end of the UPC?, cit.; A. HOLY, UK will not have to accept the

supremacy of EU law by separate agreement if it ratifies the Unified Patent Court Agreement, cit.; A.

OHLY,R.STREINZ, Can the UK stay in the UPC system after Brexit?, cit.; W. PORS, The Unified Patent

Court – Back on Track Again, cit.; T. JAEGER, Is Brexit breaking the Unitary patent?, in IPKat blog, 11 luglio 2016; T. JAEGER, Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit, in International Review

della Corte di giustizia in modo tale da escludere dall’Accordo gli Stati non membri dell’UE sia, usando le parole di alcuni autori, una “widely held misconception”570 o “misguided reading”571.

Questi autori concordano sul fatto che sia ancora possibile la partecipazione del Regno Unito al sistema ma sfumano in modo diverso le loro posizioni in relazione alle modalità con cui raggiungere tale risultato.

L’interpretazione di Gordon-Pascoe intitolata «Re-the Effect of “Brexit” on the

Unitary Patent Regulation and the Unified Patent Court Agreement»572 e richiesta da alcune tra le associazioni più importanti nell’ambito della proprietà industriale ed intellettuale (l’IP Federation, il Chartered Institute of Patent Attorneys e l’Intellectual Property Lawyers Association) sostiene che il parere della Corte non sia preclusivo di una partecipazione di Stati non membri dell’UE, qualora vengano soddisfatte le salvaguardie a tutela dell’ordinamento giuridico dell’Unione573. Uno dei motivi per cui si raggiunge tale conclusione riguarda il fatto che la Corte non ha espressamente statuito, pur essendo alla presenza di un progetto di Accordo misto, nel senso di un’incompatibilità di un Accordo al quale partecipano altresì Stati extra-UE. Si ritiene, invece, che il focus della Corte sarebbe stato incentrato sull’esistenza o meno delle salvaguardie necessarie per assicurare l’autonomia, la supremazia e l’uniformità del diritto dell’UE, le quali nel caso di specie mancavano574. Pertanto, l’indagine da effettuare per verificare la compatibilità di un Accordo internazionale istitutivo di un Tribunale competente a decidere in relazione ai brevetti non deve essere effettuata in riferimento alla presenza o meno di Stati extra-UE ma si deve spostare sulla verifica

570 H. HOYNG, Does Brexit mean the end of the UPC?, cit.

571 J. JAEGER, Is Brexit breaking the Unitary patent, cit.

572 R. GORDON,T.PASCOE, Re-The Effect of “Brexit” on the Unitary Patent Regulation and the

Unified Patent Court Agreement, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol 12/3, 2017;

per un commento sul parere si veda I.B. STJERNA, “Unitary patent” and court system – The

Gordon/Pascoe Opinion and the UPCA’s incompatibility with Union law, in Stjerna.de, 12 gennaio

2017 ove l’autore solleva delle critiche al parere emesso da Gordon- Pascoe rilevando che gli stessi sono fortemente coinvolti nella riforma del sistema europeo dei brevetti e non abbiano utilizzato un metodo scientifiche per redigere il parere. Lo stesso autore solleva delle questioni di imparzialità anche nei confronti delle posizioni espresse da TILMANN e HOYNG sottolineando in particolar modo che gli stessi abbiano modificato la loro interpretazione del parere 1/09 a seguito del referendum in conformità ai loro interessi. Si veda sul punto I. B. STJERNA, “Unitary patent” and court system – Squaring the

circle after the “Brexit” vote, in Stjerna.de, 15 dicembre 2016.

573 R. GORDON,T.PASCOE, Re-The Effect of “Brexit” on the Unitary Patent Regulation and the

Unified Patent Court Agreement, cit., p. 17 e p. 23.

dell’esistenza di misure adeguate ad assicurare la protezione dei fondamentali principi costituzionali dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea. Più in particolare, i requisiti che devono essere rispettati, come stabilito dal parere 1/09, sono: a) il primato del diritto dell’Unione Europea b) la possibilità di instaurare un procedimento di infrazione e una conseguente responsabilità risarcitoria per danni qualora il Tribunale violasse il diritto dell’Unione Europea; c) il principio dell’interpretazione ed applicazione uniforme del diritto dell’Unione Europea575.

Dunque, in base a questa tesi, che è sostenuta in modo analogo anche dagli altri commentatori576 favorevoli ad una partecipazione del Regno Unito al sistema, gli Stati extra-UE potrebbero partecipare al sistema qualora nell’Accordo fossero presenti degli strumenti idonei a tutelare i citati requisiti577.

Non sarebbe rilevante, invece, il fatto che la Corte di Giustizia abbia sottolineato la caratteristica del Tribunale dei brevetti quale organo che si situi all’esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione (non facendo di conseguenza parte del sistema giurisdizionale previsto dall’art. 19 par. 1 TUE) ed il successivo richiamo

575Ivi, p. 23.

576 Si veda supra nota 569.

577R. GORDON,T.PASCOE, Re-The Effect of “Brexit” on the Unitary Patent Regulation, cit., rilevano dai punti 59 a 70 del parere che la sostenibilità di questa interpretazione viene comprovata da altri motivazioni: 1. «If the effect of Opinion 1/09 were that courts outside the Union legal order may not be

granted jurisdiction to decide disputes which raise questions of EU law, that would prove too much.

On such an interpretation, the UPCA in its current form (between EU Member States) would be

unlawful. That is because the UPCA itself is not Union legislation and does not create a court which is

part of the Union legal order. The UPC, as the product of an international agreement, is an international tribunal. […]. Whilst Article 1 of the UPCA and Article 71 (a) of the Brussels Regulation designate the UPC as a “court common to a number of Member States”, we do not consider that such secondary legislation is capable of converting the UPC’s fundamental status as an international court into that of a court which is part of the national legal order» (cfr. punto 59, corsivo aggiunto); «2. […] is consistent

with the ECJ’s approach to the proposed EEA and EFTA Courts in its Opinions 1/91 and 1/92. […]. In

both of these opinions, the EXJ was not necessarily concerned whether the proposed courts were part of the institutional Union legal order (they were not). Instead it examined whether sufficient safeguards were in place to protect EU constitutional principles, in particular supremacy and uniformity.» (cfr. punti 60-64, corsivo aggiunto); «3. The CJEU does not object in principle to the application of EU law

outside the territory of Member States (cfr. punti 65-68, corsivo aggiunto); 4. If the true effect of Opinion

1/09 were that Member States may not enter into agreements which require international tribunals to

decide dispute raising questions of EU law, that would have surprising consequences. For example, the

EPC requires the EPO to apply certain provisions of EU law on patentability. […]. We would find it surprising if the Member States had breached EU law by entering into the EPC.» (cfr. punti 69-70, corsivo aggiunto). Si noti come d’altra parte gli stessi autori affermano che «Due to the opaque

reasoning in Opinion 1/09, we cannot rule out the possibility that the CJEU would reach a contrary conclusion in a future decision. However, we would find such a conclusion as something of a triumph

of form over substance given that the Court’s only objections to the UPCA in Opinion 1/09 can be met by imposing obligations on the UPC requiring it to behave as though it is within the institutional legal order of an EU Member State (i.e. as though it is a national court).» (cfr. punto 102, corsivo aggiunto).

alla Corte di giustizia del Benelux, la quale si trova in una posizione diversa e compatibile con i Trattati in quanto essa «costituisce un organo giurisdizionale comune a diversi Stati membri e di conseguenza è situato nel sistema giurisdizionale dell’Unione»578.

Viene suggerita una diversa interpretazione di questi passaggi (che comunque si ammettono ambigui): la Corte di giustizia non era preoccupata per se di un Tribunale «all’esterno della cornice istituzionale e giurisdizionale dell’Unione» ma delle “conseguenze” che tale caratteristica comporta, vale a dire l’assenza di obbligazioni incombenti sulle corti nazionali e il pregiudizio alle essenziali del sistema giuridico dell’Unione579.

Si noti che alcuni commentatori tentano di superare il fondamentale problema della definizione del Tribunale unificato (a seguito della modifica dell’Accordo) come «tribunale comune agli Stati membri contraenti» affermando che la partecipazione del Regno Unito all’Accordo non farebbe perdere tale caratteristica al Tribunale unificato in quanto cesserebbe solamente di essere un Tribunale “esclusivamente” comune agli Stati membri 580.

L’introduzione di strumenti idonei ad assicurare tali principi nella versione revisionata dell’Accordo a seguito del parere della Corte di giustizia sono ritenuti da questi autori sufficienti a garantire la compatibilità dell’Accordo con i Trattati anche in presenza di altri Stati membri UE.

Rispetto al previgente progetto Accordo si sarebbero fatte delle modifiche sostanziali predisponendo delle salvaguardie che assicurano un forte vincolo al diritto dell’Unione Europea e al rispetto dei principi fondamentali all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione581.

In particolare, l’introduzione dell’art. 20 TUB garantirebbe l’integrale applicazione del diritto dell’Unione Europea rispetto all’art. 14 bis, par. 1, lett. b) del previgente progetto di Accordo, il quale adottava un approccio settoriale elencando, tra le fonti

578 Parere 1/09, punti 66 e 82.

579 R. GORDON,T.PASCOE, Re-The Effect of “Brexit” on the Unitary Patent Regulation and the

Unified Patent Court Agreement, cit., p. 18.

580 W.TILMANN, “The future of the UPC after Brexit”, in GRUR 2016, p. 754; in senso analogo anche W. PORS, The Unified Patent Court – back on track again, cit. e A.OHLY,R.STREINZ, Can the

UK stay in the UPC after Brexit?, cit., p. 251.

applicabili, solamente «il diritto comunitario direttamente applicabile» ed al par. 3 della medesima disposizione prevedeva un limitato obbligo degli Stati extra-UE (e non parte dell’Accordo SEE) di conformarsi al diritto comunitario relativo al diritto brevettuale sostanziale582.

L’attuale art. 21 TUB garantirebbe a pieno la facoltà/obbligo del Tribunale unificato di rimettere una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia e lo vincola espressamente a rispettare le decisioni della CGUE, mentre il previgente art. 48 del progetto di Accordo, pur statuendo la facoltà/obbligo di rinvio alla Corte di giustizia, non prevedeva un generale obbligo di conformarsi alla giurisprudenza della CGUE in quanto, ai sensi del par. 2 della disposizione, il vincolo derivava solamente dalla decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in relazione alla questione rimessa dal Tribunale dei brevetti583.

Infine, gli art. 22-23 TUB garantiscono che le azioni del Tribunale unificato siano imputabili agli Stati membri contraenti, singolarmente e collettivamente, con conseguente responsabilità risarcitoria in capo agli stessi riguardo ai danni subiti dai privati584.

Circa alle modalità con cui sia possibile rispettare le suddette imprescindibili condizioni le visioni dei commentatori si dividono.

Alcuni585 ritengono indispensabile stipulare un distinto ed ulteriore accordo al precipuo fine di assicurare che il Regno Unito sia vincolato agli strumenti predisposti a tutela dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea. Ciò si ritiene necessario in quanto l’art. 267 TFUE relativo al rinvio pregiudiziale alla CGUE e gli artt. 258-260 TFUE riguardanti la procedura di infrazione sono circoscritti agli Stati membri UE. Di conseguenza il citato accordo permetterebbe un’estensione della giurisdizione della Corte di giustizia per garantire la possibilità di sollevare questioni pregiudiziali provenienti dalla sezione londinese della Divisione centrale del Tribunale unificato e dai tribunali nazionali inglesi – che potrebbero trovarsi, durante il periodo transitorio di applicazione dell’Accordo, a giudicare delle controversie di competenza del

582 Ibidem.

583 Ibidem.

584 Ibidem.

585 R.GORDON,T.PASCOE, Re the effect of “Brexit” on the Unitary Patent Regulation and the

tribunale unificato in relazione ai tradizionali brevetti europei586 – ed allo stesso tempo consentirebbe alla Corte di giustizia di iniziare un procedimento di infrazione anche nei confronti di Stati extra-UE aderenti al sistema del Tribunale unificato.

Altri587, invece, ponendo l’accento sulla caratteristica di accordo internazionale dell’Accordo TUB, sostengono che la ratifica sia condizione necessaria e sufficiente per garantire il rispetto dell’autonomia e della supremazia del diritto dell’Unione Europea, assicurare l’obbligazione ex art. 267 TFUE e l’imputabilità in capo alle parti contraenti della responsabilità ex artt. 258-260 TFUE. In base a quest’opinione tali obbligazioni discendono direttamente dall’Accordo TUB e non dal diritto dell’Unione Europea. Di conseguenza, il Regno unito accetterebbe che gli obblighi imposti sul Tribunale unificato e sarebbe vincolata sulla base del diritto internazionale ratificando l’Accordo.

In ogni caso si ritiene necessaria la stipula di un accordo analogo alla Convenzione di Lugano588 o simile al Regolamento Bruxelles I bis per garantire le che decisioni del Tribunale unificato saranno pienamente efficaci e riconosciute all’interno del territorio inglese e viceversa.

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10. È ancora possibile collocare una delle sezioni della Divisione centrale a