Il marchio UE utilizzato effettivamente nel solo territorio del Regno Unito

A differenza dei sistemi di common law399, la disciplina europea non presenta come requisito, ai fini della registrabilità, l’attualità dell’utilizzo del marchio al momento della relativa richiesta, non costituendo dunque il mancato uso un impedimento alla registrazione. Tuttavia, l’art. 18 RMUE 400 in combinato disposto con l’art. 58, par. 1, lett. a) RMUE 401 prescrive, a pena di decadenza dai diritti, che il titolare della registrazione debba fare un «uso effettivo del marchio nell’Unione», entro 5 anni dalla

399 Si veda T.M.AARON,A.NORDEMANN, The Concepts of Use of a Trademark Under European

Union and United States Trademark Law, in Trademark Reporter, 2014, pp. 1186 ss..

400 Art. 18 Reg., par. 1 Reg. UE/1001/2017: «1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti e servizi per I quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso».

401 Art. 58, par. 1, lett. a) Reg. UE/1001/2017/: «Il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione: a) se il marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; […] ».

data di conclusione del procedimento di registrazione del marchio e comunque non sospenderne l’utilizzo ininterrottamente per un periodo superiore ai 5 anni, salvo che provi la sussistenza di ragioni legittime per le quali tale utilizzazione non sia avvenuta.

Il Regolamento non stabilisce quale dimensione geografica si debba prendere in considerazione ai fini della valutazione dell’uso effettivo del marchio «nell’Unione». Sembra essere certo che tale espressione, da un lato, non può essere interpretata in modo tale da ritenere uso «nell’Unione» quello avvenuto in una limitata area di un singolo Stato; dall’altro lato, tale espressione non può nemmeno essere interpretata in modo così ampio da comprendere l’uso in ogni singolo Stato membro dell’Unione Europea402. Alcuni dubbi si sono posti in relazione all’utilizzo di un marchio UE in un singolo Stato membro. Secondo l’attuale interpretazione dell’EUIPO403 e della giurisprudenza europea404 l’uso di un marchio in un solo Stato membro dell’Unione Europea risulta essere sufficiente per dimostrare l’uso effettivo nell’Unione, garantendo la protezione in modo unitario a tutto il territorio europeo. La citata interpretazione è tutt’ora sostenuta, sebbene alcuni Uffici nazionali405 – in casi di conflitto tra marchio nazionale posteriore e marchio UE anteriore – abbiano fatto valere l’argomento secondo il quale l’uso in un solo Stato membro non soddisferebbe, alla luce dell’espansione territoriale dell’Unione, il requisito di uso effettivo nell’Unione.

402 Una valutazione dell’uso effettivo “nell’Unione” che imponga ai titolari di utilizzare il marchio in ogni singolo Stato membro integrerebbe una discriminazione tra piccoli e grandi imprenditori operanti nel mercato europeo e sarebbe contrario all’obiettivo di realizzare u mercato libero da ostacoli per tutte le imprese (considerando 3 Reg. UE/ 1001/2017).

403 Si veda EUIPO, Direttive concernenti l’esame sui marchi dell’Unione Europea, Parte C, Opposizione, Sezione 6, Prova dell’uso, p. 20 [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_ma

nual/WP_2_2017/Part-C/06-part_c_opposition_section_6_proof_of_use/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_it.pdf].

404 Si veda «Joint Statements by the council and the Commission» of 20.10.1995, no 10, in OJ OHIM 1996, 615; si veda Sentenza della Corte di Giustizia 19 dicembre 2012, causa C 149/11, Leno Merken

BV c. Hagelkruis Behher BV, (ECLI. EU: C: 2012: 816); Sentenza del Tribunale (quinta Sezione), 8

maggio 2014, causa T-38/13, Pedro Group Pte Ltd contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato

interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), (ECLI: EU: T:2014:241). Si veda per un approffondimento

sul tema E. BOLTON, Defining Genuine Use Requirements of Community Trade Marks in Light of an

Expanding European Union, in WIPO.int, consultabile al seguente indirizzo: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipr_ge_11/wipo_ipr_ge_11_topic3.pdf..

405 Si veda la decisione del «Benelux Office for Intellectual Property, 15 gennaio 2010, n. 2004448,

Leno Merken BV c. Hagelkruis Behher BV e la decisione dell’«Hungarian Patent Office, 11 febbraio

2010, M0900377, C City-Hotel. A favore di tale intepretazione si veda C. GIELEN, Genuine use of

Pertanto, sulla base dell’attuale interpretazione potrebbero esistere dei marchi UE, il cui titolare faccia uso nel solo Regno Unito e la cui prova risulta idonea potenzialmente a superare la decadenza dai diritti prevista ai sensi dell’art. 18 Reg. UE/1001/2017. Ci si chiede, tuttavia, se tale prova continui ad essere rilevante a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.

Si sottolinea che il considerando 24 del Regolamento stabilisce che «è giustificato tutelare i marchi UE, nonché, nei loro confronti i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati». Nel momento in cui, infatti, tale marchio non sia effettivamente utilizzato non vi sarebbe alcuna ragione di preservare il monopolio, a livello nazionale e europeo, di tale segno. Per tale ragione, nonostante non sia previsto ex ante l’attualità dell’utilizzo al momento della registrazione, è comunque imposto tale onere ex post.

Pertanto, la ratio dell’art. 18 consiste nell’evitare che ad un marchio possa essere rifiutata la protezione, a fronte di un marchio UE registrato anteriormente ma non utilizzato, dando la possibilità di richiedere, in via principale, all’EUIPO o, tramite una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione dinanzi ai Tribunali nazionali, di dichiarare decaduto dai diritti il titolare del marchio non utilizzato, eliminando così le registrazioni che impongono degli ostacoli non giustificati.

Il marchio UE utilizzato solamente nel Regno Unito ante recesso, alla luce della ratio dell’art. 18, non avrebbe dunque ragione di essere dichiarato decaduto in quanto il mancato utilizzo nel nuovo perimetro dell’UE sarebbe basato su un evento contingente, indipendente dalla volontà del titolare.

Pertanto, si rende necessario disciplinare un periodo transitorio durante il quale il marchio UE possa venire utilizzato oltre il territorio inglese, e stabilire che, durante tale periodo, il mancato uso non possa costituire un motivo per dichiarare la decadenza dai diritti del titolare di un marchio con un’anzianità superiore a 5 anni utilizzato, prima del recesso, solamente nel Regno Unito.

Si potrebbe dunque far decorrere nuovamente il cd. «periodo di grazia» di 5 anni oppure stabilire un periodo più breve. Naturalmente a seguito di tale periodo di natura transitoria se il marchio UE continuasse ad essere utilizzato nel solo territorio del Regno Unito incorrerebbe nelle sanzioni previste dal Regolamento.

A prescindere dalla previsione di una simile disposizione in un eventuale accordo transitorio – che comunque si ritiene preferibile – alla medesima conclusione si potrebbe raggiungere da un punto di vista logico interpretando l’utilizzo nel Regno Unito come aderente al requisito richiesto, in quanto, nei cinque anni antecedenti, l’utilizzo del marchio sarebbe stato effettivamente utilizzato nell’Unione di cui faceva parte anche il Regno Unito.

Inoltre, si deve considerare che il titolare del marchio UE può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti solo a condizione che non vi siano ragioni legittime per la mancata utilizzazione. Il titolare del marchio UE potrebbe, pertanto, far valere l’uso effettuato nel Regno Unito ante recesso come ragione legittima per il mancato utilizzo nel nuovo perimetro territoriale dell’Unione.

Allo stesso modo si pongono analoghe problematiche in relazione al corrispondente marchio UK scisso dal marchio UE utilizzato ante recesso solamente all’interno di Stati membri dell’Unione Europea diversi dal Regno Unito, che potrebbe essere oggetto, dopo il recesso, di una dichiarazione di decadenza dai diritti prevista ai sensi dell’art. 46 del «Trade Marks Act»406. Il regime transitorio dovrebbe prevedere, in modo analogo, un lasso di tempo durante il quale il titolare del “nuovo” marchio UK derivato dal marchio UE lo possa utilizzare all’interno del territorio inglese, facendo decorrere di nuovo il cd. «periodo di grazia» o un periodo più breve e stabilire che l’uso del marchio UE nel territorio dell’Unione Europea ante recesso possa valere per superare il motivo di decadenza.

A seguito di tale periodo il marchio UK derivato dal marchio UE sarà sottoposto ai motivi di decadenza o di nullità previsti per la mancata utilizzazione nel Regno Unito.

5.5. Il marchio UE che gode di notorietà nel solo territorio del Regno Unito