Brevetto di invenzione

Il brevetto di invenzione è la forma più diffusa di brevettazione e, nella maggior parte dei paesi, è l’unica possibile per un ritrovato che rappresenti la soluzione di un problema tecnico.

Salvo le eccezioni già ricordate, il brevetto per invenzione industriale permette di ottenere, nella maggior parte dei paesi del mondo, Italia inclusa, una durata della tutela brevettuale di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il pagamento delle già ricordate tasse annuali di mantenimento in vita del brevetto.

In Italia, le tasse annuali di mantenimento erano state abolite nel 2006, il che costituiva un’assoluta anomalia del nostro Paese nel panorama mondiale; tali tasse sono state poi reintrodotte, ma soltanto a partire dal quinto anno, a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto.

Il deposito di una domanda di brevetto in Italia, può essere effettuato attraverso una qualsiasi Camera di Commercio di un capoluogo di provincia, e consiste nella preparazione di una certa modulistica, della descrizione tecnica già ricordata e nel pagamento delle tasse prescritte. Oggigiorno, con l’ammodernamento conseguito dalle amministrazioni pubbliche, è inoltre possibile, tramite un particolare programma, effettuare i depositi delle domande direttamente on-line.

Possono presentare domanda di brevetto i cittadini italiani e stranieri, le società, le associazioni o più individui collettivamente. Il deposito, sovente, non viene effettuato direttamente dal richiedente, date le specifiche conoscenze tecnico/giuridiche usualmente necessarie per un’accurata redazione dei documenti brevettuali, ma attraverso uno studio brevettuale specializzato, il quale agisce come mandatario del richiedente stesso.

Dopo che la domanda è stata depositata, essa passa attraverso una serie di fasi di carattere amministrativo prima di venire accettata e giungere al rilascio del brevetto vero e proprio, il quale, secondo l’esperienza del recente passato, ha luogo di solito dopo alcuni (anche 4-5) anni dal deposito della relativa domanda. È comunque da osservare che la protezione del ritrovato brevettato decorre dalla data di deposito della relativa domanda di brevetto, per cui questo “ritardo”, non ha generalmente rilevanti effetti pratici negativi sul richiedente.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi effettuava tradizionalmente sulla domanda depositata un esame di carattere solo formale, senza valutare concretamente i requisiti di novità ed originalità della domanda stessa, a differenza di quanto avviene nella maggior parte dei paesi esteri.

Le cose sono tuttavia radicalmente cambiate da quando l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha avviato, dapprima sperimentalmente e poi come procedura di routine, la ricerca di anteriorità. Questa nuova procedura, come anche quella del deposito delle domande on-line o “deposito telematico”, è stata introdotta come conseguenza della attuazione della normativa vigente (Codice della Proprietà Industriale, o CPI, recentemente modificato con il decreto legislativo n. 131 del 13.8.2010), tramite l’emanazione del Decreto 13.1.2010, n. 33, che istituisce il Regolamento d’Attuazione del CPI. All’art. 24 di tale Regolamento è previsto che per tutte le nuove domande di brevetto per Invenzione Industriale (dunque NON per le domande di Modello di Utilità⁸) costituenti dei primi depositi (dunque non rivendicanti una priorità⁹), venga eseguita a cura dell’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO), in base ad una Convenzione firmata da quest’ultimo con lo UIBM, una ricerca sui documenti (principalmente di origine brevettuale) pubblicati anteriormente alla data di deposito della domanda di brevetto, tesa a ritrovare i documenti contenenti informazioni tecniche pertinenti all’invenzione rivendicata.

La ricerca è corredata non solo dall’elenco dei documenti ritrovati, con una indicazione sintetica della loro maggiore o minore pertinenza, ma addirittura da un’opinione di brevettabilità (al momento redatta in lingua Inglese) in cui un funzionario Esaminatore dell’EPO indica esplicitamente i motivi in base ai quali ritiene che le rivendicazioni della domanda di brevetto, analizzate una ad una,

8Vedi infra § 3.2.2.

9Per la spiegazione del termine “priorità” vedi infra 3.3.

soddisfino o meno ai requisiti di brevettabilità, di cui si è già sinteticamente parlato in precedenza (Novità, Originalità e Industrialità).

Il risultato della ricerca, con l’opinione di brevettabilità, viene di norma inviato al richiedente la domanda italiana di brevetto in congruo anticipo sulla scadenza del periodo di priorità (12 mesi dalla data di deposito della domanda). Questo fornisce al richiedente un’indicazione estremamente utile al fine di poter valutare la “forza”

della propria domanda di brevetto e decidere se depositare o meno analoghe domande di brevetto in altri stati esteri, ove da tempo è in atto una procedura di esame di merito.

In questi paesi esteri viene dapprima effettuata, analogamente a quanto si fa ora anche in Italia, una ricerca bibliografica tra i precedenti brevetti (e tra altra documentazione tecnica disponibile, quali riviste di settore o simili), in modo da individuare altre e precedenti soluzioni del medesimo problema tecnico o di problemi simili e, successivamente, un esame tecnico completo del contenuto della domanda depositata, nel corso del quale viene valutata la presenza o meno dei requisiti di novità ed originalità e se la descrizione dell’invenzione sia sufficientemente dettagliata.

Tale esame tecnico si svolge in cooperazione ed in contraddittorio con il richiedente, ovvero con il suo mandatario, e si conclude con il rilascio del brevetto (eventualmente precisato o limitato per tenere conto dei rilievi dell’esaminatore), oppure con il rigetto della domanda. Nella maggior parte dei paesi esteri, la procedura di esame può richiedere da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2-3 anni.

Cosa succede, ora, in Italia? L’UIBM, che ha da sempre proclamato il diritto di eseguire anche un esame sostanziale “o di merito” e non solo un esame formale, sulle nuove domande di brevetto per Invenzione Industriale, ha ora, finalmente, sulla base dei risultati della ricerca di anteriorità, gli strumenti “tecnici” per eseguire effettivamente tale esame e, quindi, in teoria, per rifiutare la concessione di quelle domande di brevetto le cui rivendicazioni abbiano ottenuto una opinione di brevettabilità negativa. Per prevenire eventuali obiezioni di merito, i richiedenti possono, dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca, presentare un’istanza allo UIBM, nella quale commentare l’opinione di brevettabilità emessa dall’EPO, nel caso non fossero d’accordo, e/o modificare (emendare) le rivendicazioni.

Se questa nuova procedura potrà innescare una possibile risposta di merito da parte del funzionario Italiano e quindi l’esecuzione di un vero e proprio esame di merito

in contraddittorio tra il richiedente (o il suo mandatario) e l’UIBM, come avviene all’estero, non si può, al momento in cui questo volume va in stampa, ancora predirlo, in quanto la procedura è relativamente nuova e va “testata sul campo”.

Inoltre c’è il significativo problema di formare appropriatamente gli esaminatori e di averne in numero sufficiente per smaltire in tempi ragionevoli l’ingente numero di domande di brevetto presentate ogni anno.