Il marchio italiano

In Italia, il deposito di un marchio avviene mediante presentazione di un’apposita domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), generalmente per il tramite della locale CCIAA. È possibile depositare il marchio on line.

Nella domanda, tra l’altro, si riportano i dati relativi al richiedente, quelli dell’eventuale mandatario che agisce su incarico del richiedente, la denominazione del marchio, l’esemplare, le classi e i relativi prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione.

Ciascuna domanda può riguardare un solo marchio, designando una o più classi merceologiche.

Il marchio ha una durata di dieci anni dal deposito della domanda e, prima della scadenza (ovvero, in mora, entro i sei mesi successivi alla stessa), può essere rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno.

Il marchio, inoltre, deve essere usato per le varie tipologie di prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il mancato uso del marchio per un qualsiasi periodo continuativo di cinque anni, successivamente alla data di registrazione, ne comporta la decadenza relativamente ai prodotti o servizi per i quali non è stato usato.

Il deposito del marchio, come abbiamo già visto (§ 2.4.2.), dovrebbe essere preceduto da una ricerca di anteriorità per verificare che non risultino depositi e registrazioni di marchi anteriori identici o simili da parte di terzi.

Nel caso del deposito di marchio italiano, tale ricerca dovrebbe essere effettuata non solo tra i marchi nazionali italiani, ma anche tra i vari marchi che hanno efficacia sul nostro territorio nazionale e, quindi, tra i marchi “internazionali”

depositati ai sensi dell’Accordo e del Protocollo di Madrid e designanti l’Italia, nonché tra i marchi comunitari.

In seguito all’avvenuto deposito del marchio, l’UIBM prende in esame la domanda di registrazione del marchio.

L’esame dell’Ufficio Brevetti e Marchi italiano ha tuttora natura essenzialmente formale ed è volto ad individuare l’eventuale presenza di elementi ostativi alla registrazione che siano sostanzialmente desumibili dalla stessa domanda quali, ad esempio: il carattere descrittivo del segno, l’adozione di un segno che rientri tra quelli d’uso comune in commercio o nel linguaggio corrente, la contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume.

Per i motivi sopra descritti, l’UIBM può respingere la domanda di marchio. Nei confronti dei provvedimenti che respingono la domanda, il richiedente può presentare ricorso alla Commissione Ricorsi.

L’UIBM non svolge un esame circa la novità del marchio, ovvero non verifica l’esistenza di marchi anteriori identici o simili, depositati o registrati da terzi per contraddistinguere prodotti e/o servizi identici o affini.

È, quindi, onere dei titolari dei marchi anteriori identici o simili agire contro la registrazione del marchio successivamente depositato, qualora ritengano che la registrazione dello stesso costituisca una violazione dei propri diritti di esclusiva.

Sotto questo profilo, la procedura attualmente in vigore in Italia non dà alcuna garanzia che non esistano marchi anteriori identici o simili a quello registrato. In altri termini, si potrebbe ottenere la registrazione di un marchio anche in presenza di un marchio anteriore identico, registrato per gli stessi prodotti. Naturalmente il marchio successivo, in conflitto con quello anteriore, sarebbe nullo. Per tale motivo, nel caso di depositi di marchi italiani, è ancora maggiormente consigliabile effettuare ricerche di anteriorità prima di depositare il marchio.

Una volta conclusa la fase di esame, il marchio viene concesso, con conseguente rilascio del certificato di registrazione.

La registrazione di un marchio, se non vi sono rilievi da parte dell’UIBM, né opposizioni alla registrazione, avviene mediamente entro otto/nove mesi dalla data di deposito. I tempi di concessione possono essere più brevi qualora il marchio italiano venga utilizzato quale base di un marchio internazionale.

Il marchio italiano costituisce un titolo efficace in Italia e, a seguito di particolari accordi tra Stati, anche nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

2.5.1.1 La procedura di opposizione dei marchi in Italia

Fino al 2011, l’Italia era uno dei pochi paesi dell’Unione Europea in cui non era possibile opporsi alla registrazione di un marchio tramite un procedimento amministrativo. Chi era interessato ad ottenere la nullità di un marchio doveva instaurare una causa civile presso la Sezione Specializzata del Tribunale competente, con un aggravio di costi e di onere probatorio rilevante.

Dal luglio 2011, invece, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha avviato la procedura di pubblicazione delle domande di registrazione di nuovi marchi, dando così la possibilità di presentare opposizione ed impedire la registrazione di marchi che si ritengono confondibili con determinati diritti anteriori.

Si tratta di una procedura snella ed economica, che viene gestita dall’Ufficio Affari Giuridici dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che ha formato degli Esaminatori specializzati in materia.

Il Bollettino n. 1 è stato pubblicato l’11 luglio 2011 e le prime opposizioni sono state depositate nei mesi successivi. Il Bollettino viene pubblicato, solo on-line alla pagina http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Bollettino.aspx con cadenza mensile.

I vantaggi

Il procedimento di opposizione dà la possibilità ai soggetti interessati di avere accesso a uno strumento molto più semplice ed economico di una causa civile per contrastare domande di marchi potenzialmente in conflitto con altri marchi anteriori.

La procedura

Le peculiarità del procedimento di opposizione sono le seguenti:

(a) L’opposizione potrà essere depositata entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino Ufficiale dei marchi per i marchi italiani, mentre per i marchi internazionali con estensione all’Italia il termine sarà di 4 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta dell’OMPI/WIPO.

(b) L’opposizione può essere presentata da soggetti titolari di diritti anteriori derivanti dal deposito o dalla registrazione di un marchio italiano o avente efficacia nello Stato (marchio comunitario e internazionale se esteso all’Italia).

Non si possono presentare opposizioni sulla base di marchi di fatto, cioè marchi non depositati, né registrati e neppure diritti derivanti dall’uso della ditta, della denominazione o ragione sociale, dell’insegna e dalla registrazione del nome a dominio.

(c) Non si possono neppure far valere impedimenti derivanti dalla rinomanza del marchio o da un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis Convenzione di Unione di Parigi.

(d) È prevista inoltre un’altra ipotesi di opposizione, più specifica e meno frequente, fondata sulla mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8 CPI (ritratti di persona, nomi di persona e segni notori).

Come per il procedimento comunitario, le parti avranno un periodo di due mesi (prorogabile su istanza comune delle parti) per raggiungere un accordo di conciliazione. Al termine di questo periodo, se le parti non avranno raggiunto un accordo, si entrerà nella fase dibattimentale in cui ognuno potrà depositare le proprie deduzioni e osservazioni, nonché le prove a sostegno delle sue argomentazioni.

L’Ufficio marchi deve emettere la sua decisione al massimo entro due anni dalla data in cui era stata presentata l’opposizione. La prassi dell’Ufficio Marchi italiano, al momento, comunque è di pronunciarsi entro circa sei mesi dalla data in cui si è conclusa la fase istruttoria.

Consigli pratici

Dal momento che non è possibile fondare un’opposizione sul semplice uso anteriore di un marchio non registrato, è consigliabile verificare il proprio portafoglio marchi e, all’occorrenza, provvedere a registrare i marchi utilizzati e mai protetti tramite registrazione.

Una volta registrati i propri marchi, è poi sempre consigliabile attivare i servizi di sorveglianza, la cui funzione è quella di controllare e individuare i depositi di domande di registrazione di marchio italiani o internazionali che potrebbero essere in conflitto con i propri marchi.

È inoltre consigliabile predisporre e conservare la documentazione necessaria a provare l’uso dei propri marchi registrati, perché essa sarà utile nel momento in cui si dovesse decidere di promuovere un’opposizione basata su un marchio registrato da oltre cinque anni. L’opposizione, infatti, potrebbe risultare infondata qualora

l’opponente, su richiesta della controparte, non fosse in grado di fornire le prove d’uso del proprio marchio.