La procedura PCT

Con il termine PCT viene indicata una convenzione internazionale nota come

“Patent Cooperation Treaty”, la quale è una via di mezzo tra la procedura dei depositi nazionali e quella del brevetto europeo, ma estesa, al contrario di quest’ultima, anche fuori Europa, praticamente alla maggior parte dei paesi del mondo.

Essa si articola in due fasi:

(a) Prima Fase³⁶ Consiste nella:

– presentazione di una domanda internazionale unica, valida per tutti i paesi aderenti, ed

– effettuazione di una ricerca internazionale unica, con emissione di un Rapporto di Ricerca Esteso comprendente un parere preliminare di brevettabilità³⁷. (b) Seconda Fase³⁸

Consiste nell’eventuale effettuazione di un esame internazionale di brevettabilità che, però, non sostituisce (ma aiuta) gli esami nazionali eventuali.

Per la prima fase, il deposito è analogo al deposito della domanda di brevetto europeo. Si deposita cioè la domanda presso l’Ufficio Nazionale o Regionale competente (ad esempio, l’Ufficio Europeo dei Brevetti) che agisce come “ufficio ricevente”, ed è come se si depositasse in tutti i Paesi aderenti alla convenzione. Il deposito internazionale può rivendicare la priorità di una domanda nazionale o europea anteriore o essere un primo deposito³⁹.

L’ufficio ricevente la domanda effettua quindi un esame formale della stessa e provvede, successivamente, ad inviare copia sia all’Ufficio Internazionale (OMPI/WIPO), che ha sede a Ginevra, sia all’Ufficio incaricato della ricerca.

Quest’ultimo (che nel caso di noi europei è lo stesso Ufficio Europeo dei Brevetti) emette un rapporto di ricerca e lo invia al depositante, il quale può modificare le rivendicazioni in funzione dei documenti ritrovati.

Al termine del diciottesimo mese dalla data di priorità, la domanda viene pubblicata.

A questo punto termina la prima fase e il depositante può scegliere se richiedere l’esame internazionale ed iniziare la seconda fase, oppure se “sganciarsi” dalla

36Capitolo I della convenzione.

37Per le domande internazionali depositate a partire dal 2004.

38Capitolo II della convenzione.

39Nel qual caso ne scaturisce il diritto di priorità e si applicano le limitazioni sulla sede di deposito imposte dalle norme nazionali relative alla sicurezza militare.

procedura internazionale e, da questo momento in avanti, seguire la procedura delle fasi nazionali, che prevede l’esame separato nei vari paesi dove si eseguono effettivamente i depositi nazionali nel termine prescritto (generalmente entro 30 mesi dalla data di priorità, alcuni paesi prevedono un periodo leggermente maggiore).

Se invece si è scelto di procedere con la seconda fase, occorre pagare una tassa supplementare, di esame, ed affrontare poi un esame di brevettabilità vero e proprio di fronte ad un esaminatore, come accade per il brevetto europeo. Anche in questo caso, per noi europei, l’ufficio incaricato dell’esame è quello europeo, che aveva già svolto la ricerca.

L’esame deve concludersi entro 30 mesi dalla data di priorità, in quanto entro questo termine la proceduta PCT cessa ed occorre necessariamente entrare nella procedura delle fasi nazionali, menzionata prima, pena la perdita di ogni diritto⁴⁰. La differenza sostanziale rispetto ad una normale domanda di brevetto, pertanto, è che la procedura PCT, anche se completata con l’esame preliminare, non si conclude mai con il rilascio del brevetto ma, al massimo, con un parere positivo (o negativo), non vincolante, di esistenza dei requisiti di brevettabilità (novità, originalità e industrialità): occorre pertanto, in ogni caso, terminata la procedura PCT, effettuare in ciascun Paese di interesse un deposito nazionale (o regionale), quasi al normale costo di un deposito nazionale e senza nessuna garanzia che l’eventuale parere positivo di brevettabilità (ottenuto con l’esame preliminare) venga mantenuto in tutti i paesi.

Ci si chiederà a cosa serva, allora, tale procedura.

La risposta è che, in realtà, la convenzione PCT non permette di depositare una vera e propria domanda di brevetto (al di là degli aspetti formali), ma consente di esercitare ad un costo relativamente contenuto una “opzione di deposito” entro almeno 30 mesi a partire dalla data di priorità in tutti i paesi aderenti alla convenzione, e con un “servizio addizionale” consistente nella ricerca di anteriorità, nella pubblicazione della domanda (che permette di esplicare l’effetto di pubblicità dei propri diritti) e nell’eventuale esame preliminare.

40Per nazionalizzare una domanda PCT nei paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo è possibile seguire la via del brevetto europeo e, in questo caso, si dispone di un mese in più per effettuare il deposito, ovvero fino a 31 mesi dalla priorità.

L’utilizzo di questa convenzione è perciò particolarmente vantaggioso quando gli interessi di protezione territoriale sono orientati verso un numero elevato di paesi extraeuropei (almeno in potenza) o quando il titolare della domanda, al termine dell’anno di priorità, non ha ancora delle sufficienti indicazioni di validità tecnica e profittabilità commerciale dell’invenzione, oppure vuole rinviare, fino alla definizione di accordi con terzi, le spese rilevanti di estensione all’estero, mantenendo però l’opzione di protezione in un numero elevato di paesi.

Infine, in casi limite, l’opzione PCT può essere scelta quando la decisione di estensione in un numero rilevante di paesi è presa solo pochi giorni prima dello scadere del termine della priorità della domanda nazionale base (per esempio italiana), per cui sarebbe difficile depositare in diversi paesi con traduzioni della domanda in lingue diverse, ad esempio giapponese, cinese, russo ed altre⁴¹. In definitiva, a parte il caso limite qui da ultimo accennato, a chi conviene usare la procedura PCT?

La risposta è:

– particolarmente alle piccole e medie imprese (PMI) o agli inventori in proprio (si pensi ad un gruppo di ricercatori universitari), in tutti quei casi in cui si trovino a gestire un’invenzione avente importanti risvolti commerciali, almeno potenziali, ma ad essere dotati di scarsi mezzi finanziari, per cui necessitano di un partner finanziatore sia per poter ulteriormente sviluppare l’invenzione, sia per coprire le spese di brevetto che, per potere ottenere la protezione in diversi paesi, possono essere molto considerevoli; e

– a tutte le imprese, anche grandi, quando si trovino di fronte allo stesso tipo di problema, ovvero ad una invenzione di valore economico potenzialmente molto alto, per esempio una cura anti-cancro, anti-AIDS o anti-infarto, ancora in fase di sperimentazione, per la cui messa a punto occorre più tempo di quello disponibile per effettuare, per via nazionale, il deposito di una adeguata copertura brevettuale.

41La domanda PCT, per i richiedenti italiani, può essere depositata in italiano ma deve essere poi seguita dal deposito di una traduzione in una delle lingue di procedura dell’EPO (inglese o francese o tedesco) entro un mese.

In entrambi questi casi, la procedura PCT consente di ottenere, a fronte di una spesa iniziale molto ridotta rispetto a quella che sarebbe necessaria per depositare da subito le singole domande nazionali in tutti i paesi coperti dall’unica domanda PCT:

– una protezione temporanea in tutti gli stati di proprio interesse ed anche in altri ancora, ottenendo in tal senso una copertura provvisoria davvero “mondiale”;

– guadagnare quasi due anni dal deposito della domanda nazionale iniziale (o oltre 2 anni e mezzo dal deposito della domanda PCT, se effettuato come primo deposito) per effettuare le necessarie ulteriori verifiche tecniche sulla validità dell’invenzione e/o le verifiche commerciali sulla sua validità come prodotto e/o la ricerca di uno o più partner a cui cedere o concedere in licenza, magari solo per certi paesi, l’invenzione medesima;

– ottenere al termine della procedura e, quindi, prima di effettuare un ingente investimento economico per il deposito delle effettive domande nazionali, una maggiore affidabilità circa la validità brevettuale dell’invenzione e, quindi, una quasi sicurezza di ottenimento delle relative domande nazionali che si andranno a depositare.

A quest’ultimo proposito è opportuno segnalare che, una volta avviate le procedure nazionali, alcuni uffici nazionali o regionali possono accettare le conclusioni dell’esame preliminare internazionale e rilasciare rapidamente la domanda senza ulteriori esami di merito.

Questo avviene, per esempio, per noi europei quando si deposita la fase regionale

“europea”: trattandosi, in pratica, dello stesso ufficio che ha già eseguito la procedura internazionale per il PCT, il rilascio è rapido e scontato.

Lo stesso avviene per un richiedente statunitense quando nazionalizza la domanda nel proprio paese in quanto, in tal caso, la fase PCT viene seguita dall’Ufficio Brevetti Americano. Quest’ultimo, invece, nei confronti di richiedenti non USA che depositino una fase nazionale USA da PCT, ri-esegue sempre l’esame di merito, ripetendo anche la ricerca, in quanto non riconosce i risultati di ricerca ed esame degli altri uffici “stranieri”. Per contro, i richiedenti USA che depositano un Euro-PCT (cioè una fase nazionale europea da PCT che è stata sottoposta, dunque, all’esame preliminare in USA) ricevono tendenzialmente un analogo trattamento.