Licenza di marchio e merchandising

Un’ulteriore distinzione da tenere presente, soprattutto nella pratica, è quella tra i contratti di licenza di marchio (in “senso stretto”) ed i contratti di merchandising di marchio. Entrambe le tipologie contrattuali rientrano, comunque, nella più ampia definizione di contratto di “licenza di marchio” (in

“senso lato”).

A. Il contratto di licenza di marchio (in “senso stretto”)

Con il contratto di licenza di marchio, il licenziante concede al licenziatario il diritto di contrassegnare con il marchio dei prodotti o servizi appartenenti allo stesso genere merceologico di quelli fabbricati o commercializzati dallo stesso licenziante. Ciò avviene, ad esempio, quando un’impresa del settore dell’abbigliamento concede ad un’altra impresa il diritto di usare il marchio per prodotti appartenenti anch’essi al settore dell’abbigliamento.

Naturalmente, in questo caso si creano gli stessi problemi di possibile concorrenza tra le parti che abbiamo già visto nell’esame dei contratti di licenza di brevetto.

Infatti, il licenziante e il licenziatario saranno in condizione di produrre e di commercializzare prodotti sostanzialmente identici e con marchi identici, diventando, di conseguenza, forti concorrenti attuali o potenziali.

Pertanto, come abbiamo già osservato trattando delle licenze di brevetto, si ricorre usualmente a questo tipo di contratti solo quando non si sia in grado di sfruttare direttamente il mercato straniero in questione.

Qualora poi si intenda concedere comunque la licenza di marchio, è in ogni caso consigliabile prevedere nel contratto idonee restrizioni territoriali a carico del licenziatario perché, in assenza di un’adeguata protezione territoriale, la licenza di marchio potrebbe rivelarsi economicamente svantaggiosa per il licenziante, a causa dell’attività concorrenziale del licenziatario. Analogo discorso vale per il licenziatario, il quale sarà di norma interessato a ricevere diritti di esclusiva territoriale dal licenziante.

La validità di queste clausole, tuttavia, dovrà essere accertata, di volta in volta, sulla base della legge applicabile al contratto.

In generale, si può affermare che il trattamento riservato dalle normative antitrust a tali clausole è apparso, nel passato, generalmente più restrittivo di quello previsto per le analoghe clausole previste nei contratti di licenza di brevetto o know-how.

Inoltre, si dovranno considerare le eventuali limitazioni previste dalle leggi marchi.

In alcuni paesi, infatti, potrebbe essere richiesto che la licenza del marchio avvenga insieme all’azienda (cessione o licenza c.d. “vincolata”), ovvero insieme all’avviamento.

Ciò accadeva anche nel nostro paese prima dell’emanazione della legge marchi del 1992 la quale, da allora, non stabilisce più che il trasferimento del marchio debba avvenire insieme all’azienda o ad un ramo di essa.

Inoltre, in vari paesi, tra i quali il nostro, si prevede che dalla licenza di marchio non debba derivare inganno per il consumatore, inganno che può verificarsi, ad esempio, quando il licenziatario contrassegni con il marchio licenziato prodotti di qualità inferiore a quella del licenziante.

Per tale motivo, ma anche e soprattutto per difendere il prestigio e la reputazione del marchio, è consigliabile che si prevedano nel contratto gli standard di qualità che il licenziatario si impegna ad osservare, insieme alla previsione delle forme e modalità di controllo di tali standard da parte del licenziante.

Si tratterà anche di verificare, a seconda dei casi, se la legislazione applicabile ammetta sia le licenze esclusive che quelle non esclusive e, in caso affermativo, se esistano eventuali limitazioni. Nel nostro paese, si ammettono entrambi i tipi di licenza, ma si precisa che nel caso di licenza non esclusiva il licenziatario deve impegnarsi a usare il marchio solo su prodotti identici a quelli commercializzati in Italia dal licenziante o da altri suoi licenziatari.

Si dovrà anche verificare che non esistano particolari prescrizioni in quanto alla forma del contratto e più specificamente se sia richiesta o meno la forma scritta.

Nel nostro paese si ammette libertà di forma (scritta, verbale, comportamento concludente), ai fini della validità del contratto, salvo casi particolari (ad es. la donazione, che richiede la forma dell’atto pubblico).

Per quando riguarda i pagamenti, le forme più diffuse sono le medesime già viste per i contratti di licenza di brevetto e cioè, a seconda dei casi: pagamenti lump-sum, royalties e fees, o una combinazione degli stessi.

Inoltre, come già accennato, qualora si desideri effettuare la trascrizione dell’accordo, ai fini dell’opponibilità ai terzi, si dovrà verificare se siano richieste o meno ulteriori forme particolari. Nel nostro paese, ad esempio, per trascrivere un contratto di cessione o di licenza di marchio si richiede che l’accordo venga firmato davanti a notaio e iscritto all’ufficio del registro (con pagamento della relativa imposta), prima di essere trascritto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

B. Il contratto di licenza di merchandising

Diversamente dal contratto di licenza di marchio, con il contratto di licenza di merchandising di marchio il licenziante concede al licenziatario il diritto di contrassegnare con il marchio prodotti o servizi differenti da quelli per i quali il marchio era stato originariamente adottato dal licenziante.

Il merchandising dei marchi ha trovato un’ampia diffusione nel settore della moda.

È ben noto infatti che marchi quali Valentino, Armani ed altri siano utilizzati anche per contraddistinguere prodotti diversi dall’abbigliamento quali: gioielli, orologi, occhiali, e così via.

Un caso di particolare interesse è, inoltre, quello di Alessi che, sulla base di un marchio prestigioso a livello internazionale, ha sviluppato un merchandising che

abbina i valori connessi al marchio con quelli del design in molteplici settori:

sanitari ed arredi per il bagno; autovetture; orologi, e così via.

Il fenomeno è molto diffuso anche in altri settori, e specialmente nel settore sportivo.

Si pensi, ad esempio, alla crescente importanza che il merchandising riveste per i bilanci di società di calcio italiane quali la Juventus, l’Inter, il Milan, o di società straniere quali il Manchester United.

Altrettanto importante è la diffusione nel settore dell’automobilismo sportivo con la presenza di grandi marche quali Ferrari, Porsche, Mercedes ed altre.

Le società sportive, infatti, hanno ben compreso come la notorietà del proprio marchio possa costituire un elemento di traino commerciale di ogni tipo di prodotti, in Italia e all’estero, soprattutto in seguito alla sempre crescente copertura radio-televisiva delle principali manifestazioni agonistiche, a livello nazionale e internazionale.

Le problematiche del merchandising sono in parte simili a quelle già esaminate per le licenze di marchio.

Tuttavia, in genere sarà minore l’apporto tecnologico dell’impresa concedente, in quanto la progettazione e la fabbricazione del prodotto ricadrà essenzialmente sull’impresa utilizzatrice del marchio. Malgrado ciò, l’impresa concedente sarà comunque interessata a sottoporre alla propria approvazione le caratteristiche del prodotto, gli standard di qualità, le forme e le modalità d’uso del marchio, prevedendo i relativi controlli.

Inoltre, a parere di chi scrive, il merchandising sembra meno soggetto a rischi di inganno per il consumatore di quanto non lo siano le licenze di marchio. Infatti, se nell’ipotesi del contratto di licenza può configurarsi un eventuale uso ingannevole del marchio quando il licenziatario contrassegni con il marchio prodotti di qualità inferiore a quella del licenziante, questo rischio sarà di norma inferiore nel caso del merchandising, poiché il concedente non fabbrica esso stesso i medesimi prodotti.

Infine, ma non da ultimo, si dovrà considerare con particolare attenzione la strategia di deposito del marchio, soprattutto sotto il profilo della scelta dei prodotti

e delle rispettive classi merceologiche, oltre che dei paesi nei quali si desidera estendere la protezione.

7.3. LE VERIFICHE DA EFFETTUARE PRIMA DI ACQUISTARE O DI RICEVERE IN LICENZA UN MARCHIO

Come abbiamo già visto in materia di brevetti, è opportuno che, prima di concludere un contratto di cessione o di licenza di marchio, le parti effettuino le opportune verifiche in merito allo stato del marchio.

Ad esempio, prima di acquistare o di ricevere in licenza un marchio italiano o avente comunque efficacia in Italia è consigliabile effettuare una ricerca di identità e similitudine tra i marchi italiani, tra quelli internazionali estesi all’Italia e tra i marchi comunitari per verificare che non ci siano altri marchi identici o simili di titolarità di terzi, i quali potrebbero impedire o limitare lo sfruttamento del marchio che si intende acquisire. Ricerche equivalenti potranno essere svolte anche quando si desideri acquisire un marchio straniero.

La stessa ricerca, eventualmente integrata con un ricerca per titolare, è consigliabile anche per verificare che non esistano altri marchi identici o confondibili appartenenti allo stesso cedente. In tal caso, infatti, può essere opportuno chiedere che anch’essi entrino a fare parte della cessione o della licenza.

È anche consigliabile effettuare una ricerca tra le ragioni e le denominazioni sociali, poiché la presenza di una società con un nome o una ditta anteriore identica o simile al marchio potrebbe anch’essa impedire o limitare lo sfruttamento del marchio che si intende acquisire.

È inoltre opportuno procurarsi, a seconda dei casi, il verbale di deposito o l’attestato di registrazione o il certificato di rinnovo dei marchi da acquistare o ricevere in licenza, per verificare chi effettivamente risulta titolare del marchio ed il contenuto del marchio (parole, figure o disegni, classi rivendicate) così come è stato depositato e registrato.

Qualora risulti dalle ricerche sopra indicate che la parte cedente o licenziante non sia l’originario titolare del marchio, avendolo ad esempio a sua volta acquistato da un terzo, sarà opportuno effettuare una ricerca per verificare che sia avvenuta una

serie ininterrotta di trascrizioni di atti di cessioni di marchio o cessioni di azienda, o fusioni societarie, o di annotazioni di cambio nome dal primo titolare dei marchi al cedente e per verificare che non vi siano vincoli iscritti (garanzie reali, licenze) gravanti sul marchio stesso. Al riguardo, per un ulteriore riscontro, può anche essere utile farsi consegnare dallo stesso cedente la documentazione relativa alle trascrizioni delle vicende traslative o dispositive del marchio o delle annotazioni sopra menzionate.

È di norma buona regola effettuare anche una visura camerale per verificare lo status attuale e storico della società cedente per mettere alla luce eventuali procedure fallimentari o concorsuali, uno stato di liquidazione, e così via.

È poi opportuno, nei limiti del possibile, cercare di accertare se i marchi sono stati usati dalla cedente o licenziante, o se c’è il rischio di decadenza per non uso.

Infine, è opportuno predisporre gli atti necessari per effettuare la trascrizione del contratto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi secondo le formalità e con gli effetti già sopra esaminati per i contratti di cessione e di licenza di brevetto.

DI PAVIA