I depositi nazionali esteri

Un primo modo di estendere all’estero la propria domanda di brevetto consiste nel depositare, in ciascun paese estero di interesse, una domanda nazionale corrispondente alla domanda italiana originaria.

Grazie al già ricordato “diritto di priorità”, non è necessario preoccuparsi di depositare le diverse domande estere contemporaneamente a quella italiana: è sufficiente aver effettuato il primo deposito in Italia per acquisire la “data di priorità”, ovvero la riserva del diritto di depositare il brevetto all’estero.

A questo punto, si ha tempo un anno per depositare, una per volta o tutte insieme, le eventuali domande estere, ottenendo che la data di deposito di ciascuna domanda estera retroagisca alla data di priorità.

Per godere di tale beneficio²⁵occorre non solo effettuare il deposito delle domande estere entro un anno solare dalla data di priorità, ma anche che l’oggetto del brevetto che si deposita all’estero sia descritto nella prima domanda (quella italiana, appunto): è per questo motivo che si parla di “domanda corrispondente”, proprio perché ci deve essere una corrispondenza tra la domanda italiana e quelle estere, salvo, ovviamente, la traduzione delle descrizioni delle domande estere nella lingua di ciascun paese di deposito.

25Che, tra l’altro, permette di commercializzare liberamente, e cioè senza perdere la novità, in tutto il mondo l’idea brevettata fin da subito dopo il primo deposito in Italia e prima di effettuare i depositi delle domande estere, senza per questo aversi divulgazione nei paesi esteri di vendita.

Se il contenuto delle domande estere non è del tutto corrispondente a quello della domanda di base (ad esempio perché, nel depositare le domande estere si aggiungono una nuova parte di descrizione mancante nella domanda originaria, relativa ad una modifica nel frattempo messa a punto e nuove rivendicazioni), il diritto di priorità non si perde, ma varrà comunque solo per la parte di ciascuna domanda estera corrispondente a quella della descrizione originale: per le parti aggiunte farà fede, invece, la data di effettivo deposito in ciascun paese estero.

È possibile rivendicare la priorità di due o più domande di base, depositando una domanda estera con un contenuto che riunisce quanto descritto nelle domande originali. In tal caso, si dovrà avere l’accortezza di effettuare il deposito delle domande estere entro un anno dalla data di deposito della prima (la più “vecchia”) delle domande di base.

Una volta depositate le varie domande estere, ciascuna di esse proseguirà per conto suo, con procedure diverse da paese a paese.

Come abbiamo accennato, esistono sostanzialmente due differenti modalità attraverso le quali si giunge all’ottenimento di un brevetto all’estero.

In alcuni paesi, il brevetto viene rilasciato a seguito di una procedura amministrativa meramente formale, senza entrare nel merito del contenuto tecnico sostanziale, come è avvenuto in Italia fino al recente passato.

In altri paesi, invece, il brevetto viene concesso solo dopo aver superato un vero e proprio esame tecnico, attraverso il quale vengono valutati i requisiti di novità e di originalità, confrontando le caratteristiche del ritrovato con quelle delle invenzioni oggetto di brevetti anteriori.

Sostanzialmente, tutti i paesi ad elevato sviluppo industriale prevedono ed eseguono una procedura d’esame sostanziale.

In questi paesi, la procedura del rilascio del brevetto richiede, generalmente, un periodo di tempo abbastanza lungo (da 2 a 3 anni) e fasi piuttosto complesse.

Il ritrovato descritto nella domanda viene prima esaminato, confrontandolo con brevetti anteriori di cui gli esaminatori hanno un’ampia documentazione.

L’esaminatore dà informazione del risultato dell’esame attraverso un rapporto, fornendo i dati relativi alle anteriorità che ritiene pertinenti; sulla base di questo rapporto, il richiedente può presentare le sue osservazioni ed ha la facoltà di modificare²⁶ le rivendicazioni ed il testo della descrizione originariamente depositati per meglio differenziare la sua domanda di brevetto dalle anteriorità citate.

Normalmente la modifica delle rivendicazioni comporta una riduzione dell’ambito di protezione della domanda originariamente depositata.

L’esame, di solito, non si esaurisce con un solo rapporto d’esame ma può includerne altri, procedendosi via via ad una più precisa definizione e differenziazione del ritrovato che si intende brevettare, rispetto allo stato della tecnica, quale si desume dai brevetti anteriori citati dall’esaminatore.

Esaurita la fase di esame vero e proprio, e raggiunta da parte dell’esaminatore la decisione circa il rilascio del brevetto, è prevista, almeno in alcuni paesi, la possibilità che terzi presentino un’opposizione alla decisione di rilascio, dando quindi origine, per via amministrativa e davanti ad uno o più esaminatori, ad un ulteriore e più approfondito esame del contenuto nella domanda: tale procedura ha sostanzialmente lo scopo di tenere conto anche di quelle fonti d’informazione che, per la loro natura (ad esempio pubblicazioni tecniche di scarsa diffusione, utilizzo anteriore effettuato da terzi senza il deposito di brevetto), l’esaminatore non è in grado di trovare.

È quindi evidente come la procedura di esame, normalmente, impedisce di ottenere la brevettazione di ritrovati che manchino di novità o che presentino un’originalità molto modesta, ma per contro, rende piuttosto lungo il periodo di tempo necessario per l’ottenimento del brevetto ed aggiunge ulteriori spese a quelle da affrontare al momento del deposito della domanda in ciascun paese estero²⁷.

26Generalmente, nel senso di limitare le rivendicazioni ed adattare la descrizione alle nuove rivendicazioni, senza però poter aggiungere nuova materia.

27Fare una stima esatta dei costi di esame è impossibile, data l’imprevedibilità sia del numero di comunicazioni ufficiali da prendere in considerazione, sia dell’impegno professionale connesso con la preparazione delle risposte. Tuttavia, non si sbaglia di molto nel prevedere un “budget” pari almeno alle spese di deposito della domanda, da ripartire sui due-tre anni successivi al deposito della stessa, ovvero quelli necessari a concludere l’esame.

Oltre alle due procedure prima citate, negli ultimi anni se ne sono sviluppate altre che possono ritenersi intermedie tra le precedenti.

Una prima procedura consiste in un sistema di esame di novità differito, adottato da alcuni importanti paesi, tra i quali ricordiamo, per la sua importanza, il Giappone.

Questa procedura nasce dall’esigenza, molto sentita dagli uffici brevetti governativi, di ridurre il numero degli esami normalmente in corso, tenendo conto del fatto che una parte delle domande di brevetto sono destinate ad essere abbandonate per sopraggiunta mancanza d’interesse economico, successivamente al deposito: l’esame di tutti i brevetti depositati costituisce pertanto uno spreco di risorse.

In base a tale procedura l’esame di novità può avere inizio in un qualsiasi momento entro un periodo di tempo prefissato, a partire dalla data di deposito della domanda nel paese, di solito pagando una tassa apposita: il periodo di differimento massimo è fissato in 7 anni per la Germania e 3 per il Giappone, a partire dalla data di deposito. La domanda viene pertanto esaminata solo su richiesta del titolare o di un terzo interessato che ne chieda espressamente l’effettuazione entro il suddetto periodo e paghi la relativa tassa; giunta la scadenza del termine, senza che la richiesta di esame sia stata presentata, la domanda si considera ritirata.

Una seconda procedura, adottata dalla Gran Bretagna, prevede una ricerca di anteriorità separata dalla fase di esame. In particolare, dopo il deposito della domanda viene automaticamente eseguita una ricerca di novità, e dopo il ricevimento del rapporto di ricerca (che viene emesso di solito entro il 18° mese dalla priorità) il titolare ha un periodo prefissato (di solito 6 mesi) per continuare nella procedura, chiedendo l’esame e pagando una relativa tassa.

Infine, la Francia (ed alcuni altri paesi che non prevedevano originariamente alcun esame) segue la procedura cosiddetta dell’Avis Documentaire²⁸.

28Se la tassa non viene pagata, in Francia la domanda viene automaticamente convertita in Modello d’utilità, come già accennato; in altri paesi la domanda viene considerata ritirata.

Essa consiste nel provvedere, entro un dato periodo dal deposito della domanda, al pagamento di una tassa di esame, in base alla quale viene effettuata una ricerca di novità ed emesso un rapporto di ricerca, contenente l’elencazione dei documenti ritrovati (che sono allegati in copia), ciascuno contrassegnato con un codice: il codice “A” indica che i documenti trovati non sono rilevanti, per cui non è necessario fare nulla e la domanda verrà accolta; i codici “X” o “Y” indicano invece documenti ritenuti anticipanti come novità (X) o come originalità (Y); in tal caso il richiedente dovrà²⁹ modificare le rivendicazioni e/o presentare una relazione di commento ai documenti ritrovati, dopo di che la domanda viene accolta d’ufficio.