Il marchio internazionale: l’Accordo e il Protocollo di Madrid

Diversamente da quanto farebbe pensare l’uso dell’espressione “marchio internazionale”, non si tratta in realtà di un marchio avente un’efficacia sovranazionale.

Si tratta, invece, di una procedura semplificata di deposito e rinnovo del marchio che, salvo motivi di rifiuto in uno o più paesi, dà luogo alla concessione di tanti marchi nazionali quanti sono i paesi designati nella domanda.

Il marchio internazionale presenta due vantaggi rispetto ai singoli depositi nazionali esaminati al punto precedente.

In primo luogo, consente una semplificazione delle procedure. Infatti, invece di presentare tante domande di marchio quanti sono i paesi interessati, come avviene nel caso di singoli depositi nazionali, è sufficiente presentare un’unica domanda all’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) tramite l’amministrazione competente del paese di origine.

In secondo luogo, il costo connesso al deposito internazionale del marchio è di regola meno elevato dell’insieme dei costi che si dovrebbero pagare nel caso di singoli depositi nazionali negli stessi paesi.

Il “marchio internazionale” è stato originariamente previsto dall’Accordo di Madrid del 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi.

Tra i paesi aderenti all’Accordo figurano importanti paesi europei ed extraeuropei, ma non compaiono invece paesi quali il Giappone, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti ed altri.

Per superare questa limitazione di adesioni, è stato ratificato da molti altri paesi il c.d. “Protocollo di Madrid”, che offre nuove opportunità di tutela all’estero dei propri marchi. Oggi quasi tutti i paesi membri dell’Accordo di Madrid hanno ratificato anche il Protocollo.

I trattati del Protocollo e dell’Accordo di Madrid sono distinti ma risultano tra loro coordinati.

Infatti, a seconda degli Stati designati, le domande di registrazione internazionali possono essere disciplinate:

– dal solo Accordo, se il paese aderisce al solo Accordo di Madrid (quasi nessuno Stato si trova in questa situazione);

– dal solo Protocollo, se il paese aderisce al solo Protocollo di Madrid;

– dal Protocollo (non per il sistema di tassazione) se il paese aderisce sia all’Accordo che al Protocollo di Madrid; ciò a partire dal 2008 in seguito all’abolizione della c.d. “clausola di salvaguardia”, che allora affermava la prevalenza delle più restrittive condizioni dell’Accordo.

Per una sommaria illustrazione delle principali differenze tra i due trattati rinviamo al prospetto sotto riportato.

Accordo e Protocollo: le differenze in breve

ACCORDO DI MADRID PROTOCOLLO DI MADRID

MARCHIO Registrazione Domanda e/o registrazione

DI BASE nazionale di base nazionale di base

TERMINE PER Fino a 12 mesi dalla data Fino a 18 mesi dalla data IL RIFIUTO di pubblicazione OMPI di pubblicazione OMPI

TASSE Tassa fissa Tassa individuale

Perdita della registrazione Possibilità di convertire la internazionale con riferimento registrazione internazionale in ATTACCO a tutti gli Stati designati depositi nazionali negli Stati nei CENTRALE in caso di invalidazione quali la registrazione internazionale

del marchio di base ha validità in caso di invalidazione del marchio di base

LINGUA Francese Francese, inglese e spagnolo

Per un’impresa con sede in Italia, già titolare di un marchio nazionale italiano, la domanda di registrazione internazionale si presenta all’OMPI per il tramite dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Se l’impresa, invece, ha sede all’estero, occorre prima depositare una domanda di registrazione del marchio nel Paese in cui la titolare ha la sede legale oppure un ufficio serio ed effettivo, e poi sulla base di tale marchio procedere con l’estensione internazionale, per il tramite dell’Ufficio marchi in cui è depositato o registrato il marchio di base.

Successivamente al deposito internazionale, l’OMPI procede ad una verifica formale in merito a tasse pagate e alla correttezza della lista prodotti e servizi designata. Capita talvolta che venga emesso un rilievo e che sia necessario presentare una risposta all’OMPI.

Una volta superato l’esame sulle formalità, l’OMPI emette il certificato di registrazione, lo pubblica e procede quindi al suo inoltro alle Amministrazioni nazionali dei Paesi designati nella medesima domanda.

Questi ultimi verificano se sussistono o meno le condizioni per il rilascio del marchio, secondo le rispettive normative nazionali, e possono emettere un rifiuto di protezione nei termini stabiliti del trattato a cui aderiscono: 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’OMPI per i Paesi dell’Accordo; 18 mesi per i Paesi del Protocollo.

In pratica, dopo il rilascio del certificato di registrazione dell’OMPI, l’impresa deve attendere circa un anno e mezzo (18 mesi), o più in caso di procedure più complesse dovute a rifiuti o rilievi degli Uffici marchi od opposizioni di terzi, prima che i Paesi interessati abbiamo confermato la registrazione.

La decisione di rifiuto (cd. “rifiuto provvisorio”) viene notificata all’impresa o al suo mandatario per il tramite dell’OMPI, concedendo un termine per la replica e indicando le modalità per la nomina di un mandatario locale, atto a rappresentare l’impresa dinanzi all’Ufficio marchi del Paese. Si avvia quindi una procedura amministrativa dinanzi all’ufficio marchi nazionale, che emetterà poi una decisione definitiva di conferma o meno della registrazione.

L’eventuale decisione di rifiuto emessa dall’Ufficio marchi di un Paese designato nella registrazione internazionale non compromette la validità negli altri Paesi designati.

Una differenza rilevante tra i due trattati sul marchio internazionale è quella relativa al c.d. “attacco centrale”.

L’Accordo di Madrid stabilisce che la registrazione internazionale nei primi cinque anni dalla data di registrazione è vincolata alle sorti della registrazione nazionale di base. In questo periodo, se il marchio nazionale, per un qualsiasi motivo (per esempio, a seguito di un’azione di nullità introdotta prima della scadenza dei cinque anni), viene dichiarato invalido, anche la corrispondente registrazione internazionale viene invalidata. Solo alla scadenza del periodo dei cinque anni, la registrazione internazionale ottenuta in base all’Accordo diventa indipendente dalle vicende che possono interessare la registrazione nazionale di base.

Il Protocollo di Madrid, invece, che si applica come detto a quasi tutti i paesi compresa l’Italia, nell’ipotesi di attacco centrale prevede la possibilità di depositare, entro tre mesi dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata, una domanda di registrazione per lo stesso marchio (“conversione”) in tutti gli Stati designati tranne, appunto, il paese di origine nel quale la registrazione di base è stata invalidata. Nell’ipotesi di conversione della registrazione internazionale in domande di registrazione nazionali, la data di deposito sarà quella della registrazione internazionale (o dell’estensione territoriale posteriore) e verrà mantenuta la priorità della quale eventualmente beneficiava la registrazione internazionale radiata. Grazie alla conversione, l’attacco centrale per gli Stati aderenti al Protocollo (come l’Italia) non ha più l’effetto devastante sulla protezione internazionale del marchio, come si verifica invece nel caso dell’Accordo di Madrid.

Tutto ciò premesso, riportiamo, di seguito, la tabella relativa alle adesioni all’Accordo e, rispettivamente, al Protocollo di Madrid.

MARCHIO INTERNAZIONALE - PAESI ADERENTI AD AGOSTO 2013