Metodi utilizzati per trasferire la tecnologia

Come abbiamo visto, la tecnologia oggetto del contratto può consistere di soli brevetti, o di solo know-how, o di soli servizi di insegnamento tecnico, oppure di una combinazione di questi diversi elementi, ed eventualmente di altri ancora.

A. I brevetti

Le previsioni contrattuali relative ai brevetti, a seconda dei casi, possono assumere diversi livelli di complessità.

Abbiamo già visto che, innanzitutto, è opportuno identificare con precisione il brevetto o i brevetti oggetto del contratto.

Inoltre, può essere opportuno regolare i rispettivi diritti e responsabilità delle parti relativamente al mantenimento in vigore dei brevetti, alle garanzie relative alla loro validità, all’ipotesi di contraffazione del brevetto da parte di terzi, così come al caso di azioni di terzi che lamentino la contraffazione di propri diritti di brevetto o di altre privative industriali.

B. L’utilità della trascrizione del contratto avente per oggetto dei brevetti

Soprattutto dal punto di vista del licenziatario, può essere consigliabile trascrivere la licenza dei brevetti, in primo luogo per cautelarsi nell’eventuale ipotesi che il licenziante ceda il brevetto ad un terzo.

Questa precauzione è opportuna soprattutto quando il licenziatario si aspetti che la tecnologia, nel corso dell’esecuzione del contratto, possa acquistare molto più valore di quello che essa aveva al momento della stipulazione dell’accordo. In questo caso, infatti, il licenziante, dopo qualche anno di durata della licenza, potrebbe trovare più conveniente cedere il brevetto ad un nuovo acquirente, piuttosto che continuare a ricevere i pagamenti convenuti con il licenziatario.

Per evitare questa conseguenza negativa, non è sufficiente prevedere espressamente nell’accordo la sua opponibilità al terzo acquirente, ma, relativamente al brevetto italiano, occorre che il contratto venga trascritto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, previa autenticazione delle sottoscrizioni dei contraenti da parte di un notaio (ossia, nella forma di scrittura privata autenticata da notaio) e la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta di registro.

In alternativa alla scrittura privata autenticata da notaio è ora possibile – in seguito alla più volte richiamata modifica del Codice della proprietà industriale introdotta nel 2010 – depositare una dichiarazione di avvenuta licenza (non notarizzata).

Si noti che si dovranno riportare nella scrittura privata da trascrivere, oppure nella suddetta dichiarazione ad essa alternativa, tutte le previsioni ritenute rilevanti dalle parti (identificazione del brevetto, ambito della licenza anche con riferimento all’eventuale settore di utilizzo, esclusiva o meno, durata e così via), indicando tali elementi nella nota di trascrizione.

La trascrizione del contratto di licenza è un’utile precauzione anche per risolvere un eventuale conflitto tra due licenziatari aventi causa dello stesso licenziante. Se, infatti, il licenziante di un brevetto italiano concedesse una licenza esclusiva per il medesimo brevetto a due distinti licenziatari, tra i due aventi causa prevarrebbe non chi per prima ha stipulato il contratto, ma chi per prima lo abbia trascritto all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Se la trascrizione, come abbiamo visto, può essere importante per il licenziatario in caso di licenza di brevetto, ovviamente lo è ancora di più per il cessionario in caso di cessione del brevetto, poiché in questo caso l’opponibilità al terzo non riguarda il mero diritto di godimento del brevetto, ma la titolarità dello stesso.

C. Documentazione tecnica e assistenza tecnica

Le conoscenze tecniche non brevettate possono essere trasmesse secondo due modalità principali: o per mezzo di un supporto materiale, ovvero tramite il personale tecnico del licenziante.

La trasmissione per mezzo di un supporto materiale può avvenire per iscritto, o su supporto elettronico o magnetico. In questo caso essa assume la denominazione di “documentazione tecnica” (technical documentation) e può avere per oggetto la descrizione dei prodotti e dei procedimenti, formule, disegni, progetti, e così via. Talvolta, il supporto materiale può anche essere costituito dal campione di un componente o di un prodotto o, più frequentemente, da un prototipo.

Nelle clausole del contratto che regolano la trasmissione della documentazione, è consigliabile precisare i termini di consegna della stessa, allo scopo di offrire al licenziante il tempo sufficiente per predisporre i documenti pertinenti.

Nei contratti internazionali di licenza è inoltre opportuno indicare la lingua nella quale deve essere redatta la documentazione tecnica, le tipologie di unità di peso e di misura da utilizzarsi, e così via. Inoltre, quale precauzione per il licenziante, può essere consigliabile subordinare nel contratto la consegna della documentazione tecnica al ricevimento di un pagamento iniziale da parte del licenziatario.

La trasmissione delle conoscenze tecniche tramite il personale del licenziante assume invece generalmente la denominazione di “assistenza tecnica” (technical assistance).

Di norma, l’assistenza tecnica viene prestata attraverso l’addestramento (o training) del personale del licenziatario presso gli impianti del licenziante, e/o attraverso l’invio di personale del licenziante presso gli impianti del licenziatario, ovvero attraverso la dimostrazione pratica di come si devono eseguire correttamente certe operazioni (show-how).

È consigliabile indicare nel contratto il contenuto e la durata dell’assistenza tecnica, la suddivisione tra le parti delle spese relative all’invio del personale (spese di viaggio, di vitto, di soggiorno, costi assicurativi, ecc.) e l’importo degli eventuali compensi (fees).

D. Tecnologia di base e miglioramenti

In diversi casi, le parti si accordano per la comunicazione dei miglioramenti relativi alla tecnologia di “base” trasferita.

Infatti, ciascuna parte può essere interessata a ricevere tali miglioramenti per evitare di essere “scavalcata” tecnologicamente dalla controparte.

In generale, è possibile distinguere tre principali tipologie di clausole relative ai miglioramenti (si vedano tuttavia i limiti imposti dal citato Reg. CE 772/04):

– clausola c.d. di “Grant forward“ (o “Flow-forward” o “Flow trough”), quando il licenziante si impegna a trasferire i miglioramenti al licenziatario,

– clausola c.d. di “Grant back”, quando il licenziatario si impegna a trasferire i miglioramenti al licenziante,

– reciproco scambio di miglioramenti.

E. Il package licensing

Non è raro che, ai fini della fabbricazione e della commercializzazione dei prodotti licenziati, il licenziatario desideri ottenere anche una o più delle seguenti prestazioni, oltre alla licenza di brevetto e alla comunicazione del know-how e dell’assistenza tecnica:

– licenza di marchio (con relativa previsione degli standard di qualità) – licenza della ditta (piuttosto di rado)

– licenza di software

– vendita di materiali e componenti – vendita di macchinari

– vendita di prodotti finiti.