La classificazione dei marchi

Oltre ai marchi che identificano l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi, esistono altre diverse categorie di marchi. Il marchio di servizio è molto simile in natura ad un marchio di fabbrica. Entrambi sono segni distintivi: mentre i marchi distinguono i prodotti di un'impresa da quelli di altre, i marchi di servizio (introdotti nel nostro ordinamento con l’art. 3 della legge n. 1178/1959) svolgono la stessa funzione ma nell’ambito dei servizi. «I

(115) Ibidem, p. 92. Esempi di marchi la cui tutela è limitata all’insieme possono essere: Rolls Royce, Dolce & Gabbana, Mulino Bianco ecc. Per approfondimenti sul tema si veda V. MANGINI, Manuale breve di

diritto industriale, 2 ed., Padova, CEDAM, 2005; G. SENA, Il Diritto dei marchi. Marchio nazionale e

marchio comunitario, 4 ed., 2007, op. cit.; S. COPPOLA, Manuale breve di diritto dei marchi, 2011, op. cit. (116) L’art. 8 c.p.i così chiarifica «i ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso» Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della

Proprietà Industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, 2005, op. cit. inoltre si veda il sito http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl1.htm.

(117) ivi, art. 8, comma 2, c.p.i . (118) Ibidem.

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servizi possono essere di qualsiasi tipo: finanziari, bancari, turistici, pubblicitari o di catering. I marchi di servizio, come gli altri marchi, possono essere anch’essi registrati, rinnovati,cancellati, ceduti e dati in licenza»(119).

Se la funzione del marchio individuale è quella di «contraddistinguere la produzione o la

commercializzazione di beni e servizi da parte di un imprenditore»(120), quella del marchio

collettivo (come sancisce l’art. 2570 c.c.) è quella di «garantire l’origine, la qualità e la natura di un prodotto o servizio»(121). Questi ultimi sono di proprietà di un'associazione o di

una cooperativa e vengono usati dai membri per commercializzare i loro prodotti e per identificarsi; l'associazione stabilisce in genere una serie di criteri per l'utilizzo del marchio collettivo (ad esempio, gli standards di qualità) e permette alle singole società di utilizzare il marchio solo se disposte a conformarsi a tali norme. In caso di abusi del marchio compiuti da terzi esse possono ottenere eventuale risarcimento del danno derivante da tale violazione e agire singolarmente attraverso l’azione di repressione della concorrenza sleale, come stabilisce l’art. 2601 c.c. Di particolare rilievo nella disciplina del marchio collettivo è il regolamento che espone le condizioni secondo le quali il marchio può essere

riconosciuto o dato in licenza(122). Tale sistema può essere un modo per rendere più efficace

la commercializzazione congiunta di prodotti all’interno di un gruppo di imprese in cui i marchi individuali potrebbero essere difficilmente riconosciuti dai consumatori e/o gestiti dai principali distributori(123_{). Questa è la situazione delle denominazioni geografiche(}124_), che non vengono accettate se riferite al marchio individuale ma solo in presenza del marchio collettivo. Al contrario, i marchi di certificazione non sono ristretti a singoli membri di una data associazione ma a chiunque in grado di certificare che i prodotti in

(119) Cfr. OMPI, Creare un marchio. Introduzione all’utilizzo dei marchi per le piccole e medie imprese, in

La proprietà intellettuale e l’ impresa, n. 1, inoltre si veda il sito

http://www.wipo.int/freepublications/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf.

(120) Cfr. A. SIROTTIGAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op. cit, p. 94 ss. (121) Ibidem.

(122) vd. infra , par. 11, p. 50.

(123) Per esempio, «il marchio collettivo Melinda è utilizzato dai 5200 membri delle 16 cooperative che coltivano mele in Val di Non e nella Valle del Sole (Italia) e che hanno fondato il Consorzio Melinda nel 1989». Cfr. il sito http://www.wipo.int/freepublications/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf.

(124) «Con riguardo ai marchi costituiti da espressioni geografiche, deve escludersene la validità solo quando vi sia una possibilità di riferimento alla provenienza geografica del prodotto o del servizio[…], il marchio sarà valido quando è, di fatto e nella opinione del pubblico, assolutamente di fantasia in relazione al prodotto o servizio contrassegnato». G.SENA, Il Diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, 4 ed., 2007, op. cit., pp. 92-93.

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questione soddisfino determinati standards stabiliti(125). Gli standards di qualità accettati a

livello internazionale «ISO 9000»(126_{) sono un esempio di tali certificazioni ampiamente} riconosciute.

I marchi con una elevatissima forza suggestiva, definita da taluno “potere di vendita” o

“selling power”(127), vengono definiti dall’ autorità competente nel Paese richiedente della

protezione “marchi celebri” o “rinomati”, proprio perché hanno un grado di protezione più alto rispetto al normale trattamento, infatti questi possono godere della normale protezione ed essere utilizzati anche in assenza di registrazione.

Si aggiunga che i marchi rinomati hanno la particolarità di essere protetti da marchi simili anche se apposti su prodotti differenti; al contrario, la generalità dei marchi beneficia della protezione solo se contrassegnante prodotti simili o identici. «La ragione di questa protezione più elevata è impedire che imprese terze sfruttino liberamente la reputazione di un marchio rinomato e/o danneggino la reputazione o avviamento delle imprese che lo detengono»(128).

Un’ultima categoria di marchi è quella dei marchi difensivi, che si distinguono dai marchi che hanno la prerogativa di caratterizzare beni e servizi in via principale, per il fatto di essere marchi simili a questi ultimi, dai quali si differenziano per essere registrati

(125) Un requisito importante richiesto nell’ambito dei marchi di certificazione è la c.d “competenza a certificare” da parte dell’ ente che presenta la richiesta. Ad esempio il simbolo Woolmark è il marchio ( e marchio di certificazione) registrato della Woolmark Company. Woolmark è un simbolo di garanzia di qualità e denota che i prodotti sui quali viene applicato sono realizzati al 100% con pura lana vergine e sono conformi ai rigorosi standards di fabbricazione dettati dalla stessa compagnia. Woolmark è un marchio registrato in oltre 140 Paesi ed è stato concesso in licenza a produttori in grado di soddisfare tali standards di qualità in circa 65 Paesi. Cfr. il sito http://www.wipo.int/freepublications/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf.

(126) L’ISO (International Organization for Standardization) è il più grande promotore di norme volontarie internazionali. Suddette norme contribuiscono a rendere l'industria più efficiente ed efficace. Sviluppato attraverso il consenso globale, l’ISO sostiene l’ abbattimento delle barriere al commercio internazionale. L’ ISO 9000, in particolare, si occupa dei diversi aspetti della gestione della qualità attraverso una serie di noti standard ISO. Gli standard forniscono orientamenti e strumenti per le aziende e le organizzazioni che vogliono garantire che i loro prodotti e servizi si uniformino in modo coerente con le esigenze del cliente, e che la qualità sia costantemente in miglioramento. Per approfondimenti in materia si veda il sito http://www.iso.org/iso/iso_9000 .

(127) Si veda V. MANGINI, Manuale breve di diritto industriale, 2 ed. , 2005, op.cit., p.69.

(128) Si può ipotizzare che esista un celebre marchi IMEA che contrassegni una famosa linea di creme per il viso. In questo caso la Imea Inc., a condizione che i Paesi in cui tale marchio viene registrato godano di una protezione più elevata riservata ai marchi rinomati, potrà beneficiare della protezione automatica anche su prodotti non identici o dissimili da quello in questione (in questo caso creme per il viso). Si aggiunga che un’ azienda terza decida di produrre e commercializzare dei suoi prodotti, come per esempio T-Shirts e cappelli, con il marchio IMEA. Al fine di evitare l’accusa di violazione del diritto di marchio, la stessa azienda sarebbe tenuta a richiederne l’autorizzazione direttamente alla IVREA Inc. Questo dimostra il principio secondo il quale i marchi notori sono protetti non solo da marchi simili o identici per prodotti identici, ma anche per prodotti differenti. Cfr. il sito http://www.wipo.int/freepublications/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf

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dall’imprenditore senza essere realmente usati, al fine di prevenire tutti i rischi derivanti dalla contraffazione. Questo viene definito difensivo perché permette a chi lo registra di evitare le imitazioni dei concorrenti e di godere della legge speciale prevista per coloro che abbiano depositato tale marchio non utilizzato, evitando la decadenza dello stesso in caso di uso effettivo dell’altro marchio simile(129).

Il sistema normativo vigente fa riferimento a marchi registrati e alle relative procedure di registrazione ma è necessario in questa sede citare anche il caso dei marchi non registrati, o marchi di fatto, che garantiscono comunque un diritto di esclusiva sul marchio «nel caso in cui, attraverso l’uso, il segno abbia acquistato notorietà in tutto il territorio dello Stato»(130). A tal proposito, infatti, l’art. 2 comma 4 del Codice statuisce che «sono protetti,

ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato»(131). Si

tratta di «diritti non titolati che a differenza delle indicazioni geografiche e denominazioni d’origine nonché delle informazioni aziendali non sono definiti dal codice e comprendono i marchi non registrati o di fatto, la ditta, denominazione e ragione sociale, l’insegna, i nomi a dominio»(132).

Il diritto sul marchio di fatto si costituisce con l’usoe dato che questo non è dotato di alcuna validità, il soggetto intenzionato a richiedere tutela su di esso deve provarne l’effettivo uso; nel caso in cui questo venga interrotto per un certo periodo di tempo, si procede, infatti, alla cessazione della sua tutela giuridica.

Il c.p.i non contiene alcuna norma relativa alla tutela specifica del marchio di fatto, tutela accordata dall’art. 2598 cc. che vieta a chiunque di usare « nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri»(133_); perciò il titolare, o piuttosto utente del marchio di fatto, mantiene comunque un diritto di esclusiva sull’uso di esso. Ci si riferisce quindi ad una tutela simile a quella tipica del marchio registrato, «applicabile a condizione che il segno presenti i necessari requisiti, cioè

(129) Si veda l’art. 24 comma 4 c.p.i.

(130) Cfr. G. SENA, Il Diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, 4 ed., 2007, op. cit., p. 28-29.

(131) Art. 2 comma 4 c.p.i. Il testo del Codice è sul sito http://www.altalex.com/index.php?idnot=8075#capo1. (132) Cfr. G. LECCE, Il marchio nella giurisprudenza, 2 ed., in Raccolta sistematica di giurisprudenza

commentata, diretta da G. LEVI, Milano, GIUFFRÈ, 2009, p. 237 ss.

(133) Art. 2598 cc. Il testo del codice civile aggiornato al 22 agosto 2012 è consultabile sul sito http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794.

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sia dotato di capacità distintiva, sia nuovo, cioè diverso dai marchi anteriori, non sia decettivo né contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume»(134_).