Uno dei settori in materia di maggiore interesse da parte della comunità internazionale e quello che, negli ultimi trenta anni, si è ritagliato uno spazio importante nell’ordinamento cinese, è la tutela dei marchi notori. La prima LM del 1982 non conteneva alcuna disposizione sui marchi notori, tuttavia, in seguito alla prima revisione della LM e al Regolamento di attuazione della stessa, ai sensi dell’ art. 25(1) TAIR, per la prima volta si parla di «well-known trademark»(571). Fino a quel momento, i marchi notori erano ancora
protetti dall’art. 6bis della CUP del 1985(572), che introduceva un’eccezione al principio di
Cinese. La legge del 28 ottobre 2010 sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità,
2012, op.cit., p.113 -115.
(569) Cfr. L. R. DI BROZOLO, La legge cinese del 28 ottobre 2010 sui rapporti civili con elementi di
estraneità:alcuni rilievi conclusivi, in R. CAVALIERI, P. FRANZINA (a cura di), Il nuovo diritto
internazionale privato della Repubblica Popolare Cinese. La legge del 28 ottobre 2010 sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità, 2012, op.cit., p.203.
(570) Il testo dei principi CLIP è consultabile all’indirizzo http://www.ip.mpg.de. Per approfondimenti ivi, pp. 183-184.
(571) Cfr. Z. CHENGSI, 知识产权论Zhishi chanquan lun, 2000, op.cit., p. 291.
(572) L’art 6bis della CUP così interviene sulla disciplina dei marchi notori: «(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith». Si consulti il testo della Convenzione all’ indirizzo
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registrazione del marchio, garantendo al marchio notorio protezione giuridica anche in
assenza di una specifica registrazione(573). Come si è detto, i primi sforzi per incrementare
la protezione dei marchi notori vengono compiuti dal legislatore che ha introdotto tale categoria nella Legge sulla concorrenza sleale(574) del 1993, in particolare con l’art. 5
comma 2(575).
La prima disciplina completa dei marchi notori viene introdotta con il Regolamento
provvisorio sul riconoscimento e l’amministrazione dei marchi notori (驰名商标认定和管
理 暂 行 规 定 Chiming shangbiao rending he guanli zanxing guiding), promulgato dalla
SAIC il 14 agosto 1996, in cui «si riconosceva la possibilità di attribuire, per la sola via
amministrativa, lo status di marchio notorio»(576). Tuttavia, ancora in contraddizione con le
disposizioni della CUP e del TRIPs, queste norme non facevano riferimento ai marchi non registrati nella RPC(577).
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198. Dall’11 dicembre 2001 la Cina si adegua all’art. 16 TRIPs secondo il quale «L'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, i membri tengono conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel membro in questione conseguente alla promozione del marchio». Si veda http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21994A1223(17):IT:HTML.
(573)Si deve ricordare il primo caso di riconoscimento di notorietà di un marchio straniero, ossia «il marchio Pizza Hut, dichiarato come notorio dall’Ufficio Marchi in sede di opposizione alla domanda di registrazione di un marchio identico, depositato da una società australiana». Nel 1989, l’Ufficio marchi ha identificato il primo marchio notorio cinese Tongrentang, marchio di una storica casa farmaceutica, la cui registrazione era stata indebitamente richiesta da una società giapponese. In seguito la Cina ha identificato marchi come Nissan, Tissot, Cartier, McDonalds, Ysl, Philips, Marlboro (entrambi anche in ideogrammi) e non solo, come marchi notori. Sull’argomento si veda J. B. LUO; S. GHOSH, Protection and Enforcement of Well- Known
Mark Rights in China: History, Theory and Future, in Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property, vol. 7, n. 2, 2009.
(574) La Legge sulla concorrenza sleale (Zhong hua ren min gong he guo fan bu zheng dang jing zheng fa 中 华 人 民 共 和 国 反 不 正 当 竞 争 法), adottata dalla terza sessione del Comitato Permanente dell’ottava
Assemblea Nazionale del popolo il 2 settembre 1993, in vigore dal 1° dicembre 1993. Il testo è disponibile in lingua originale all’indirizzo http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181337.
(575) L’art. 5 così recita: «A business operator shall not harm his competitors in market transactions by resorting to any of the following unfair means: (1) counterfeiting a registered trademark of another person; (2) using for a commodity without authorization a unique name, package, or decoration of another's famous commodity, or using a name, package or decoration similar to that of another's famous commodity, thereby confusing the commodity with that famous commodity and leading the purchasers to mistake the former for the latter; (3) using without authorization the name of another enterprise or person, thereby leading people to mistake their commodities for those of the said enterprise or person; or (4) forging or counterfeiting authentication marks, famous-and-excellent-product marks or other product quality marks on their commodities, forging the origin of their products or making false and misleading indications as to the quality of their commodities». Ibidem.
(576) Cfr. M. TIMOTEO, La tutela dei marchi notori, in Mondo cinese, n. 145, aprile 2011, p. 67.
(577) Si veda P. GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual property law in China, 2005, op.cit., p.125. Il marchio notorio è stato definito dall’art. 2 del Regolamento come “marchio caratterizzato da un’alta reputazione nel
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Nel 2001 il legislatore cinese riconosceva formalmente le procedure di dichiarazione di notorietà dei marchi, inoltre il Regolamento provvisorio è stato sostituito dal Regolamento per il riconoscimento e la protezione dei marchi notori (detto Regolamento sui marchi notori), promulgato dalla SAIC il 17 aprile 2003 ed entrato in vigore il 1° giugno dello stesso anno.
Nell’ambito della seconda revisione della LM nel 2001 vengono introdotte due nuove disposizioni in materia di marchi notori rispettivamente negli artt. 13, 14, e 41.
Nel caso in cui il marchio per il quale viene presentata domanda di registrazione corrisponda alla riproduzione, all’imitazione, alla traduzione di un altrui marchio notorio non registrato in Cina, non ne sarà consentita la registrazione e ne sarà proibito l’uso qualora si dimostri in grado di generare confusione tra il pubblico. Anche nel caso in cui il marchio noto altrui riprodotto, imitato o tradotto fosse già stato registrato in Cina, inducendo così in errore il pubblico e danneggiando gli interessi del titolare, non ne sarà consentita la registrazione e ne sarà ugualmente proibito l’uso(578). L’art 14 LM, invece,
definisce i parametri necessari alla determinazione di notorietà del marchio che così si riassumono: grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico di riferimento, durata di utilizzo del marchio, durata, estensione e ambito geografico di ogni attività pubblicitaria del marchio, riconoscimento di tutela già ricevuto dal marchio in termini di marchio notorio e infine altri fattori di notorietà del marchio(579).
La nuova LM è stata seguita da un Regolamento di attuazione emanato dal Consiglio di Stato il 3 agosto del 2002 che, concentrato sulle procedure amministrative esperibili presso l’Ufficio marchi e il TRAB, menzionava esclusivamente la dichiarazione di notorietà da parte di questi organi. Tuttavia con le pronunce della Corte Suprema riguardo i
procedimenti giudiziali di dichiarazione di notorietà(580), si riconosceva la competenza per
territorio delle Corti «dichiarando competenti i giudici del luogo in cui la violazione del
mercato e familiare al pubblico interessato”. Per “pubblico” si fa riferimento a quello cinese specificando che il marchio notorio sarebbe dovuto essere comunque registrato in Cina.
(578) Art. 13 LM. La traduzione del testo originale è disponibile in R.CAVALIERI, L. FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d’autore, sul commercio con l’estero, in Leggi
tradotte della Repubblica Popolare Cinese, vol. 3,Torino, 2006; inoltre si veda M. TIMOTEO, La difesa di
marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 2010, op.cit., cit. 11, p. 86.
(579) Art. 14 LM. Per approfondimenti si veda J. SIMONE, World Intellectual Property Report, vol. 16, ottobre 2002, p. 9.
(580) Si tratta dell’Interpretazione sull’applicazione della legge nelle controversie in materia di marchi (最高 人民共和国商标法实施条列 Zuigao renmin gongheguo shangbiaofa shishi tiaoli), approvato il 3 agosto
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marchio notorio era stata posta in essere o del luogo in cui i prodotti contraffatti erano conservati o immagazzinati o, infine, del luogo in cui il contraffattore era domiciliato»(581).
Il Regolamento sui marchi notori emanato dalla SAIC nel 2003
( 驰名商标认定和保护规定 Chiming shangbiao renging he baohu guiding), introduceva
il principio del riconoscimento dello status di notorietà nell’ambito dell’opposizione alla violazione del marchio(582) avviata presso l’Ufficio marchi contro la registrazione di
un’imitazione del marchio notorio. Come dichiara l’art. 41 LM, «avverso le registrazioni effettuate dall’Ufficio marchi, in violazione di una serie di disposizioni della stessa legge, fra cui le disposizioni a tutela dei marchi notori, si può presentare ricorso al TRAB per ottenere la cancellazione del marchio. Il termine di decadenza previsto per il ricorso di
cinque anni non opera se la registrazione è avvenuta in mala fede»(583). Era previsto inoltre
dal Regolamento il riconoscimento del pubblicodi riferimento quale principale parametro
di valutazione della notorietà dei marchi, nonché il periodo di tempo, l’estensione geografica e temporale, le spese e i mezzi pubblicitari, i volumi di vendita ed i profitti percepiti dalle attività di vendita dei marchi notori nei precedenti tre anni(584).
La SAIC di solito valuta e riconosce un marchio se il titolare del marchio notorio ne richiede la protezione a livello provinciale. Le autorità cinesi richiederanno la prova che il marchio goda effettivamente di una posizione dominante nel mercato nel Paese di fabbricazione originale, che dimostri «un notevole grado di riconoscimento nel mercato internazionale e che abbia raggiunto un notevole grado di notorietà all’interno della
RPC»(585). Il processo iniziale di trattazione della domanda di registrazione come marchio
notorio ufficialmente confermato deve essere condotto attraverso gli agenti autorizzati
(581) Cfr. M. TIMOTEO, La tutela dei marchi notori, in Mondo cinese, n. 145, aprile 2011, op.cit., p. 73. (582) In particolare l’art. 2 così cita: «Per marchio notorio, ai fini delle presenti Disposizioni, si intende il marchio che è diffusamente conosciuto nel pubblico di riferimento e gode di un’elevata reputazione. Per pubblico di riferimento si intende, tra l’altro, chi usufruisce di prodotti o servizi di un determinato settore e contrassegnati con tale marchio, e chi rispettivamente li produce od offre nonché chi li vende o è coinvolto nei canali di distribuzione». Cfr. http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6346,%20art.%202.
(583) Art. 41 LM, cit. in M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un
sistema in transizione, 2010, op.cit., p. 88.
(584) Si deve ricordare che era prevista la possibilità di avviare la procedura di riconoscimento della notorietà del marchio nell’ambito di un’azione di contraffazione presso l’AIC locale, che, tuttavia, poteva solo verificare l’entità della richiesta per poi trasmette tutta la documentazione all’Ufficio Marchi. Per approfondimenti si veda R. RUIXUE, Recognition of Well-Known Trademarks by Administrative Authorities, 2003, il cui testo è consultabile al sito http://www.chinalawandpractice.com/. Inoltre si vedano Z. YUMIN,
H. HUI, Registration and Use-ponders on the subject of what the trademark law protect, in Z. YUMIN,
Theories and Practices of IPRS, 2003, p. 198.
(585) China Law & Practice, luglio/agosto 2000, p. 30;Z. JUNQIN, China Patents &Trademarks, 2001, n. 3, p. 42.
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oppure tramite lo stesso richiedente, purché egli abbia un’attività già esistente in Cina(586).
Il riconoscimento dei marchi stranieri come marchi notori fino ad ora non hanno condotto a ottimi risultati(587).
Una volta accettato lo status di marchio notorio, tale giudizio è valido per 3 anni, in seguito ai quali la procedura di riconoscimento in caso di nuova infrazione deve essere ripetuta. Il Regolamento del 2003 dava alle autorità centrali, cioè all’Ufficio marchi la competenza a riconoscere la notorietà di un marchio; tuttavia le strategie di sviluppo fondate sulla diversificazione del territorio per incentivare la crescita delle imprese locali, hanno concesso autonomia alle province cinesi di poter intervenire in questioni relative alla proprietà intellettuale, emanando specifici Regolamenti e investendo le AIC locali della possibilità di stabilire lo status di notorietà dei marchi(588).
Il conseguimento del titolo ha la funzione di accreditare il prodotto in questione tra il pubblico a livello locale, procedura importante per l’eventuale riconoscimento della notorietà a livello nazionale. Lo stesso fa parte di meccanismi competitivi, tra le varie province e municipalità, al fine di raggiungere gli obiettivi economici imposti dal governo centrale, e premiati con sussidi statali.
Anche nell’ambito delle procedure giudiziali, si è assistito ad una rincorsa all’ottenimento di dichiarazioni di notorietà e ad una crescita esponenziale di casi di forum shopping da parte delle imprese cinesi (è opinione comune che ciò si debba ad un atteggiamento sempre più interventista da parte delle corti cinesi sulla disciplina(589)).
La riorganizzazione del sistema delle dichiarazioni di notorietà dei marchi attraverso l’emanazione di due interpretazioni della Corte suprema e un nuovo Regolamento SAIC in materia nel 2009, hanno sancito l’uniformità delle decisioni nelle questioni di riconoscimento di notorietà. La Circolare della Corte suprema sulle questioni di
(586) Oltre ad una licenza commerciale ed una prova di violazione del marchio, i candidati devono fornire i dettagliati volumi di vendita e aree di vendita, la classifica delle merci particolari all’interno nel settore in questione in Cina, la data del primo utilizzo e il periodo d’uso continuato, fotocopie dei contratti pubblicitari, pubblicità e potere di rappresentanza legale.
(587) Cfr. P. GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual property law in China, 2005, op.cit., cit. 192,p.129. (588)La procedura a livello provinciale prevede «la creazione di una lista da parte delle AICs provinciali, in cui si stabilisce una durata di tre anni dello status della notorietà, rinnovabile su richiesta del titolare del marchio». Anche a livello municipale e di distretto accade lo stesso. Il conseguimento del titolo ha la funzione di accreditare il prodotto in questione tra il pubblico a livello locale, procedura importante per l’eventuale riconoscimento della notorietà a livello nazionale. Cfr. M. TIMOTEO, La tutela dei marchi
notori, in Mondo cinese, n. 145, aprile 2011, p. 91.
(589) Si veda R. RUIXIE, Judicial Activism in Action: New Interpretation on Trademark Disputes, in China
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competenza in materia di riconoscimento dei marchi notori nelle controversie civili «limita la competenza a decidere in primo grado i casi di riconoscimento di notorietà dei marchi alle corti intermedie delle municipalità che sono capitali provinciali e delle municipalità poste direttamente sotto il controllo del governo centrale (Beijing, Shanghai, Tianjin,
Chongqing)»(590), nonché altre corti intermedie indicate dalla Corte Suprema.
Le Interpretazioni su alcune questioni concernenti l’applicazione della legge alle controversie aventi ad oggetto la notorietà di un marchio(591), in particolare l’art.2, prevede
che la Corte possa pronunciarsi in specifici casi: violazione di marchi notori ex art. 13 LM; violazioni della LM o della legge sulla concorrenza sleale per l’utilizzo del marchio noto
dell’attore come nome della sua società( 592 ); infine richiesta di accertamento
riconvenzionale della notorietà del marchio.
Qualora un marchio sia già stato riconosciuto dalla SAIC, tale dichiarazione verrà ammessa come prova fondante l’accertamento della notorietà che, una volta ottenuta, assicurerà al marchio una protezione più efficace (incluso un risarcimento dei danni più consistente), in quanto tutelato dalla LM, anche se non registrato (in conformità con la CUP), ma anche dalla legge sulla concorrenza sleale.
Alla luce di quanto esposto in precedenza, si cercherà di analizzare un caso concreto, il caso Ferrero.