Il 23 agosto 1982 la prima Legge completa sui marchi 中国人民共和国商标法 (zhong hua
ren min gong he guo shang biao fa), veniva approvata dalla 24° Seduta del Comitato Permanente del V Congresso Nazionale del Popolo. Si trattava, in Cina, di una delle prime vere opere legislative moderne nel rispetto della proprietà intellettuale, che rappresentava il punto di svolta delle normative nazionali riguardo il commercio e lo stabilimento di un sistema giuridico più stabile. La Legge sui marchi (d’ora in poi si userà l’acronimo LM) è entrata in vigore il 1 marzo 1983; la prima revisione si colloca il 22 febbraio 1993 (entrata in vigore il 1 luglio 1993), mentre la seconda revisione è stata completata il 27 ottobre 2001(282) ed èattualmente in vigore. La LM introduce nel diritto cinese la novità del diritto
di sfruttamento esclusivo dei marchi d’impresa, subordinato alla registrazione presso l’Ufficio Marchi, e vede il «deposito della domanda di registrazione di marchio come criterio di soluzione del conflitto fra più domande presentate per un medesimo
(280) Ibidem.
(281) Si aggiunga che nel caso di norme emanate da un organismo di pari livello, tra legge generale e legge speciale la legge speciale prevarrà, invece tra legge anteriore e posteriore lo sarà quella posteriore. Cfr. M.
TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 2010,
op.cit., pp. 33., inoltre si veda S. LUBMAN, Looking for Law in China, in Columbia Journal of Asian Law, vol. 20, n. 1, 2006, pp. 32 ss.
(282) Si veda il testo emendato su Gazette of the State Council, 2001, n.33, 21 (www.sipo.gov.com). Tale revisione, in vigore dal 1 dicembre 2001 ha aggiornato il livello della protezione legale del marchio cinese ed ha eliminato le discrepanze tra la legge marchi e l’accordo TRIPS.
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marchio»(283). La LM soddisfa tre importanti funzioni; essa costituisce il mezzo per
rafforzare l’amministrazione dei marchi, per proteggere il diritto esclusivo che lo riveste, ed infine per assicurare la qualità del prodotto e la protezione del consumatore(284). Tuttavia
la disciplina dei marchi regolata dalla Legge del 1982 doveva ancora far fronte ad alcuni
limiti di applicazione( 285 ), dovuti al contesto economico dell’epoca, fondato sulla
pianificazione e sulla proprietà pubblica dei mezzi di produzione, nonché alla ristrutturazione del sistema giuridico ancora in corso. L’avvio del processo di ricostruzione dell’apparato giudiziario, dopo un lungo periodo di inattività, ha portato all’introduzione
del sistema del “doppio binario” (双 轨 制 shuanggui zhi), secondo il quale è possibile
ricorrere in sede amministrativa e giudiziaria per tutelare i diritti di proprietà intellettuale. La Legge Marchi, riformata nel 1993, includeva nella propria sfera di competenza i marchi di servizio; il suo Regolamento di attuazione, invece, emendato il 15 maggio 1995, dava il benvenuto a marchi collettivi e di certificazione oltre che alla dettagliata ridefinizione delle norme di tutela ed individuava le varie ipotesi di attività di violazione dei marchi. Tali aggiustamenti «rappresentavano passaggi significativi del processo di riforma economica che, rotto ogni indugio, apriva definitivamente le porte al mercato»(286). Negli stessi anni, il
legislatore cinese per la prima volta provvedeva alla regolamentazione della disciplina
della concorrenza sleale (中华人民共和国反不正当竞争法Zhong hua ren min gong he
guo fan bu zheng dang jing zheng fa) e all’elaborazione di un testo di legge sulla disciplina
antitrust (entrato in vigore solo nel 2008 ( 中华人民共和国反垄断法Zhonghua renmin
gonghe guo fan longduan fa).
La riforma del 2001 ha introdotto la tutela delle denominazioni geografiche(287) e dei marchi collettivi e di certificazione che, come già detto in precedenza, erano disciplinati
(283) Si ricorda che, come per l’ordinamento italiano, nel conflitto prevale la domanda presentata in data anteriore. V. A. VANZETTI, V. DICATALDO, Manuale di Diritto Industriale, 2005, op. cit., p. 176 e 361, cit. in M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in transizione, 2010, op.cit., p. 9.
(284) Si veda X. YULIN, 中 华 人 民 共 和 国 商 标 法 意 见 Zhonghua Renmin Gongheguo shangbiaofa jieyi
(Commento alla Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese, CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE, 1991,p. 6. in P. GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual property law in China, The Hague, KLUWER LAW INTERNATIONAL, 2005, cit. 1, p.81.
(285) La Legge del 1982 prevedeva la registrazione solo a parole, disegni e la loro combinazione, escludendo così «marchi tridimensionali o altri segni rappresentati graficamente», oltre all’esclusione di marchi notori, collettivi e di certificazione. Ibidem.
(286) ivi, p. 11.
(287) Ai sensi dell’art. 16, comma 1 LM «Qualora un marchio contenga l’indicazione geografica del prodotto e il luogo indicato non sia il luogo di origine del prodotto stesso, inducendo il pubblico in errore, non è consentita la registrazione del marchio e ne è vietato l’uso; tuttavia mantiene efficacia la registrazione che sia
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dal TAIR, nonché il riconoscimento, quali marchi registrabili, delle forme tridimensionali(288).
Al fine di perseguire l’adeguamento ai principi posti dai trattati internazionali e procedere con la semplificazione delle procedure di registrazione, fino ad ora lunghe ed onerose, è stato avviato nel 2003 un processo di modifica della LM. Nei lavori preparatori di tale bozza(289), si è discusso dei c.d.“marchi fantasma”, ovvero dei marchi registrati ma non
utilizzati, nonché dell’impedimento di registrazioni configgenti con marchi registrati anteriori e con marchi non registrati.
La disciplina dei marchi notori (驰名商标 chiming shangbiao) ha acquisito negli ultimi
anni grande interesse tra gli studiosi in materia, a causa dei fenomeni di contraffazione di marchi notori stranieri non registrati da parte di cittadini cinesi, ma sull’argomento si rinvia al capitolo successivo.
17. I SEGNI SUSCETTIBILI DI ESSERE REGISTRATI COME MARCHI D’IMPRESA
La LM definisce dettagliatamente quali segni possano essere suscettibili di registrazione, nonché quelli che debbano considerarsi esclusi. Dal 1993, con l’introduzione dei marchi di servizio, la Legge ha previsto per loro la stessa disciplina generale riservata ai marchi(290).
stata già conseguita in buona fede». Cfr. R.CAVALIERI, L. FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Leggi
sui marchi, sui brevetti, sul diritto d’autore, sul commercio con l’estero, in Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, vol. 3, Torino, GIAPPICHELLI.
(288) vedi infra, par. 16.
(289) Al fine di garantire l'applicazione sistematica delle norme, la SAIC ha fissato degli obiettivi strategici sulla disciplina dei marchi per il periodo dal 2009 al 2020. Alla luce di tali obiettivi, la SAIC, in collaborazione con altri servizi interessati, ha stabilito le linee guida e la direzione di una terza revisione della legge marchi. Tale revisione è stata sollecitata dalla ratifica del Trattato di Singapore entrato in vigore a partire dal 16 marzo 2009. Ai sensi dell’art. 28, par.2 il Trattato entra in vigore tre mesi dopo la data in cui viene depositato il decimo strumento di ratifica (nello specifico ad opera dell'Australia). Esso dispone la standardizzazione a livello internazionale «degli aspetti amministrativo-procedurali relativi alla registrazione e al licensing dei marchi definendo così regole del gioco condivise fra tutti gli operatori economici […] opera una scelta decisa a favore del ricorso alle moderne tecnologie elettroniche, garantendo una significativa efficentizzazione dei tempi di registrazione, nonché un miglioramento nelle comunicazioni tra le autorità e l’utenza». Cfr. il sito web http://riditt.sviluppoeconomico.gov.it/novita/news/779. Per consultare il testo del Trattato si veda http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/singapore_treaty.html .
(290) Art. 3, par. 3 della LM, « 本法有关商品商标的规定，用于服务商标ben fa you guan shang pin shang
biao de gui ding, yong yu fu wu shang biao», «Le disposizioni di questa Legge relative al marchio di beni si
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La LM si fonda sul principio della libertà di presentazione della domanda e delle relative procedure alla registrazione; tuttavia, ai sensi dell’art. 6 LM «relativamente ai beni per i quali lo Stato stabilisce la necessità dell’uso di un marchio registrato(291), deve presentarsi
domanda di registrazione del marchio; in mancanza della registrazione, tali prodotti non possono essere venduti sul mercato»(292).
Ai sensi dell’art. 8 LM, è considerato come valido oggetto di registrazione, ogni marchio visibile composto da lettere, cifre, simboli tridimensionali, composizioni di colori, così come la combinazione dei suddetti elementi, purché sia in grado di differenziare i prodotti di una persona fisica, persona giuridica o diversa organizzazione da quelli di un’altra. I marchi non visibili, come quelli olfattivi o sonori non possono essere registrati, tuttavia non si esclude che questi possano essere in futuro disciplinati attraverso un nuovo emendamento.
L’Art. 3 LM menziona il marchio relativo al prodotto, al servizio, il marchio collettivo e il marchio di certificazione(293) e sottolinea che la SAIC ha promulgato una serie di norme
addizionali riguardo la registrazione e l’amministrazione di tali tipi di marchi, come sancito dall’art. 3 par. 4 LM(294).
La registrazione dei marchi difensiviera permessa in passato per un gran numero di marchi
che godevano di buona reputazione; per tale motivo alcune imprese avevano registrato i propri marchi notori come marchi difensivi per tutti i tipi di beni e servizi. Di fatto, «né la
(291) Tali prodotti sono designati nella Notice Concerning Goods Which by Public Announcement Must Use
Registered Trade Marks, promulgata il 14 gennaio del 1998 dalla SAIC. Si tratta perlopiù di medicinali,
compresa la medicina cinese e le pozioni a base di erbe medicinali, composti chimici, antibiotici, vaccini, sieri, sangue e prodotti diagnostici, così come ogni sorta di tabacco.
(292) Art. 6 LM. La traduzione in italiano del testo è contenuta in R.CAVALIERI, L. FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Diritto cinese e sistema giuridico romanistico. Leggi tradotte della Repubblica
Popolare Cinese, Leggi sui marchi, sui brevetti, sul diritto d’ autore, sul commercio con l’estero, 2006, op.cit.
(293) Art.3, par. 3 LM: «il cosiddetto marchio collettivo indica quello registrato a nome di un gruppo, un’associazione o una qualsiasi altra organizzazione, ed il cui uso è attribuito nell’ambito di attività commerciali ai membri di tali formazioni così da mostrarne la qualifica di membro da parte di colui che ne fa uso […] il cosiddetto marchio di certificazione indica quello controllato da una organizzazione che ha la capacità di esercitare la supervisione su particolari tipi di beni e servizi e che è utilizzato da un’unità diversa dalla suddetta organizzazione o da un individuo per un proprio bene o servizio, ed utilizzato al fine di certificare le indicazioni relative al luogo di origine, alle materie prime, al metodo di produzione, alla qualità ed alle altre specifiche proprietà di tali beni o servizi». Ivi, p.3.
(294) Si tratta delle Misure per la registrazione e l’amministrazione dei marchi collettivi e di certificazione, in vigore dal 1° giugno 2003. Il testo è consultabile nelle lingue ufficiali sul sito della WIPO http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?iD=6373 .
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LM né il TAIR contengono alcuna disposizione a riguardo ma risultano presumibilmente tollerati da questi una volta registrati»(295).
Generalmente, come si è già detto riguardo alla normativa italiana ed internazionale, i marchi devono possedere il requisito della distintività al fine di diversificare beni e servizi da quelli di altre imprese o individui. Teoricamente oggi è consentita la registrazione di cifre o di singole lettere dell’alfabeto, ma quest’ultima tende ad essere ancora incerta nella pratica. I richiedenti, infatti, possono correre il rischio che questa possa essere respinta a causa della mancanza di distintività o addirittura di descrittività del bene(296) eccetto in casi
di uso di lunga durata che abbia stabilito un secondary meaning(297).
È possibile registrare un marchio cinese in caratteri tradizionali o semplificati o, soluzione consigliabile(298), in entrambe le versioni; al fine di evitare confusione, quando solo una
delle due versioni subisca violazione, non è consigliabile la registrazione del marchio composto dalla combinazione di lettere romane e caratteri cinesi. Il livello di distintività sarà maggiormente giudicato in relazione ai caratteri cinesi, incrementando l’attenzione del consumatore e la comprensibilità del carattere cinese, contrariamente alle lettere romane. Come si è detto in precedenza, mentre nell’ordinamento italiano i marchi di suono e i marchi olfattivi vengono largamente protetti, in Cina, sebbene i suoni possano essere percepiti visivamente attraverso la notazione musicale, la LM non li accetta come segni registrabili. Lo stesso vale per i marchi olfattivi, che la Cina non ha inserito nella lista dei nuovi marchi soggetti alla registrazione, anche i marchi di colore non possono essere registrati, ma lo può essere una combinazione di questi(299). I marchi tridimensionali,
invece, precedentemente non menzionati nel testo di legge, vengono accettati ai sensi
(295) Z. WENDE, 企業知識產權保護問答 (Qiye zhishi chanquan baohu wenda) (La protezione della proprietà intellettuale nelle imprese), Beijing, ZHISHI CHANQUAN CHUBANSHE, 2002, p. 195.
(296) Cfr. Y. ZHENFANG, 知识产权法案例研究 Zhishi chanquanfa anli yanjiu (Uno studio dei casi sul
diritto della proprietà intellettuale), ZHEJIANG DAXUE CHUBANSHE, 2002, p. 439.
(297) L. WU, 知识 产权 制 度 在 中国 Intellectual Property Regime in the PRC 3.12B cit. P. GANEA, T.
PATTLOCH, Intellectual property law in China, 2005, op. cit., cit. 49, p. 95.
(298) Si veda Ju County Distillery v. Wendeng County Distillery in C. CHENGSI, Intellectual Property
Enforcement in China, Hong Kong, BUTTERWORTHS, 1999, p. 124.
(299) La Cina sta progredendo con cautela sulla questione dei marchi non tradizionali. In seguito all’implementazione di marchi tridimensionali e combinazioni di colori nella Legge sui marchi del 2001, il nuovo progetto si è proposto di inserire nell’art. 8 del testo singoli colori e suoni. Nel 2010 l’Ufficio marchi ha proposto di implementarvi anche gli odori, ma l'ufficio addetto del Concilio di Stato non ha accolto la proposta. Un' evoluzione in questo senso è auspicabile, infatti sono attesi per il futuro nuovi dettagli pratici e modifiche delle norme di attuazione in materia di marchi. Si veda H.HUI, P. RANJARD, Trademark Law
revision: more work needed, in Managing Intellectual Property: The global IP resource, 1˚ marzo 2012 ,
consultabile al sito http://www.managingip.com/IssueArticle/3003583/Supplements/Trade-mark-law- revision-More-work-needed.html?supplementListId=85114 .
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dell’ art. 12 LM; in relazione a tale novità la dottrina ha individuato due problemi: uno relativo alla «compatibilità fra tutela di questo tipo di marchi e principio dell’indipendenza del marchio rispetto al prodotto; il secondo inerente al possibile cumulo di tutela come
marchio e come brevetto»(300). Le risposte a questi quesiti vengono fornite dall’art. 12 che
consente la registrazione di tale marchio, purché la sua forma non sia «unicamente quella derivante dalla natura del prodotto o quella dettata dalla necessità di ottenere risultati tecnici o di far conseguire al prodotto un valore effettivo»(301). In pratica, registrare un
marchio tridimensionale è possibile nel caso in cui la forma registrata aggiunga un elemento peculiare e distintivo al bene(302). Marchi direttamente descrittivi della «qualità, le
principali materie prime, la funzione, l’impiego, il peso, la quantità o altre caratteristiche del prodotto»(303) per i quali il marchio è usato non potevano essere utilizzati, tuttavia la
nuova Legge permette un’eccezione alla norma per quei marchi che hanno acquisito carattere distintivo attraverso l’uso.
L’art. 10 comma 1 LM, (ex art 8 LM) specifica le categorie di segni che non possono costituire marchio d’impresa; due commi sono stati cancellati dall’articolo originario per costituire l’attuale art. 11, il quale fa riferimento ai marchi non suscettibili di registrazione(304).
Si tratta di simboli come bandiere, emblemi o decorazioni della RPC o di altri Stati(305), di
simboli come quello della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa, di marchi aventi carattere
(300) Cfr. M. TIMOTEO, La difesa di marchi e brevetti in Cina. Percorsi normativi in un sistema in
transizione, 2010, op.cit., p. 15.
(301) Art 12 LM. Un esempio di marchio tridimensionale registrabile è la bottiglia di vetro della Coca Cola che può essere registrata sia come modello che come marchio.
(302) Uno dei primi casi affrontati dalla Prima Sezione civile della Corte di Giustizia Federale tedesca sulla contraffazione di un marchio tridimensionale riguardava la famosa torcia tascabile con marchio protetto MAG-LITE. Si veda BGH, sentenza del 03.11.1999 – I ZR 136/97, Gewerblicher Rechtschutz und
Urheberrecht 2000, 888= Wettbewerb in Recht und Praxis 2000, 631 – MAG-LITE.
(304) Art. 11 LM: «non possono valere ai fini della registrazione del marchio i seguenti simboli: 1) quelli che presentano solamente il nome generico, la figura o il modello del prodotto cui si riferiscono; 2) quelli che indicano solamente la qualità, le principali materie prime, la funzione, l’impiego, il peso, la quantità o altre caratteristiche del prodotto; 3) quelli carenti di carattere distintivo. I marchi indicati nel comma precedente, che attraverso l’uso hanno acquisito carattere distintivo e sono facilmente distinguibili, possono essere registrati come marchi». Cfr. R. CAVALIERI, L. FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Leggi sui
marchi, sui brevetti, sul diritto d’autore, sul commercio con l’estero, in Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, vol. 3, 2006, op.cit..
(305) In conformità con l’art. 6ter, lett. a) della CUP « The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and
warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view». Cfr. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P155_22332.
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discriminatorio(306), con carattere di esagerazione(307) o con natura ingannevole(308), o di
quelli che danneggiano la morale e i costumi socialisti(309).
Un marchio registrato non può essere usato per beni di scarsa qualità o ingannevoli per il pubblico(310); in tali casi l’Ufficio marchi cinese può cancellare la registrazione e il provvedimento può essere contestato dal richiedente, prima ricorrendo al TRAB e successivamente davanti alle Corti. Se un segno registrato contravviene all’art. 10 LM, l’Ufficio marchi può procedere alla cancellazione ex officio del segno; infatti chiunque può fare domanda al TRAB per l’invalidazione del marchio ai sensi dell’art. 41.1, di cui si parlerà più avanti.