I marchi registrati che violano le disposizioni di cui agli artt. 10-12 della Legge sui Marchi oppure i marchi la cui registrazione sia stata ottenuta con mezzi ingannevoli(333) o altri
mezzi illegittimi, sono sottoposti a cancellazione da parte dell’Ufficio Marchi. Inoltre è
concesso ad altre persone fisiche richiedere al TRAB la cancellazione di tali marchi(334).
L’art. 41 comma 2 LM garantisce ai titolari di marchio o a chiunque ne abbia interesse(335),
il diritto di ricorrere al TRAB per l’annullamento del marchio entro 5 anni dal giorno della sua registrazione, se questo viola gli artt. 13-16 e 31 LM(336).
Uno dei motivi più frequenti per la cancellazione del marchio è il non uso continuativo dello stesso per un periodo di tre anni. Se non sussiste alcuna evidenza dell’uso(337) o
l’evidenza viene considerata non valida e non sussistano buone motivazioni a giustificazione del non uso, l’Ufficio Marchi cancella il marchio registrato(338).
(332) Grazie a tale procedura, supportata dalla SAIC, «è possibile chiedere l’automatico monitoraggio delle merci non solo in entrata ma anche in uscita ed il conseguente blocco di quelle che appaiono sospette». Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione si consulti il sito www.customs.gov.cn.
(333) Per mezzi ingannevoli si intendono «applications based on fabricated or concealed facts or falsified documents and certificates» Z. XIBING, 新商标法解释 Xin shangbiaofa jieshi (Interpretazione della nuova
Legge sui Marchi), p. 80.
(334) Tale procedura è stata notevolmente ampliata dalla nuova legge, «non solo dando all’Ufficio il diritto di agire ex officio ma anche dando ad ogni individuo il diritto di richiedere l’invalidazione del marchio stesso». Sull’argomento si veda P. GANEA, T. PATTLOCH, Intellectual property law in China, 2005, op. cit., p. 95. (335) È chiaro che i possibili richiedenti della cancellazione possono essere solo titolari di una registrazione precedente, non coloro che hanno la titolarità di marchi non registrati (ad eccezione dei titolari di marchi notori). La nuova Legge sui marchi della RPC non specifica come debba essere interpretato il termine 利害 关系人 lihai guanxiren (chi ne abbia interesse), ma alcuni autori hanno sostenuto che possono avanzare
richiesta di invalidazione del marchio anche altre parti interessate, come per esempio parti contrattuali. Licenze esclusive dovrebbero essere interpretate come persone interessate ed autorizzate a richiedere invalidazione.
(336) Cfr. R.CAVALIERI, L. FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Leggi sui marchi, sui brevetti, sul
diritto d’autore, sul commercio con l’estero, in Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, vol. 3,
2006, op.cit..
(337) L’art. 3 del TAIR definisce l’uso come The use of a trademark, as referred to in the Trademark Law and these Regulations, shall include the use of the trademark on goods, packages or containers of the goods or in trading documents, and the use othe trademark in advertising, exhibition or any other business activities. (338) in precedenza, era sufficiente che il titolare di un marchio straniero inserisse la pubblicità del marchio in questione in riviste e giornali non commerciali al fine di ottenere l'uso come previsto dalla legge. Ora
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Si può concludere che la LM ha facilitato le cancellazioni dovute al non uso; formalmente, se il proprietario di un marchio fornisce una prova valida di utilizzo del suo marchio anche in una sola classe di prodotti o servizi registrati, è possibile che l’intera registrazione venga protetta dall’ annullamento totale o parziale.
Ancora, qualora il titolare del diritto muoia ( nel caso di persona giuridica si estingua) ed entro un anno dalla morte il titolo non venga trasferito a terzi, è possibile richiederne la cancellazione presso l’Ufficio Marchi.
20. TRASFERIMENTO E LICENZA DEL MARCHIO
Ai sensi della Legge sui marchi cinese il titolare può autorizzare terzi all’uso del suo marchio registrato(339). In caso di cessione di un marchio registrato, il cedente ed il
cessionario devono stipulare un contratto scritto e congiuntamente presentare una domanda presso l'Ufficio Marchi. La domanda è depositata presso lo stesso e il cessionario ha il compito di espletare le formalità, come previsto dall’art. 25 comma 1 TAIR. Il contratto di cessione «è assimilabile alla vendita e contempla il trasferimento definitivo del diritto al
cessionario dietro pagamento di una remunerazione in denaro al cedente»(340). In seguito ad
approvazione, il marchio viene pubblicato nella Gazzetta marchi e il certificato pertinente viene rilasciato al cessionario, che gode del diritto di uso esclusivo del marchio a partire
appaiono delle modifiche, infatti ai sensi della nuova legge, le pubblicità non commerciali in pubblicazioni locali non sono più sufficienti per prevenire l'accusa di non uso. Appare ora necessario sia iniziare scambi commerciali con prodotti o servizi mostrando il marchio, sia effettuare nuove forme di pubblicità su giornali e riviste cinesi, dotate di un forte carattere commerciale.
(339) Art. 25 TAIR. «When a registered trademark is to be assigned, both the assignor and assignee shall jointly send an application for assignment of the registered trademark to the Trademark Office. The assignee shall go through the formalities for the application for assignment of the registered trademark. The Trademark Office shall, upon approval of the application for assignment of the registered trademark, issue the assignee a corresponding certification and publish the assignment». Where a registered trademark is to be assigned, the trademark registrant shall assign in a lump all of its trademarks that are identical or similar to each other in respect of the same or similar goods; if they are not so assigned, the Trademark Office shall notify it to rectify the situation within a specified time limit; if it fails to rectify it at the expiry of the said time limit, the application for assignment of the registered trademark shall be considered abandoned, and the Trademark Office shall notify the applicant in writing. With respect to applications for the assignment of registered trademarks, which may produce misleading, confusing or other adverse effects, the Trademark Office shall refuse them, and shall notify the applicants in writing and give the reasons therefore».
(340) Cfr. L. SEMPI, La proprietà intellettuale nella nuova Legge cinese sul diritto internazionale privato in
R. CAVALIERI, P. FRANZINA (a cura di), Il nuovo diritto internazionale privato della Repubblica Popolare
Cinese. La legge del 28 ottobre 2010 sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità,
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dal giorno in cui è stato pubblicato tale avviso. Il trasferimento è efficace solo dopo aver ricevuto l'approvazione da parte dell'amministrazione(341).
Inoltre, tutte le domande di trasferimento che possono trarre in inganno il pubblico, causare confusione o avere altri effetti negativi, non vengono approvate dall'Ufficio.
Nell'ambito di un contratto di licenza, il titolare di un marchio registrato può permettere ad un terzo l’uso del proprio marchio registrato dietro corrispettivo in denaro di una somma che può consistere in una somma fissa (lump sum) oppure in rate o infine in royalties calcolate sul volume delle vendite o del fatturato, a determinate condizioni: il licenziante deve «effettuare il controllo della qualità del bene sul quale il licenziatario utilizza il proprio marchio registrato di cui si è concesso l’uso. Il licenziatario deve garantire la qualità del prodotto che utilizza il marchio registrato»(342).
L’ordinamento interno cinese, in conformità con la prassi internazionale, fa una distinzione tra licenze semplici e licenze esclusive. Per mezzo della licenza esclusiva, il licenziante concede in licenza un marchio registrato ad un licenziatario rinunciando, per la durata del
contratto, al diritto di uso di tale marchio; con la licenza non esclusiva diversi licenziatari,
verosimilmente in aree diverse, ed il titolare del marchio, hanno il diritto di utilizzare il marchio registrato; infine la licenza unica permette solamente al licenziatario ed al titolare del marchio di poter usufruire del marchio registrato.
La nuova Legge di diritto internazionale privato della RPC sul diritto applicabile ai rapporti civili con elementi di estraneità(343) regola non solo i semplici contratti di cessione o licenza, ma anche altre tipologie contrattuali più complesse come per esempio i contratti di investimento, di franchising, di cross-licensing ecc.
Ai sensi dell’art. 40 comma 2 TA «qualora del marchio registrato sia data licenza d’uso a terzi, sul prodotto che utilizza il marchio registrato deve essere indicato il nome del licenziatario e il luogo di produzione»(344).
(341) Per il trasferimento di marchio di prodotti del tabacco, è prevista un’ ulteriore documentazione rilasciata dall’ amministrazione competente e per quanto riguarda i marchi collettivi, è necessario che tutti i titolari del diritto acconsentano al trasferimento. Si veda G. QINGCUN, 中国专利与商标(Brevetti e marchi in Cina),
n.2, 1989, op.cit., p. 486.
(342) Art. 40 LM. Cfr. R. CAVALIERI, L. FORMICHELLA, M. TIMOTEO, E. TOTI, Leggi sui marchi, sui
brevetti, sul diritto d’autore, sul commercio con l’estero, in Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, vol. 3, 2006, op.cit..
(343) Vedi infra,cap. 5, par., p.
(344) Tale disposizione si applica anche ai marchi di servizio, la cui indicazione deve figurare su strumenti correlati ai servizi, nonché sui documenti commerciali consegnati alla clientela. SAIC, Opinion on question
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Qualora i trasgressori si rifiutino di conformarsi a tale procedura, l'amministrazione procede alla confisca nonché alla distruzione dei beni sui quali il marchio è apposto.
Parte II
LA TUTELA DEL MARCHIO D’IMPRESA IN CINA E IN ITALIA
CAPITOLO V
LA TUTELA DEL MARCHIO D’IMPRESA IN ITALIA
21. LA TUTELA GIURISDIZIONALE
Dopo aver trattato i presupposti cui sono subordinati l’acquisto e la conservazione del diritto di marchio, è opportuno soffermarsi sulla sua tutela.
Si è già detto che i diritti del titolare del marchio consistono nella facoltà esclusiva di fare uso del segno distintivo, vietandone ai terzi l’utilizzo senza il proprio consenso.
A fronte dello sviluppo di nuove tecnologie si sono resi necessari interventi tempestivi ed efficaci a tutela dei diritti di proprietà industriale, anche attraverso una riforma completa ed unitaria della disciplina dei rimedi contro la contraffazione e la pirateria del marchio.
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La disciplina processuale della proprietà intellettuale è disciplinata, oltre che dalle norme del rito civile, da alcune disposizioni presenti nel D.Lgs. n. 30/05, significativamente
modificate dall’attuazione alla direttiva 2004/48/CE in materia di enforcement(345).
Come tutte le azioni civili, anche quelle aventi ad oggetto i diritti di proprietà industriale si distinguono in azioni di cognizione, cautelari ed esecutive.
Tra le azioni di cognizione si ricordano: le azioni di mero accertamento, che «si propongono di eliminare l’incertezza tra le parti stabilendo la situazione giuridica tra loro esistente»(346) (azione di accertamento positivo o negativo della contraffazione; azione di
nullità o decadenza del titolo, ecc.); le azioni di condanna, tese all’ottenimento delle misure riparatorie derivate dalla violazione del diritto di privativa da parte del contraffattore. Tra le azioni cautelari in tema di marchi e brevetti si annoverano la descrizione, il sequestro e l’inibitoria (vd. infra par. 24). Quanto infine alle azioni esecutive anch’esse sono disciplinate dall’art. 124 c.p.i.
Il primo comma dell’art. 2569 c.c. dispone che «chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato»(347).
La protezione dei diritti di privativa viene quindi solitamente esperita tramite l’azione di contraffazione; sussiste poi una differenza sostanziale tra l’azione di contraffazione e quella di concorrenza sleale, in quanto «la prima ha natura reale ed assoluta che, a
(345) Con D.Lgs.16 marzo 2006 n.140 sono state introdotte nel Codice di proprietà industriale nuove norme e si ricorda che la recente novella del 2010 è intervenuta proprio sulla II sezione del capo III c.p.i. introducendo nuove norme processuali, volte alla repressione ferma e decisa del fenomeno della contraffazione e della pirateria, grazie ad un impianto legislativo più rapido ed efficiente tale da garantire strumenti processuali più adeguati per la tutela dei diritti dei soggetti lesi. La direttiva provvede alla novellazione sistematica «dei risarcimenti, le misure correttive e gli elementi di prova. Inoltre la direttiva si basa sulle pratiche, sancite dalla legislazione degli Stati membri, che si sono dimostrate più efficaci prima dell'adozione della direttiva ("l'approccio delle migliori pratiche")». Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale al sito http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0779:FIN:IT:PDF. Sull’argomento si vedano G. MUSCOLO, La protezione dei marchi in Italia, consultabile all’indirizzo www.ice.gov.it, N. ALESSANDRI,
Enforcement e TRIPS nel contesto del nuovo procedimento cautelare, in Il Diritto Industriale, 2006, p. 450
ss; G. DRAGOTTI, L’attuazione della Direttiva Enforcement, in Rivista di Diritto Industriale, n. 3, 2006, p. 21.
(346) Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto
Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, 2005, op. cit., p. 507.
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differenza di quella della concorrenza sleale, non richiede, per operare, che la condotta da censurare sia idonea a creare un effettivo rischio di confusione»(348).
Si è già detto che il capo III del c.p.i. è dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti di privativa; infatti, la necessità di «codificare la materia in materia uniforme e sistematica ha fatto sì che il legislatore delegato ponesse mano alla disciplina organicamente, prevedendo una serie di norme applicabili all’intera materia dei diritti industriali»(349).
(348) Si veda S. SCIACCA, Contraffazione di marchio e confondibilità tra opere editoriali, GI, 2008, n. 12, p. 2740, cit. in A. SIROTTI GAUDENZI, La tutela dei diritti di privativa, in Proprietà intellettuale e diritto
della concorrenza, vol. II, 2010, cit. 4, p. 79.
(349) Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, p. 457. Ai sensi dell’art. 117 «la registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale». L’art. 118 invece fa riferimento alla rivendica del diritto e mira a tutelare il titolare del diritto di registrazione nei casi di abusiva registrazione del marchio, chiarendo che «chiunque ne abbia diritto […] può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto». Il comma 2 dello stesso così cita: «Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, seil titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza: a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente; b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; c) ottenere il rigetto della domanda. 3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può in alternativa: a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto. 4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilità, per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 3, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse». Infine l’art. 119 dispone misure riguardo la paternità: «L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo. 2. Una designazione incompleta od errata può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo. 3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale». Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà
Industriale, Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, 2005, op. cit., inoltre si consulti il sito http://www.altalex.com/index.php?idnot=34555#capo3. Per approfondimenti si veda anche Cfr.A. SIROTTI GAUDENZI, Manuale pratico dei marchi e brevetti, 4 ed., 2011, op.cit., p. 457- 459.
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La regolamentazione delle azioni di proprietà industriale è affidata all’art. 120 c.p.i., disposizione che va coordinata con il Regolamento 44/2001 CE (350) e con la Legge 31 dicembre 1995, n. 218 di riforma del diritto internazionale privato, di cui si parlerà in seguito.
Preliminarmente è necessario sottolineare che, per quanto concerne la giurisdizione, le azioni di nullità, di decadenza e di rivendicazione(351) vanno distinte da quelle di
contraffazione; per queste ultime, infatti, il foro non è esclusivo (come per le altre citate), in quanto possono essere proposte anche dinanzi all’Autorità giudiziaria competente del luogo in cui sono stati commessi i fatti che si assumono lesivi degli altrui diritti di privativa (il c.d. forum commissi delicti (352)).
Si è già detto che l’art. 120 c.p.i. prevede una serie di norme in ambito di giurisdizione e competenza; il suo primo comma dispone che «le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle
parti»(353). Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale l’art. 120, comma 2,
stabilisce che le azioni di cui al comma precedente debbano essere proposte davanti all’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del convenuto(354) o del luogo
della dimora, qualora i primi due siano sconosciuti. Nel caso in cui neanche la dimora sia conosciuta nel territorio dello Stato, si farà riferimento al luogo in cui l’attore ha la residenza o il domicilio. Sarà invece competente l’Autorità giudiziaria di Roma qualora «né l’attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora»(355).
(350) Il Regolamento 44/2001 CE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è entrato in vigore il 1° marzo del 2002. Pubblicato in G.U. L. 16 gennaio, n. 12.
(351) Per quanto riguarda le azioni di nullità, decadenza e rivendicazione sono sottoposti alla giurisdizione esclusiva dello Stato per il quale è stato designato (ai giudici dello Stato entro il cui territorio è stato richiesto od effettuato il deposito o la registrazione), come dispone l’art. 22 del Regolamento 44/01 CE. Cfr. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il Codice della Proprietà Industriale, Decreto Legislativo 10
febbraio 2005 n. 30, Commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali,
2005, op. cit., p. 517.
(352) Per forum commissi delicti si intende «il luogo di fabbricazione, commercializzazione, importazione, utilizzazione dei prodotti e/o dei segni contraffatti […]». App. Torino 28 aprile 1972, in GADI, 1972, 118. (353) Art. 120 comma 1 c.p.i. Cfr, http://www.altalex.com/index.php?idnot=34555#capo3.
(354) Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, l’elezione di domicilio esclusivo per la determinazione della competenza giurisdizionale deriva dall’indicazione di domicilio precedentemente effettuata con la domanda di registrazione, annotata sul registro. Il domicilio può essere modificato con apposita istanza di sostituzione