I procedimenti cautelari sono oggi disciplinati più organicamente dagli artt. 128 (consulenza tecnica preventiva), 129 (descrizione e sequestro), 130 (esecuzione di descrizione e sequestro) 131 c.p.i. (inibitoria e ritiro dal commercio) e sono volti ad evitare i danni derivanti da attività contraffattoria, costituendo quindi mezzi a garanzia dei diritti esclusivi. Le misure cautelari del sequestro e dell’inibitoria in materia di marchi precedono l’azione di contraffazione, qualora siano presenti i presupposti tipici di ogni procedimento cautelare, vale a dire il periculum in mora ovvero il rischio che può derivare da un’azione di tutela tardiva e il fumus boni iuris, che indica la presunta esistenza di sufficienti presupposti per poter applicare un determinato istituto giuridico. La recente novella ha introdotto all’interno del sistema processuale di protezione della proprietà industriale la consulenza tecnica preventiva, infatti l’art. 128 riformato, in sostituzione alle disposizioni relative alla descrizione (disciplinata ora con norme comuni al sequestro nell’articolo
(397) Si veda G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto Penale. Parte speciale, Bologna, ZANICHELLI, 2007 cit. in N. ZILIO, Il marchio di lusso. Difesa penale e lotta alla contraffazione, 2011, op. cit., cit. 10, pp. 17-18. Il prodotto, quindi, deve avere natura ingannatoria per poter essere integrare gli estremi del delitto e deve trarre in inganno il pubblico, anche se il danno concreto al consumatore non si verifica.
(398) Art. 127, comma 1 c.p.i. abrogato (si è verificata una abrogatio sine abolizione, ex art. 2, comma2 c.p.): «Salva l’applicazione degli artt. 473, 474, 517 del codice penale chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1032,91 euro». Esso è stato abrogato poiché si riteneva che rappresentasse una tutela per il patrimonio privato e che non fosse legato a parametri diversi, ovvero «l’esigenza di assorbire l’interesse patrimoniale in quello di ordine economico e tutela del pubblico dei consumatori». Cfr. G. ZUCCALÁ, Art. 517 c.p., in A. CRESPI, G. FORTI, G. ZUCCALÁ (a cura di), Commentario breve al codice penale, Padova, CEDAM, 2008, p. 192.
(399) “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” in
G.U, n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136. Il testo della Legge si può consultare sul sito
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successivo), sancisce che le istanze per la suddetta consulenza devono essere proposte dinanzi al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione. Tale misura rende certa la prova dell’esistenza di un fenomeno contraffattorio ed è rivolta all’acquisizione degli elementi di prova della violazione per mezzo di rilievi e indagini; questa consente inoltre al titolare del diritto di provarne l’entità per definire il contenuto della domanda risarcitoria(400).
Per ciò che concerne la descrizione e il sequestro, la recente riforma è intervenuta per la formulazione di disposizioni comuni «consentendo espressamente che il titolare di un diritto di privativa possa formulare domanda di sequestro subordinatamente alla
descrizione»(401), in contrasto con la normativa previgente che riteneva che non vi fossero
particolari motivi che si opponessero alla richiesta di entrambe le misure(402). Entrambi
vengono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari (artt. 669bis ss. c.p.c) .
Il sequestro, ai sensi dell’ art. 129 c.p.i., è il provvedimento cautelare che, oltre alla finalità probatoria raggiunta con la sottrazione di disponibilità dei beni contraffatti, è diretto allo scopo di evitare il perdurare della violazione, bloccando gli oggetti di cui la sentenza di merito potrà in seguito ordinare la distruzione.
Questo prevede che «il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione, nonché il sequestro «di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità»(403). Non possono essere oggetto di
sequestro, ma solo di descrizione (salve particolari esigenze di carattere penale), «gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino
(400) Il processo di descrizione e sequestro vengono eseguito dall’Ufficiale giudiziario assistito, ove occorra, da uno o più periti, accedendo ai locali in cui la contraffazione è in atto, e redigendo un verbale in cui descrive quegli elementi che il titolare del marchio registrato ritiene dimostrino la contraffazione , grazie alla documentazione fotografica, agli oggetti (prodotti finiti, marchi, contrassegni, macchinari) costituenti violazione di tale diritto, i mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova(art. 130 comma 1 c.p.i) Si veda M. TAVASSI, Il progetto di codice della proprietà industriale. Profili processuali, in
Quaderni di AIDA, n. 11,2004, p. 170 ss.
(401) Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, La riforma del codice della proprietà industriale, in Proprietà
intellettuale e diritto della concorrenza, vol. 5, Torino, UTET, 2010, pp. 66-67. Sull’argomento si veda A.
ROMANO, La tutela cautelare della prova nel processo, Napoli, JOVENE EDITORE, 2004, p. 3 ss.
(402) Il provvedimento di descrizione può essere inquadrato nella categoria dei provvedimenti di istruzione preventiva, che la giurisprudenza ha più volte ritenuto applicabile la disciplina generale prevista per i provvedimenti cautelari, con lo scopo di evitare che la durata del processo rappresentasse pregiudizio della parte danneggiata. Corte cost., 16 maggio 2008, n. 44.
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nel recinto di un’ esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima»(404). Ai sensi dell’art. 130 c.p.i., entrambe le misure cautelari perdono però la loro efficacia se non vengono eseguite entro trenta giorni dalla pronuncia dell’ordinanza che le dispone. Decorso tale termine non possono essere iniziate altre operazioni di descrizione e di sequestro fondate sullo stesso provvedimento.
Il sistema cautelare di diritto industriale è completato dall’inibitoria, che ha natura unitaria ed ha lo scopo di prevenire la reiterazione o la continuazione di un’attività illecita. L’inibitoria cautelare, detta provvisoria, non è differente da quella definitiva, contenuta nell’art. 124 c.p.i., riguardante le sanzioni civili(405). L’art. 131 c.p.i. dispone che il titolare
del marchio, registrato o in corso di registrazione, possa chiedere l’inibitoria di qualsiasi violazione del suo diritto, spingendo l’autore dell’illecito ad astenersi dal comportamento lesivo e richiedendo la tutela in via d’urgenza («inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia
comunque la disponibilità[…]»(406)). Si precisa che un danno modesto, effettivo o
potenziale, non può giustificare l’adozione di una misura cautelare. Il giudizio di merito deve essere introdotto nei termini previsti dall’art. 131 bis c.p.i., qualora il giudice non lo abbia stabilito: a questi spetta anche il compito di fissare una somma per ogni violazione o ritardo di esecuzione successivi(407).