ALL’EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES TEST
7.1. DALL’APPROCCIO EX POST ALLA REGULATION
Con tale ultimo caso comunitario in materia, sembra confermarsi la linea pro-access, già avviata dalla Commissione nella disciplina degli standard di comunicazione, in relazione ai quali, come già evidenziato, "per evitare l’eliminazione della concorrenza nel(i) mercato(i) rilevante(i)
i terzi devono poter accedere allo standard a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie"196.
La necessità di adattarsi alle dinamiche delle knowledge based economies, caratterizzate dai numerosi fenomeni strutturali analizzati, sembra quindi avere come preoccupante conseguenza un ulterioriore abbassamento della soglia del rischio di eliminazione della concorrenza, a discapito di coloro che per raggiungere tale innovazione hanno speso risorse ed energie197.
Non si può quindi non rilevare come le conclusioni del caso Microsoft, elevando il rischio che tale dottrina giunga a consentire un indiscriminato obbligo di concedere licenza su diritti essenziali per imitare un prodotto di successo, abbiano riacceso gli animi delle dottrine più critiche all'adozione dell' "exceptional circustances test", riaprendo così il conflitto tra quanti
195 Ibidem, par. 707.
196 Vedi supra par. 6, nota 153.
197 FARRELL, Arguments for weaker intellectual property protection in network industries, in StandardView, 1995, vol. 3, pp. 46 ss; PARDOLESI, GRANIERI, Vizi e virtù dei diritti di proprietà intellettuale nell’era digitale, in Mercato, Concorrenza e Regole, 2001, pp. 7 ss. : "Gli economisti teorici delle industrie a rete suggeriscono la necessità di un abbassamento delle soglie di protezione dei diritti di proprietà intellettuale" .
pensano che debba soccombere la concorrenza198, quanti il contrario199 e quanti sostengono che non si debba ricorrere all’applicazione della normativa antitrust200.
Le controindicazioni da esse rilevate sono principalmente di due tipi.
La prima - facilmente intuibile e già evidenziata più volte - consistente nel rischio di veder sacrificato lo sforzo creativo e di disincentivare così gli investimenti in ricerca e sviluppo.
A differenza delle proprietà materiali, quelle intellettuali non possono essere utilizzate senza disclosure, in quanto, una volta svelate, è facile appropriarsene: è proprio al fine di preservare gli incentivi all’innovazione e agli investimenti in ricerca e svilippo che la legge attribuisce al titolare il potere di conservare l’esclusiva del prodotto e del suo utilizzo.
L’applicazione dell’essential facility doctrine ai diritti di proprietà industriale, attaccando la funzione propria di quest'ultimi, produrrebbe allora un "cortocircuito": in base a tale dottrina, infatti, più un’invenzione è unica e difficile da duplicare, più risulterà necessario renderla accessibile agli altri201, andando così a snaturare tale forma proprietaria.
A ciò si aggiunga che il rimedio dell’obbligo a contrarre richiederebbe un intervento di tipo regolatorio da parte delle autorità antitrust, che andrebbe a sconfinare dalle prerogative ad esse spettanti202. Non basta infatti consentire l’accesso ai terzi, ma è necessario fissarne le regole, ossia i prezzi, i termini e le condizioni, di cui però tali autorità non hanno conoscenze sufficienti per assicurare un'adeguata valutazione.
198 In tal senso ad esempio
:
GLAZER, The IMS Health case: a US perspective, in Geo. Mason L. Rev, 2006, pp. 1197 ss.; evidenziata questa scuola di pensiero anche da GHIDINI, FALCE, Intellectual Property on Communication Standards: balancing innovation and competition through the Essential Facilities Doctrine, in Diritto d’Autore, 2001, pp. 315 ss.: “they..(are) arguing that an IPR holder can always, in any condition refuse to sell or license to anyone (…) antitrust consideration should just stay out of the door”.199 In tal senso ad esempio: KWOK, A new approach to resolving refusal to licence intellectual property rights disputes, in World Competition, 2011, pp. 260 ss.
200 Vedi infra le soluzioni proposte da questo e dal successivo paragrafo.
201 COLANGELO, Alla ricerca dell'isola che non c'è: i diritti di proprietà industriale nell'oceano antitrust, in Giurisprudenza Commerciale, 2000, I, pp. 339 ss.
202 Questa critica rievoca un'ulteriore diatriba dottrinale inerente al ruolo delle autorità antitrust: la loro funzione di organi di controllo, derivante da un diritto antitrust pensato come rimedio correttivo/riparatorio (quindi ex post), viene spesso esercitata in maniera tale da trasformarsi in interventi regolatori del mercato (quindi in prospettiva ex ante). Vedi al riguardo, tra i tanti: OSTI, Il sogno regolatore genera mostri, in Mercato Concorrenza e Regole, 2001, 1. Elevano questa critica in merito all'EFD in materia di IP, ad esempio: CAPUANO, Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione europea, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 104-110
Tale necessità ha portato parte della dottrina ad individuare, come soluzione alternativa all'intervento antitrust, quella regolatoria, basata quindi su un intervento ex ante.
Tale posizione trova il suo fondamento nell'assimilazione della proprietà intellettuale e industriale (quando costituisce un'essential facility) alla situazione di public utility e di monopolio naturale, e quindi sull'assunto che tali comportamenti vadano regolamentati203.
In questi casi quindi la risposta al conflitto tra IP e concorrenza dovrebbe essere la
regulation, e non il ricorso all'antitrust204.
A differenza dell'exceptional circustances test che fa ricorso a regole che originano dalla prassi e dettate dalla fattispecie concreta, trovare un rimedio a priori potrebbe produrre risultati apprezzabili per tutti i soggetti coinvolti e dunque per il mercato nel suo complesso. La presenza di un chiaro quadro normativo è infatti importante per le imprese che vogliano effettuare investimenti nella ricerca, con la conseguenza che tale sistema di regolamentazione avrebbe come pratica conseguenza quella di incentivare lo sviluppo.
7.2. MODIFICHE ALLA NORMATIVA IP: DALLA PROPERTY RULE
ALLA LIABILITY RULE?
Altra dottrina si è spina oltre, proponendo un' integrazione del sistema brevettuale e di copyright con norme anti-concorrenziali, fino a convertire, in determinati settori, i diritti proprietari (property rule) in diritti al compenso (liability rule)205.
203 Nel diritto della concorrenza dell'UE infatti la scelta di interventi ex ante è stata limitata a mercati storicamente soggetti a monopoli naturali. Come però evidenziato supra in nota 172, l'autorità antitrust ha principalmente il potere di intervenire ex post per eliminare eventuali distorsioni della concorrenza in forza di norme di portata generale (come art. 102). La ricerca di un modello ottimale di intervento è da sempre oggetto di accesi dibattiti, ma in linea generale si può affermare che l'approccio ex post ed ex ante non necessariamente si escludono, ma possono essere complementari.
204 COLANGELO, Alla ricerca dell'isola che non c'è: i diritti di proprietà industriale nell'oceano antitrust, in Giurisprudenza Commerciale, 2000, I, pp. 339 ss.; Da evidenziare la soluzione prospettata da PARDOLESI, GRANIERI in Proprietà intellettuale e Concorrenza: convergenza finalistica e “liaisons dangereuses”, in Foro Italiano, 2003, vol. 10, pp. 194 ss.; e ancora in Vizi e virtù dei diritti di proprietà intellettuale nell’era digitale, in Mercato, Concorrenza e Regole, 2001, pp. 7 ss, in cui ipotizzano come preferibile alternativa all’intervento antitrust – in particolare, via ef doctrine – quella di una regolazione basata sul paradigma dell’art. 2597 cod. civ. (obbligo a contrattare del monopolista legale). Contra a tale soluzione GHIDINI, Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza, in Mercato, concorrenza e regole, 2005, pp. 252-253, alla nota 36, che dubita che tale modello fatto proprio dall’art. 2597 (regolazione ex ante, normativamente riferita a situazioni non competitive predefinite dal monopolio legale) possa convenientemente utilizzarsi per selezionare le ipotesi nelle quali l’esercizio di un DPI determini o concorra a determinare una effettiva – non «predefinita» – market foreclosure, preferendo invece una valutazione effettuata in concreto, caso per caso, e quindi ex post: tipicamente con strumenti antitrust.
In particolare, viene evidenziata come idonea soluzione nel caso di mercati con forte presenza di network effect.
Qui riemerge la questione dell'inadeguatezza istituzionale nell'assicurare una corretta verifica dei presupposti per la concessione delle privative a cui si aggiunge il problema dell'espansione esponenziale della proprietà intellettuale. In tali condizioni è possibile che lo sforzo creativo o inventivo sia effettivamente mancate (o comunque marginale), e che l’accesso alla proprietà intellettuale sia strumentale all’acquisizione di una illegittima posizione dominante, se non monopolistica, proprio per la caratteristica del winner-takes-all manifestata da tali mercati.
Viene quindi proposto una duplice forma di intervento nella disciplina delle privative industriali ed intellettuali.
Con lo scopo di arginare l'odierna tendenza ad applicare il cd. criterion of universality206, sarebbe necessario elevare il livello dei requisiti previsti da tali normative, soprattutto in quella del diritto d'autore, ormai snaturato dai frequenti tentativi di ricomprendere tipologie di beni derivanti dall'economia knowledge based, spesso privi di contenuto creativo207.
E ancora, taluno ha proposto di regolare l’esercizio abusivo dei diritti IP mediante norme specifiche in materia di proprietà intellettuale - distinte a seconda dell' IPR208- ovvero di
della concorrenza, in Mercato, concorrenza e regole, 2005, pp. 252. Sottolinea in particolare che l'intervento antitrust si renderebbe meno necassario se "il paradigma del DPI venisse integrato da «anticorpi pro-concorrenziali» capaci di realizzare un più equilibrato contemperamento degli interessi dei primi e dei successivi innovatori", richiamando a tal proposito ULLRICH, Expansionist Intellectual Property Protection and Reductionist Competition Rules: A TRIPs Perspective, in Journal of International Economic Law, 2004, p. 401: "because legislators often fail to properly define the limits of exclusive property rights, the exercise of these rights in new situations, and especially with regard to new technologies, attracts scrutiny under competition law, with a view to preventing anticompetitive market foreclosure".
206 Tendenza in virtù della quale tutte le res sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale. Vedi POSNER, Antitrust in the New Economy, in Antitrust Law Journal, 2001, vol. 68, pp. 925 ss.; COHEN, NOLL, Intellectual property, Antitrust and the new economy, in U. Pitt. Law Review, 2001, pp. 453 ss.: "Recent trends in copyright and patent law seem to be pursuing a fundamental change in IP law. These changes essentialy are in the direction of recognizing fewer and fewer limits to the rights of creators".
207 HEINEMANN, International Antitrust and Intellectual Property, in Intellectual Property and Free Trade Agreements, ed. by HEATH , KAMPERMAN , SANDERS, Oxford-Portland, 2007, p. 261 ss., spec. 274: “it is an essential task of the national legislature to proceed to a ‘wise’ definition of IPRs avoiding at the same time under and over-protection ”. DERCLAYE, An economic approach to what the conditions of abuse of a dominant position of copyright should be, 2003, pp. 19 ss.
208 Vedi ad esempio ONG, Anti-competive Refusal to Grant Copyright Licenses, Anti-competive Refusal to Grant Copyright Licenses: Reflections on the IMS Saga, in European Intellectual Property Review, 2004, p. 505 ss, che propone l’adozione di una dottrina sul modello del “patent misuse” e del “copyright misuse”, diffusi negli Stati Uniti e diretti ad impedire che il titolare del diritto IP possa far valere la sua esclusiva nei confronti di eventuali contraffattori, quando eserciti il suo diritto IP in violazione della normativa antitrust; DERCLAYE, An economic approach to what the conditions of abuse of a dominant position of copyright should be, 2003, pp. 19 ss. che sostiene di introdurre una
riconfigurare, in determinati settori specifici, le forme di protezione dell'immateriale attraverso un depotenziamento delle prerogative proprietarie in cambio del riconoscimento di un compenso a titolo di risarcimento209.
7.3. ECONOMIC APPROACH E RULE OF REASON IN EU
La creazione di un’Unione Europea di carattere non solo economico, ma anche sociale, ha portato ad un rafforzamento dell’opinione degli organi europei che, nella valutazione del rapporto tra IP e Antirust, sia necessario tenere in stretta considerazione non solo interessi economici.
In questo scenario sta sempre più emergendo la possibilità di fare ricorso alla dottrina statunitense della rule of reason210 (o “regola della ragione”) - o più generalmente all’ approccio economico - nella disciplina della concorrenza ed in particolare nei casi concernenti l’art. 102211 e il suo rapporto con i dirittti IP212.
licenza obbligatoria - su immagine di quella prevista nel caso di brevetto dipendente - anche nel caso di copyright, affermando ancora che "it is always preferred for reasons of legal security that the legislator remedies to excesses of copyright protection rather then the courts".
209 Un modello di questa impostazione è presente nella nostra legislazione di diritto d’autore (art. 99, legge 21 aprile 1941, n. 633) a proposito dei "progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici", per i quali si prevede "il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo [dell’autore] consenso". Vedi COLANGELO, Abolire la proprietà intellettuale?, in Foro Italiano, 2015, V, pp. 353 ss.: "a fronte del proliferare di monopoli in miniatura, sempre più crescente è il consenso raccolto dai sostenitori di una tutela della proprietà intellettuale imperniata su regole risarcitorie: il vincolo contrattuale dello scambio verrrebbe così superato sottraendo al titolare dell'entitlement il diritto di esclusiva e riconoscendogli, in cambio, una somma a titolo di risarcimento"; in senso opposto PARDOLESI, GRANIERI, Vizi e virtù dei diritti di proprietà intellettuale nell’era digitale, in Mercato, Concorrenza e Regole, 2001, pp. 7 ss, che afferma che " Il prezzo di tutto ciò sarebbe soltanto l’attenuazione di una property rule ad opera di una liability rule (...) opzione impraticabile ex ante, in sede di determinazione normativa dei presupposti di tutela, poiché ciò presupporrebbe la creazione di un diritto della proprietà intellettuale ad hoc per le tecnologie appartenenti ai mercati a rete" per cui "l’unica via (almeno all’interno delle industrie a rete) resta quella ex post, del giudizio eventuale di contraffazione, nella quale è il giudice a risolvere il conflitto, decidendo la questione pregiudiziale della sussistenza dei presupposti per concessione della privativa al primo titolare e quello della legittimità del tentativo di duplicazione della rete. Una regolazione di tipo giurisdizionale, dunque, e non amministrativa, che facendo leva sulla specializzazione del giudice e la preesistenza della struttura si sottrae all’obiezione dei costi della regulation".
210 La “rule of reason” ha origine negli US, per l’esigenza di supplire alla mancanza di deroghe al generale divieto di condotte e pratiche anticoncorrenziali previsto dalla Section 1 dello Sherman Act. Essa prevede che nella valutazione di accordi intervenuti, sia necessario effettuare un bilanciamento tra effetti anti e pro concorrenziali, e se risultano prevalenti gli effetti positivi la Section 1 non deve essere applicata.Vedi per una sua più ampia trattazione in ambito statunitense: PERITZ, The Rule of Reason in antitrust law: property logic in restraint of competition, Competition of Law, ed. Rosa Greaves, 2003, pp. 285 ss.
211 Nel nostro sistema comunitario in materia di accordi è già previsto espressamente all’art. 101 TFUE un sistema di esenzione, per cui tendenzialmente non si reputa necessaria in tale caso. Potrebbe essere invece utile nel caso dell’art. 102, non ammettendo alcun tipo di deroghe.
212
CAPUANO, Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione europea, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 135 ss.; EZRACHI, Competition law enforcement and refusal to license: the changing boundaries
Tale approccio è stato per la prima volta applicato in materia dalla Commissione nel caso Microsoft attraverso il ricorso all’Incentive Balancing Test213.
Esso infatti, considerando l’eterogeneità dei diritti di proprietà intellettuale e i continui mutamenti del mercato, secondo alcuni autori consentirebbe di ponderare di volta in volta gli effetti del rifiuto di licenza sul mercato, di tenere in considerazione la specifica natura del diritto e di valutare la qualifica dello standard, in modo da circoscrivere adeguatamente gli obblighi di licenza alle necessità di interoperabilità e compatibilità.
Si porrebbe inoltre in linea con l’attuale policy della Commissione214.
Quest’ultima nel 2005 ha adottato una Comunicazione relativa agli “Orientamenti sulle
priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti”215
,
preceduta da una discussione interna con il Discussion Paper216, volta ad indirizzare l’azione della Commissione nell’applicazione dell’art. 102 TFUE217.Sebbene entrambi non siano vincolanti e non pregiudichino diverse interpretazioni dell’art. 102218, tentano di uniformare il trattamento dell’abuso di posizione dominante ricostruendo l’esperienza della Commissione e la giurisprudenza della Corte rielaborandole alla
of Article 102 TFUE, in Intellectual Property and Competition Law: new frontiers, (ed.) Steven Anderman and Ariel Ezrachi, 2011, cap. 5 e 7.
213 Vedi supra par. 6.1.2.
214 Vedi per maggiori dettagli MERTIKOPOULOU, DG Competition’s Discussion Paper on the application of article 82 EC to exclusionary abuses: the proposed economic reform from a legal point of view, in European competition law review, 2007, pp. 241 ss; KELLERBAUER, The new enforcement priorities: a more economic approach?, in European competition law review, 2010, pp. 183 ss.
215 Il titolo della Comunicazione nella versione in inglese “Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in Applying Article 82 EC Treaty to the Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings”.
216 DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionaryc abuses,19 dicembre 2005, disponibile sul sito internet http://www.europa.eu.
217 Par. 2 della Comunicazione: “La presente comunicazione stabilisce le priorità che indirizzeranno l'azione della Commissione nell'applicare l'articolo 82 al comportamento delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti dal mercato. In parallelo alle decisioni coercitive specifiche adottate dalla Commissione, la comunicazione mira a fornire maggiore chiarezza e prevedibilità per quanto riguarda il quadro generale di analisi utilizzato dalla Commissione per stabilire se debba esaminare casi relativi a varie forme di comportamenti di esclusione, nonché ad aiutare le imprese a valutare meglio la probabilità che un certo comportamento determini un intervento della Commissione ai sensi dell'articolo 82”.
218 KELLERBAUER, The new enforcement priorities: a more economic approach?, in European competition law review, 2010, pp. 183 ss.: “It needs to be highlighted that the Guidance provides for considerable leeway to deviate from the new policy. The Commission may adapt the approach set out therein, to the extent that this would appear to be reasonable and appropriate in a given case”.
luce di un approccio maggiormente economico.
Propongono in particolare l’introduzione dell’efficiency defence, cioè di valutazioni in termini di efficienza219, dove con tale termine si intende il risultato dell’attività di bilanciamento dei contrapposti interessi che il giudice compie prima di decidere in merito alla illegittimità o meno di una condotta porta in essere dall’impresa dominante220.
Quando tale impresa è inoltre titolare di un diritto IP l’analisi contestuale dei processi industriali e competitivi in cui si realizza la condotta in questione è elemento fondamentale.
Bisognerà attendere per verificare se in futuro tale linea interpretativa tracciata dalla Commissione in materia di abuso ex art. 102 trovi una sua applicazione pratica anche nel rifiuto di concedere licenza diritti IP.
7.4. IL DIVERSO ORIENTAMENTO DEGLI U.S.
L'idea del ricorso alla licenza obbligatoria come rimedio antitrust è ancora meno condivisa nel diritto statunitense221.
La stessa IP Guidelines prevede che "such market power does not impose on the
intellectual property owner an obligation to license the use of that property to others"222.
219 Una condotta non potrebbe essere vietata oltre che nei casi in cui sia oggettivamente giustificata anche quando produca per i consumatori efficienze (come una riduzione dei costi, un miglioramento qualitativo dei beni offerti o maggiore innovazione). Vedi in particolare Discussion Paper par. 91.
220 È quidni sostanzialmente equivalente alla Rule of Reason.
221 A tale riguardo, tra i numerosi autori che trattano della differenza tra il sistema EU e US vedi ad esempio: GLAZER, The IMS Health case: a U.S. perspective, in Geo. Mason L. Rev, 2006, pp. 1197 ss; KORAH, The interface between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience, in Antitrust Law Journal, 2001, vol. 68, pp. 801 ss.; BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, in Quaderni di AIDA, 10, Milano, 2004, pp. 98-99; COTTER, Intellectual Property and the essential facilities doctrine, in Antitrust Bullettin, 1999, vol. 44, pp. 221 ss.
222 U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property § 1.0 (1995) [IP Guidelines] espressamente prevede che "if a patent or other form of intellectual property does confer market power, that market power does not by itself offend the antitrust laws. As with any other tangible or intangible asset that enables its owner to obtain significant supracompetitive profits, market power (or even a monopoly) that is solely "a consequence of a superior product, business acumen, or historic accident" does not violate