4. PROCESSI DI STANDARDARDIZZAZIONE E IMPLICAZIONI
4.2. STANDARDIZZAZIONE E PROPRIETA' INTELLETTUALE: i SEP
4.2.2. LICENSING RULE
Uno degli aspetti più complessi nell’ambito della gestione dei consorzi è quello in merito alle licenze sugli asset di proprietà intellettuale.
Esso infatti si ricollega all’annoso dibattito sul rapporto tra disciplina della concorrenza e tutela IP, che tuttavia nel contesto degli standard de iure acquisisce, sia nella fase di standardizzazione (con la licensing rule a condizioni FRAND) che in quella successiva (con il rifiuto di concedere licenza brevetti essenziali), dei contorni autonomi rispetto a quanto emerso con gli standard de facto nel capitolo precedente.
Soffermandoci ora sulla prima fase, emerge la necessità di trovare un bilanciamento tra le due discipline che tenga anche conto delle finalità del processo di definizione degli standard. Per cui, la scelta di imporre l’obbligo di licenza o no tra le politiche consorzili, coinvolge il trade
off tra l'interesse privato del titolare dell’asset nell’ottenere una remunerazione soddisfacente e
quello della SSO di dar corso alla finalità per il quale viene costituito.
Infatti, da un lato tale garanzia di licenza può mettere in crisi la funzionalità stessa del brevetto, l’incentivo all’innovazione e quindi la standardizzazione. Ne consegue che disposizioni eccessivamente restrittive possono persino disincentivare la partecipazione agli organismi di standardizzazione, creando incentivi ad optare per la standardizzazione de facto.
D’altro canto, solo grazie tale previsione è possibile ridurre il rischio del verificarsi di comportamenti opportunistici che potrebbero impedire l’attuazione dello standard e ridurre i profitti per i suoi implementatori.
Le autorità antitrust hanno quindi spinto le SSO ad adottare una politica interna che
51 È infatti considerato spesso complesso il ricorso ex art. 82. La Commissione dovrebbe accertare anzitutto la dominanza del titolare che non ha effettuato la disclosure, per cui sarebbe impossibile adottare provvedimenti qualora il titolare non guadagnasse tale posizione. Inoltre, al momento della violazione delle disposizioni statutarie non si potrebbe intervenire, in base alle norme antitrust: ciò sarebbe possibile solamente in un secondo momento, qualora – oltre alla dominanza – venisse rintracciato l’abuso, e cioè fosse stato richiesto un livello di royalties eccessivo. Ma sanzionare un soggetto in base alla fissazione di prezzi eccessivi rappresenta un esercizio particolarmente complesso e difficile, come vedremo nei prossimi paragrafi relativi alla licensing rule. GIANNACCARI, Standard e Protocolli, al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato, in Mercato Concorrenza e Regole, 2004, pp. 42-46.
assicuri che la tecnologia brevettata sia accessibile agli utilizzatori dello standard in cui essa è inclusa, e che questo avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND), al fine di scongiurare ex ante il pericolo che i titolari del SEPs successivamente impongano royalties eccessive ovvero si rifiutino di concedere licenze52.
Tale impegno a condizioni FRAND è quindi stato ideato con lo scopo di bilanciare gli interessi di tutte le parti in causa, e dovrebbe rappresentare un quid pro quo tale da consentire, da un lato di evitare il fallimento del processo di standard setting53; dall’altro l’inclusione del brevetto nello standard, con conseguente maggiore diffusione della tecnologia e potere di mercato per il titolare, il quale “expects to obtain remuneration for its SEPs by means of licensing revenue
rather than using these patents to seek to exclude others”54.
Ciò premesso, è necessario però constatare che né le Linee Guida, né le policies interne degli SSOs (salvo alcune eccezioni)55 chiariscono le reali implicazioni e il contenuto intrinseco di tale impegno.
In particolare, sono due gli aspetti più problematici, che stanno portando negli ultimi anni ad una proliferazione delle controversie giudiziarie: l’individuazione del livello di royalty da corrispondere al titolare e la reale natura e le implicazioni di tale impegno.
Riservando i restanti paragrafi alla trattazione di quest’ultima questione - a cui è possibile ricollegare l’acceso e recente dibattito inerente all’eventuale abusività della richiesta di provvedimenti inibitori da parte del IPR holder che ha assunto impegni FRAND - è opportuno ora brevemente evidenziare le problematiche e le preoccupanti conseguenze legate all’incertezze in merito al significato dell’acronimo FRAND.
52 Le Linee guida inseriscono tale previsione tra i requisiti necessari per conseguire l’esenzione antitrust e la sua rilevanza è enfatizzata dalla presenza di un’apposita sezione. Punto 287.
53 Le conseguenze di tali comportamenti saranno più o meno gravi a seconda del grado di sostituibilità dello standard: se esiste una soluzione alternativa lo standard potrà convergere su quest’ultima e lo stallo potrà essere superato; altrimenti il processo verrà solitamente abbandonato. RATLIFF, RUBINFELD, The use and threat of injunctions in the RAND context, in Journal of Competition Law & Economics, 2013, vol. 9, pp. 1-22.
54 Vedi infra Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, par. 59-61. Allo stesso modo Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, par. 294.
4.2.2.1. INCERTEZZA dell'IMPEGNO FRAND: le ROYALTIES ECCESSIVE
Aspetto di particolare rilevanza è l'impossibilità di definire in maniera chiara ed univoca i concetti di equità, ragionevolezza e non discriminatorietà dell'acronimo FRAND 56 . Conseguentemente tale formula ha portato allo sviluppo di diverse interpretazioni e criteri di valutazione (di cui però non verrà effettuata un'analisi dettagliata, non giovando tale trattazione al tema principale dell'elaborato) 57.
Al fine di comprenderne la questione, basta rilevare che l’opinione prevalente in relazione al requisito della ragionevolezza delle royalties ritiene che il compenso del titolare debba essere basato sul valore intrinseco della tecnologia brevettata, ed escludere il surplus di valore strategico, ottenuto tramite l’inclusione del brevetto nello standard58. Tra i possibili metodi utilizzati per la sua determinazione59, spicca invece, in particolare a livello statunitense, l’hypothetical
negotiation approach60. Utilizzato per il calcolo di una royalty ragionevole nell’ambito del
56 Al riguardo DEVLIN, Standard-Setting and the Failure of Price Competition, in Nyu. Ann. Surv. Am. Law, 2009, vol. 65, pp. 217 e 236, considera il rimedio FRAND come un “abysmal failure” ed un “illusory constraint”, tanto da ritenere ingiustificata la posizione di quanti sostengono che il mancato rispetto di un impegno FRAND possa comportare una sanzione antitrust.
57 Per maggiori dettagli sul tema delle licenze FRAND vedi ad esempio: LEMLEY, SHAPIRO, A Simple Approach To Setting Reasonable Royalties For Standard-Essential Patents, in Berkeley Technology Law Journal, 2013, vol. 28 Issue 2; si veda anche TREACY, LAWRANCE, FRANDly Fire: Are Industry Standard Doing More Harm Than Good?, in JIPLP, 2008, vol. 3(1), pp. 22 ss.; LEVEQUE, MENIERE, Technology Standards, Patents and Antitrust, in Competition and Regulation in Network Industries, 2008, vol. 9, No. 1.
58 GERADIN, BROOKS, Taking contracts seriously: the meaning of the voluntary commitment to license essential patents on Fair and Reasonable terms, in S. Anderman e A Ezrachi, Intellectual Property and Competition Law: New Frontiers, 2011, Oxford University Press; COLANGELO, Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand, in Mercato Concorrenza Regole, 2004, p. 435 ss.
59 Vedi per un quadro di tali metodi di definizione COLANGELO, Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand, in Mercato Concorrenza Regole, 2004, p. 435 ss., che evidenzia anche: a) “il sistema di mera proporzionalità numerica, in ragione del quale tutti i brevetti essenziali per uno standard sono considerati di egual valore, in quanto tutti in egual modo suscettibili di conferire al relativo titolare un potere di hold up, sicché la royalty F/Rand dovrebbe corrispondere al valore percentuale del numero dei brevetti essenziali detenuti da ciascun titolare rispetto al numero totale dei brevetti considerati essenziali per un determinato standard”, questa impostazione, che ha il pregio di diminuire drasticamente i costi transattivi, può però prestarsi a comportamenti abusivi, incrementando, in particolare, il ricorso alla brevettazione e causando l’aumento delle dichiarazioni di essenzialità da parte dei titolari dei brevetti.; b) la teoria dell’efficient component pricing rule, prevista da SIDAK e BAUMOL, per cui il prezzo deve essere fissato come il prezzo del servizio finale venduto tramite l'accesso alla rete meno il costo incrementale degli input introdotti da chi vi accede più il costo/opportunità con cui l'industria di rete stima la propria perdita di clientela inizialmente proposto quale metodo di determinazione del prezzo per l’accesso alle infrastrutture essenziali; c) dal valore di Shapley, basato sulla teoria dei giochi e finalizzato a dividere le rendite generate da molteplici partecipanti che cooperano in una determinata attività (introdotta da Layne-Farrar, Padilla e Schamlensee, Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of Frand Commitments, in Antitrust Law journal, vol. 74, 2007, p. 671, in caso di molteplici brevetti e di una pluralità di titolari)
60 Delineato dal giudice Robert del Western District di Washington nel caso Microsoft v. Motorola, 2013 Us Dist. Lexis 60233 (W.D. Wash. 2013), costituisce la prima determinazione giudiziaria delle condizioni FRAND.
risarcimento del danno, esso è diretto ad individuare, attraverso un incrimental value approach61, il prezzo che le parti avrebbero concordato qualora, in luogo della violazione del brevetto, fosse stato con successo siglato un accordo di licenza62.
Per quanto concerne il parametro della non-discriminatory, anch’esso è oggetto di accesi dibattiti, ma la dottrina maggioritaria sembra attribuirgli il significato di diritto di conseguire la licenza a tutte le imprese che utilizzano lo standard, senza però che ciò comporti un vincolo ad applicare identiche condizioni63.
Da tale ambiguità del contenuto dell’acronimo FRAND e dalla mancanza di consenso unanime sul criterio migliore per valutare il canone di royalty64 - a cui si aggiunge la consuetudine
61 Ossia il valore incrementale della tecnologia brevettata rispetto alle alternative disponibili al tempo in cui lo standard è stato selezionato. CARLTON, SHAMPINE, An Economic Interpretation of F/Rand, in Journal of Competition Law & Economics, 2013, vol. 9, pp. 531 e 545: “The maximum royalty ex ante is based on the incremental value that the technology brings to the licensee compared to the next best alternative available. No firm would pay more than that royalty in an ex ante negotiation where an alternative is available”; Federal Trade Commission, The Evolving Ip Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition, 2011, pp. 22-23: “A definition of Rand based on the ex ante value of the patented technology at the time the standard is chosen is necessary for consumers to benefit from competition among technologies to be incorporated into the standard”. In senso contrario all’uso di tale approccio SIDAK, The Meaning of F/Rand, Part I: Royalties, in Journal of Competition Law & Economics, 2013, vol. 9, pp. 975-976, rileva che “The ex ante incremental value approach contains a strong implicit assumption which, when recognized explicitly, is manifestly absurd. Because SEPs are complements – not substitutes, like implementation patents – one cannot examine the next-best noninfringing alternative to an Sep unless one backdates the hypothetical negotiation between the patent holder and the implementer to the moment of standard adoption. The ex ante incremental value method does so and then implicitly makes the economist’s ceteris paribus assumption – all other factors remain the same. But do all other factors really remain the same in the real world? Certainly not”.
62 Il giudice Robert stabilisce la necessità di utilizzare una versione modificata dei fattori delineati nel casoGeorgia Pacific v Plywood Corp. nel 1970 (446 F.2d 295 170 U.S.P.Q. 369), che ha per la prima volta sancito il criterio della royalty ragionevole delineando 15 criteri necessari al fine di stabilire che tipo di indennizzo pecuniario possa ristorare il titolare della privativa per il danno cagionato dalla contraffazione (tra i quali le royalty ricevute dall’attore per la licenza del brevetto, il tasso di royalty corrisposto dai licenziatari per brevetti simili, il tipo di brevetto e l’ambito di protezione, il tipo di licenza, la policy del licenziante in merito alla produzione di beni che implementano la privativa la profittevolezza derivante dal prodotto che implementa la privativa, il carattere innovative dell’invenzione, l’estensione della contraffazione e l’utile medio del settore). Tale metodologia viene sinteticamente ricondotta a tre passaggi dal giudice Holderman, che ne fa uso successivamente nella controversia In re Innovatio Ip Ventures (2013 Us Dist. Lexis 144061 (N.D. Ill. 2013), affermando che “First, a court should consider the importance of the patent portfolio to the standard, considering both the proportion of all patents essential to the standard that are in the portolio, and also the technical contribution of the patent portfolio as a whole to the standard. Second, a court should consider the importance of the patent portfolio as a whole to the alleged infringer’s accused products. Third, the court should examine other licenses for comparable patents to determine a Rand rate to license the patent portfolio, using its conclusions about the importance of the portfolio to the standard and to the alleged infringer’s products to determine whether a given license or set of licenses is comparable”.
63 Tale considerazione era stata già evidenziata, sebbene al di fuori del contesto dei SEPs, nel caso Microsoft v. Commissione (analizzato nel precedente Capitolo), in cui al punto 811: “Non discriminatory does not mean that Microsoft must impose the same conditions on every undertaking seeking such licenses”, e lo stesso ragionamento sempra poter essere esteso nel caso di brevetti essenziali. Vedi SIDAK, The meaning of Frand, Part I: Royalties, in Journal of Competition Law & Economics, 2013, vol. 9, pp. 996-997.
64 Vedi ad esempio nelle Linee Guida dell’art. 101 ai punti 289 e 290. Esse forniscono un elenco di vari metodi tutti ugualmente idonei per valutare il carattere eccessivo delle royalties, definendolo inoltre espressamente "non esauriente". In particolare, indicano tra le metodologie quelle che fanno riferimento: i) al valore economico del brevetto; (ii) al valore ex ante (prima dell’adozione dello standard) della tecnologia brevettata; (iii) al valore aggiunto della tecnologia inclusa nello standard rispetto alle tecnologie concorrenti; (iv) alle condizioni applicate per lo stesso brevetto
dei consorzi di non richiedere ai titolari di render noti ex ante i termini e le condizioni della licenza 65- ne consegue che la determinazione del fair and reasonable value sia di fatto affidata alle corti e alle autorità antitrust, chiamati sempre più spesso a comporre le controversie causate dall’ incapacità di concludere l’accordo.
È necessario tuttavia sottolineare che, talvolta, la valutazione della violazione di tale impegno da parte del licenziante, si riveli ostica anche per quest’ultime, proprio perché senza una chiara comprensione di ciò che comporta una licenza a condizioni FRAND è difficile stabilire se il titolare ha disatteso gli impegni presi66, come dimostrato emblematicamente dal caso
Qualcomm67.
La Commissione ha infatti concluso tale vicenda, relativa ad un’accusa di royalties eccessive, senza dar seguito alle accuse e senza ottenere alcun impegno da parte di Qualcomm, proprio a causa della difficoltà nella dimostrazione che il compenso richiesto da quest’ultima fosse sufficientemente elevato da potersi considerare eccessivo e non equo, ossia tale da integrare la fattispecie di sfruttamento abusivo di cui all’art. 102(a) TFUE68.
in altri standard comparabili.
65 Vedi in senso contrario l'ente IEEE che impone di indicare la royalty massima ex ante. Come vedremo nel par. 4.3.1.3. let. a), vi sono alcune SSOs che stanno iniziando ad adottare una Negotiatio Rule proprio con la finalità di scongiurare i rischi derivanti dall'ambiguità dell'impegno FRAND.
66 “It is all well and good to propose that SSOs require licensing on reasonable and nondiscriminatory terms. But without some idea of what those are, reasonable and nondiscriminatory licensing loses much of its meaning” in LEMLEY, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, in California Law Review, 2002, vol. 90, cit. p. 1964; inoltre secondo parte della dottrina le autorità antitrust e le corti non hanno gli strumenti per entrare nel merito dello standard, soprattutto se implementa una tecnologia molto complicata. Per valutare la presenza di comportamenti abusivi sotto un profilo antitrust, occorrerebbe, infatti, stabilire un valore economico oggettivo per il brevetto incorporato nello standard, valutandolo in relazione agli altri brevetti in esso incorporati, considerando il valore dello standard stesso ed il grado di diffusione della tecnologia ed il ciclo di vita della medesima. MADERO, BANASEVIC, Standards and Market Power, in Antitrust Chron, 2008, p. 1, disponibile online al sito: www.competitionpolicyinternational.com/file/view/5330.
67 Commissione europea, caso COMP/39247, Qualcomm, Memo/07/389 del 1 ottobre 2007, in http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-389_en.htm?locale=en, si trattava di impegni FRAND assunti nell’ambito dello standard WCDMA per la tecnologia per la telefonia mobile di terza generazione (Umts).
68 Commissione europea, Memo/09/516 del 24 novembre 2009, in <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-516_en.htm?locale=en>. Da notare che viene in tale caso analizzata la legittimità antitrust della condotta facendo riferimento all’art. 102 lett. a) (per cui