I principali rimedi adottati dall’ordinamento giudiziario per risolvere con-troversie riguardanti la proprietà industriale sono offerti dalle azioni di nullità e di deca-denza esperibili in sede civile. Si tratta, infatti di rimedi utili a far valere la violazione, ope-rata da terzi, sui diritti di privativa – come il diritto sul marchio – oppure idonei ad accerta-re la validità dei titoli che assicurano i diritti di proprietà industriale. Si è infatti, paccerta-receden-
preceden-temente, fatto notare come, nel momento costitutivo di un marchio, ossia nel momento in cui viene inoltrata la domanda di registrazione all’UIBM, possano verificarsi vizi atti ad escludere la validità del marchio stesso oppure come, in un secondo momento, alcuni fatti possano far venire meno un diritto di marchio, anche validamente acquistato.
Come è stato appena evidenziato, la Sezione specializzata competente per le azioni di nullità e decadenza sarà quella istituita presso il foro del convenuto, in alternativa presso il foro dell’attore e in va sussidiaria presso il foro generale di Roma, dato che, di-versamente da quanto accade per le azioni di contraffazione, non è prevista la possibilità di radicare la controversia presso il foro in cui è stata commessa la condotta lesiva.
Si è visto nel capitolo precedente che il c.p.i. parla di nullità all’articolo 25, dove si trattano i casi di nullità assoluta per:
- inidoneità oggettiva del segno perché non rispettati i requisiti dell’art. 7 c.p.i. oppure perché il marchio consiste nella forma necessaria o so-stanziale del prodotto secondo l’art. 9 c.p.i.
- contrarietà a legge, ordine pubblico o buon costume
- decettività del segno
- utilizzo di stemmi secondo l’art. 10 c.p.i.
- registrazione del marchio in malafede
- mancanza di distintività del segno, come i segni di carattere ge-nerico e descrittivo previsti dall’art. 13 c.p.i. (nullità sanabile)
- difetto di novità e violazione dei diritti altrui, come previsto da-gli artt. 12 e 8 del c.p.i. (nullità sanabile).
Per quanto attiene invece alla decadenza l’articolo del c.p.i. di riferimento è il 26, che tratta i casi di successiva estinzione del diritto di marchio validamente costituito per:
- volgarizzazione, ai sensi all’art. 13, comma 4, c.p.i.;
- illiceità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 14 c.p.i., ossia per so-pravvenuta decettività o sopravvenuto contrasto con la legge, l’ordine pubbli-co, il buon costume;
- mancato uso.
La legittimazione attiva nelle azioni di nullità e decadenza è la più ampia possibile, in quanto l’art. 122 c.p.i. la riconosce a favore di «chiunque vi abbia interesse», lasciando spazio anche ad un’eventuale, seppur rarissima, iniziativa d’ufficio, da parte del Pubblico Ministero.
Alla proposizione delle azioni di nullità del marchio per violazione di diritti anteriori altrui – ad esempio perché l’uso del marchio viola altrui diritti d’autore, o diritto al nome, al ritratto o perché la registrazione è effettuata al nome del non avente diritto – sono, invece, legittimati i soli aventi diritto , intesi come i titolari di diritti anteriori sul 170 marchio violati, i loro aventi causa o i loro aventi diritto, come prevede l’art. 122, comma 2.
Sempre l’art 122, questa volta al comma 4, si occupa di delineare la legitti-mazione passiva, sancendo che l’azione deve essere esercitata nel contraddittorio con tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto, in altre parole, i titolari di un segno distintivo annotati all’interno dei registri dell’UIBM. L’integrazione del contraddit-torio, in tale senso, è la conseguenza logica del fatto che azioni, quali quelle di nullità e decadenza, hanno come effetto la radiazione del titolo dichiarato nullo o decaduto, che va annotata nel registro ai sensi dell’art. 122, comma 5, e quindi risultano particolarmente
G.SENA, Il diritto dei marchi, Milano, Giuffrè, 2007, p. 201.
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cisive sulla sfera giuridica soggettiva di tutti i soggetti annotati nel registro . Al fine di 171 agevolare le operazioni di radiazione del titolo dal registro dell’UIBM, il comma 6 dell’art.
122 prescrive che l’attore invii a tale ufficio una copia dell’atto introduttivo di ogni giudi-zio civile in materia di proprietà industriale dove viene richiesta una pronuncia di nullità o decadenza. Nel caso di inadempimento della prescrizione la comunicazione sarà effettuata dall’autorità giudiziaria, la quale in ogni caso ha anche l’onere di inviare allo stesso Ufficio ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale, quindi anche le decisioni derivanti da azioni di contraffazione.
Al fine di delineare le caratteristiche delle dichiarazioni giudiziali di nullità e decadenza si sottolinea che, a differenza delle dichiarazioni di contraffazione, la sentenza passata in giudicato, susseguente all’esperimento delle relative azioni ha una peculiare ef-ficacia assoluta che si estende erga omnes, ossia, come disposto dall’art. 123, la sentenza del giudice vale anche nei confronti di coloro che non erano parti nella causa. Si segnala che una criticità derivante da tale estensione di efficacia porta a considerare pregiudiziale un’eventuale questione di nullità o decadenza, anche pendente tra persone diverse, rispetto ad una causa di contraffazione, così che un’eventuale iniziativa del titolare del marchio contro un soggetto contraffattore possa essere paralizzata dalla proposizione di una causa di nullità o decadenza da parte del convenuto contraffattore . Nonostante vi sia il rischio 172 di un utilizzo capzioso delle azioni di nullità e decadenza, la giurisprudenza, pur ricono-scendone la pregiudizialità, non dispone, in questi casi, la sospensione della causa di nulli-tà o decadenza, ma predilige una risoluzione incidentale della questione sulla validinulli-tà.
Il giudicato di nullità opera ex tunc, andando a determinare la cancellazione del marchio fin dal momento della sua registrazione, mentre quello della sentenza di deca-denza opera ex nunc, ossia a partire dal verificarsi della fattispecie estintiva, anche se va precisato che gli effetti retroagiscono comunque al momento della volgarizzazione, o della
G. FLORIDIA, La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale, in P. AUTERI, G. FLORI
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-DIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, R. ROMANO, P. SPADA, Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, Giappichelli, 2016, p. 723.
Ibid., p. 724.
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sopravvenuta contrarietà alla legge, al buon costume, all’ordine pubblico o al momento in cui viene meno l’uso del segno . 173
A seguito delle sentenze di nullità e decadenza il marchio di regola torna ad essere quindi utilizzabile da chiunque, tranne quando la causa di nullità, e per analogia la causa di decadenza , comporti l’illiceità dell’uso del marchio, come previsto nell’art. 14 174 c.p.i.. Diversamente, qualora la nullità o decadenza sia relativa, in quanto sussiste un diritto altrui sul marchio, non si applica tale regola che, in via generale, permetterebbe l’utilizzo del marchio nullo o decaduto da parte di chiunque, ripristinando invece il diritto esclusivo del marchio in capo al suo autentico titolare.
Passando al tema dell’onere della prova si sottolinea che, ai sensi dell’art.
121 c.p.i. , esso rimane in capo a chi impugna il titolo di proprietà industriale con azioni di nullità o decadenza, diversamente da quanto prescritto per le azioni di contraffazione, age-volate dall’istituto della presunzione di contraffazione, nonché dal diritto d’informazione che si vedranno nel prossimo paragrafo. L’onere della prova si inverte soltanto quando spetta all’attore dare la prova negativa circa la decadenza per non uso, la quale, per agevo-lare l’attore, può essere fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni semplici, aiutandosi con semplici fatture di vendita, fatture della pubblicità predisposta . 175
In tema di prova una peculiarità consiste nell’introduzione, nel codice della proprietà industriale, dell’istituto della discovery di cui all’art. 121, comma 2, il quale pre-vede che, se una parte ha fornito seri indizi e ha individuato che la controparte detiene do-cumenti, elementi o informazioni che confermano i propri indizi, essa possa ottenere dal giudice un ordine di esibizione o la sottoposizione della controparte ad interrogatorio, a cui essa dovrà rispondere secondo verità, a pena dell’applicazione dell’art. 372 del codice pe-nale sulla falsa testimonianza, seppur con sanzione dimezzata. Lo strumento della discove-ry, fa sì che anche il convenuto sia tenuto a fornire elementi atti a determinare la
G. SENA, Il diritto dei marchi, Milano, Giuffrè, 2007, p. 198.
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Ibid., p. 199.
174
Ibid., p. 206.
175
sia, ripartendo l’onere della prova . L’istituto, di origine americana, è maggiormente ap176 -plicato nei giudizi di contraffazione e «supera le restrizioni in tema di ordine di esibizione-ispezione ex artt. 210-218 c.p.c. e di interrogatorio ex artt. 228 ss. c.p.c.» , modificando i 177 presupposti dell’ordine di esibizione, tra i quali quello di indispensabilità del documento al fine di conseguire la prova.
Un’ulteriore peculiarità della tutela giurisdizionale della proprietà industria-le, valido sia per le azioni sulla validità del titolo, sia per quelle sulla contraffazione, è co-stituito dalla disposizione dell’art. 121, comma 5, che prevede che il consulente tecnico d’ufficio possa ricevere documenti su quesiti posti dal giudice, anche se questi non siano ancora prodotti in causa e che ogni parte possa nominare anche più di un consulente. Tale disposizione permette di anticipare alcuni mezzi di prova, depositando documenti nuovi, attraverso la figura del CTU, anche durante la consulenza stessa. Ad esempio, al posto di produrre in giudizio documenti, entro termini perentori fissati dal giudice, è possibile che documenti, quali quelli di anteriorità circa un determinato marchio, siano consegnati a mani del consulente. Il consulente tecnico d’ufficio può inoltre predisporre dei sondaggi di opinione tra i consumatori che sono soliti acquistare un prodotto con un determinato mar-chio, ma anche condurre delle indagini demoscopiche per condurre ricerche sull’uso o sul-la capacità distintiva di un marchio o, infine, procedere al calcolo del danno ai fini del ri-sarcimento del danno al titolare del marchio.
Si agevola così una «funzione di accertamento d’ufficio diretto a garantire, nei limiti del possibile, che non si faccia luogo ad una ingiustificata compressione della libertà e della dinamica concorrenziale» . Il vantaggio per chi impugna un marchio è no178 -tevole, in quanto egli potrà produrre documenti di anteriorità invalidante per tutto il corso della consulenza e in deroga alle rigide preclusioni istruttorie del processo civile. Questa
G. FLORIDIA, La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale, P. Auteri, G. Floridia, V.
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Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, R. Romano, P. Spada, Diritto industriale proprietà intellettuale e concor-renza, Torino, Giappichelli, 2016, p. 726.
G. SENA, Il diritto dei marchi, Milano, Giuffrè, 2007, p. 206.
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G. FLORIDIA, La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà intellettuale, P. Auteri, G. Floridia, V.
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Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, R. Romano, P. Spada, Diritto industriale proprietà intellettuale e concor-renza, Torino, Giappichelli, 2016, p. 727.
eccezione dà voce ad un’altra importante peculiarità del processo industriale, ossia l’esi-stenza di una certa incompatibilità con scadenze precostituite, giustificata da una fase istruttoria del procedimento industriale completamente basata sulla prova documentale, in un giudizio che si contraddistingue per essere particolarmente tecnico e, come già visto, riservato alla cognizione di un organo giudicante necessariamente specializzato . 179
Un’altra disposizione, valida anche per il giudizio di contraffazione, è quella dell’art. 121 bis, introdotto dalla direttiva europea enforcement , che disciplina il diritto 180 di informazione sia nei procedimenti cautelari, sia nei giudizi di merito, permettendo al giudice, su istanza di parte, di chiedere all’autore della violazione o a terzi delle informa-zioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o servizi. Per comprendere meglio la portata vincolante di simili ordini del giudice, va aggiunto che un eventuale rifiuto ingiusti-ficato viene considerato dal giudice ai fini della prova, ai sensi dell’art. 121, comma 4 ed è punito con le pene previste per la falsa testimonianza dall’art 372 del codice penale, seppur dimezzate.
3.3 ANALISI DELLA SPECIFICITÀ DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL