Descrizione e Sequestro

Tra le misure cautelari menzionate dal c.p.i. rilevano in primo luogo quelle della descrizione e del sequestro che possono riguardare: (i) gli “oggetti costituenti violazione” del diritto di proprietà industriale altrui e, quindi, il prodotto o servizio posto in essere sfruttando abusivamente il marchio altrui ; (ii) i “mezzi adibiti alla produzione dei medesimi”,si pensi al macchinario utilizzato per produzione del manufatto abusivo; ovvero (iii) “gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità” tra i quali vi rientra qualsiasi elemento documentale che sia in grado di far apprezzare l’estensione del fenomeno di asserita contraffazione sia nell’an che nel quantum, quali le scritture contabili, le fatture e le liste dei fornitori e dei clienti dell’asserito contraffattore315.

Il procedimento di descrizione è un procedimento cautelare tipico del diritto industriale la cui funzione è quella di precostituire la prova dell'avvenuta contraffazione, ove sussista il rischio della sua dispersione316.

La finalità probatoria è quindi strettamente legata alla necessità cautelare di salvaguardia degli elementi di prova che ne costituiscono l’oggetto.

Data tale funzione probatoria, il procedimento di descrizione si avvicina ad altri mezzi di istruzione preventiva come l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale.

314_{A. GIUSSANI, Il processo industriale, Giappichelli, Torino, Quaderni AIDA n. 23, 2012; M. SCUFFI,}

Diritto processuale dei marchi e dei brevetti, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss. ; CARRATTA, I procedimenti cautelari, Zanichelli, Modena, 2013 p. 996 e ss.

315 _{Tribunale di Milano 29/97/2005, in Sez. Spec. 2005, pag. 2010}

316 _{M. RICOLFI, Trattato dei March: diritto nazionale ed europeoi, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p.}

1552; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto industriale Italiano, CEDAM, Padova, 2014 p. 1397 e ss.; M. SCUFFI, Diritto processuale dei marchi e dei brevetti, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss.

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In altre parole, è la misura per mezzo della quale il titolare della privativa acquisisce la prova della violazione del proprio diritto prima dell’instaurazione del giudizio ordinario317.

La descrizione si può considerare una misura a contraddittorio quasi sempre differito poiché nella prassi viene generalmente richiesta e disposta, previo accertamento di un pericolo qualificato, inaudita altera parte318.

La descrizione è una misura particolarmente incisiva perché può comportare anche un’esecuzione coattiva con ingresso dell’ufficiale giudiziario319, eventualmente coadiuvato da un consulente tecnico nominato dal giudice, nel luogo in cui si trova l’oggetto da descrivere e può riguardare anche beni di pertinenza di soggetti non individuati nel ricorso, ammettendo l’adozione di provvedimenti c.d. in incertam persona.

Trattasi di un unicum nel panorama processuale italiano che rinviene il suo fondamento nel carattere tendenzialmente assoluto ed erga omnes del diritto di esclusiva e nel carattere immateriale del bene oggetto del diritto che, di conseguenza, può essere tutelato soltanto indirettamente colpendo gli oggetti materiali attraverso i quali si attua la violazione (i corpora maechanica del marchio contraffatto)320.

Si parla a riguardo di efficacia esecutiva ultra partes del titolo cautelare321. Fermo l’onere di notificare al terzo, entro 15 giorni, la conclusione delle operazioni a pena di inefficacia.

Il terzo edotto del procedimento nel quale è stato esecutivamente coinvolto potrà chiedere la revoca o la riforma della misura all’udienza all’uopo destinata ovvero proporre reclamo.

La particolare incisività della misura comporta che essa non può essere concessa per finalità meramente esplorative, onde evitare che possa essere

317_{A. CARRATTA, I procedimenti cautelari, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss..}

318 _{S.M. SPOLIDORO, Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Riv. Dir. Ind. 2008, p.}

174 e ss..

319 _{L’Ufficiale giudiziario, infatti, può vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi e richiedere}

quando occorra l’assistenza della forza pubblica.

320 _{G. FINOCCHIARIO, La tutela in incertam persona, in A. GIUSSANI, Il processo industriale, Quaderni}

AIDA n. 23, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

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utilizzata per l’acquisizione di informazioni riservate del concorrente, ma è necessario che sussistano fondati elementi dai quali desimere l’utilità di tale misura.

Le operazioni si concludono con la redazione di un verbale nel quale l’Ufficiale Giudiziario descrive i prodotti e gli oggetti che costituiscono contraffazione.

Il sequestro industrialistico ha una duplice e peculiare funzione: svolge, infatti, sia finalità probatorie che di natura preventiva quale strumento finalizzato ad evitare il protrarsi dell’illecita condotta del contraffattore anticipando gli effetti della decisione di merito, nel senso che mira ad impedire il perpetuarsi dell'illecito, paralizzando la commercializzazione dei prodotti recanti il marchio contraffatto322_. Tale misura si colloca, in tal modo, a metà strada tra la descrizione e l’inibitoria323.

In altre parole sia la descrizione che il sequestro hanno la funzione di precostituire una prova nei confronti del presunto contraffattore, il sequestro, in più, sottrae gli elementi a ciò idonei al soggetto che lo subisce, impedendone la circolazione.

Se la descrizione serve ad accertare/osservare in maniera coattiva senza tuttavia privare il soggetto passivo della detenzione delle cose oggetto del provvedimento, il sequestro incide direttamente nella sfera giuridica del suo destinatario spossessandolo dei beni oggetto della misura che vengano affidate ad un custode.

Il sequestro può essere ordinato, con gli stessi limiti della descrizione, anche nei confronti di soggetti terzi diversi dal presunto contraffattore.

È poi possibile chiedere entrambe le misure congiuntamente ovvero il sequestro subordinatamente alla descrizione, intendendo l’avverbio “subordinatamente” in senso cronologico, la concessione della misura del

322_{M.SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto industriale Italiano, CEDAM, Padova, 2014 p. 1397 e ss.; M.}

SCUFFI, Diritto processuale dei marchi e dei brevetti, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss.

323 _{B. BRUNELLI, Tutela cautelare ultrattiva, in A. Giussani, Il processo industriale, Quaderni AIDA n.}

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sequestro viene quindi subordinata all’esito della descrizione e quindi della conferma della violazione della privativa altrui.

In entrambi i casi dovrà essere garantita la tutela delle informazioni riservate (si pensi alla documentazione fiscale e all’elenco clienti).

Il procedimento cautelare di descrizione e sequestro si snoda, come si è visto, tra ricorso, decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, instaurazione del contraddittorio, assunzione di sommarie informazioni per la verifica dei presupposti del fumus e del periculum324 e decisione a mezzo di ordinanza nel contraddittorio delle parti325, ferma la possibilità, in ipotesi di particolare urgenza, di procedere inaudita altera parte326, differendo il contraddittorio ad un momento successivo.

L’esecuzione dei provvedimenti di descrizione e sequestro è poi demandata all’Ufficiale Giudiziario, eventualmente assistito da periti, che possono essere nominati da quest’ultimo su indicazione di parte ovvero dal Giudice che dispone la misura cautelare.

Le parti, nel corso delle operazioni, possono farsi assistere da tecnici di loro fiducia.

È, infine, opportuno precisare, che la conservazione dell’efficacia del provvedimento cautelare, oltre all’introduzione del giudizio di merito, presuppone la messa in esecuzione della misura nel termine di 30 giorni dalla decisione.

In caso di mancata instaurazione del giudizio di merito nei termini di cui all’art. 132 c.p.i. si ritiene che la descrizione e il sequestro perdano la loro efficacia.

In altre parole tali provvedimenti, non trattandosi di misure anticipatorie degli effetti della decisione di merito, non si stabilizzano327.

L’art. 144 c.p.i. disciplina gli “atti di pirateria” ovvero le contraffazioni evidenti dei diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico. In relazione a questa fattispecie è previsto ex art. 144 bis c.p.i il

324 _{Il sequestro presuppone requisiti di periculum più rigorosi, si veda Trib. Napoli 20 Aprile 2004 in Sez.}

Spec. P.I. 2004, p. 237 secondo cui il sequestro è ammissibile in presenza di un pregiudizio patrimoniale, purchè vi sia un danno ancora in itinere, suscettibile di ulteriori ed imprevedibili sviluppi.

325 _{A. CARRATTA, I procedimenti cautelari, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss.}

326 _{Si pensi alla facile occultabilità delle merci o asportabilità delle etichette.}

327 _{M. SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto industriale italiano, CEDAM, Padova, 2014, p. 1397 e ss.; A.}

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sequestro conservativo dei beni del preteso autore della violazione laddove la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno.