La registrazione del marchio europeo.

Il diritto al marchio europeo si acquista solo con la registrazione: il diritto europeo non prevede, infatti, la tutela dei marchi di fatto o non registrati424.

La domanda di registrazione del marchio europeo deve essere presentata presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con sede ad Alicante in Spagna, conformemente alle condizioni stabilite negli appositi regolamenti attuativi.

A detto Ufficio è affidato il procedimento amministrativo di registrazione e, quindi, fra l’altro, il compito di vagliare la sussistenza dei requisiti di validità dei segni per cui è richiesta la registrazione.

A tale proposito si precisa che con le nuove previsioni normative è stata eliminata la possibilità di depositare domande di marchio UE attraverso gli Uffici nazionali; la procedura risulta quindi interamente centralizzata presso l’Ufficio di Alicante.

La richiesta di registrazione del marchio deve essere corredata (art. 30 e ss. Cit.Reg.) da indicazioni che permettano di identificare il richiedente, l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione e da una rappresentazione del marchio.

Con le nuove disposizioni normative è stato, inoltre, introdotto l'onere di dichiarazione analitica dei prodotti e servizi da rivendicarsi con il marchio ed è stata superata la previsione secondo cui fino a tre classi la tassa di registrazione è la medesima passando al sistema “one class, one fee” onde disincentivare la tendenza ad ampliare l’ambito di tutela oltre i limiti di ciò che realmente interessa al depositante, soltanto perché è “incluso nel prezzo”425.

La data di deposito della domanda di un marchio UE è quella in cui detta documentazione viene presentata dal richiedente all’Ufficio, sempre che il pagamento della tassa di deposito avvenga entro un mese, in caso di irregolarità formali o del mancato pagamento di detta tassa l’Ufficio invita il richiedente a

424 _{P. AUTERI, Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi,}

in AA.VV, Problemi attuali del diritto industriale, Giuffrè, Milano, 1977, p. 45.

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porvi rimedio, in mancanza la domanda si intende ritirata. In caso, invece, di ottemperanza all’invito dell’Ufficio la data di deposito della domanda coinciderà con la data in cui è stato posto rimedio all’irregolarità o al mancato pagamento.

Si badi però che (art. 11) il diritto conferito dal marchio UE è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.

Può però essere richiesto un equo indennizzo per i fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio UE che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio.

È, quindi da escludersi l’esperibilità di rimedi inibitori per tutto il periodo intercorrente dalla domanda alla registrazione.

Tuttavia, facendo leva sull’art. 37 secondo cui la domanda di un marchio UE alla quale è stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati Membri, l’efficacia di un regolare deposito nazionale, è possibile sostenere che siano esperibili i rimedi cautelari disciplinati dal diritto nazionale; fermo il limite della risarcibilità di eventuali violazioni espressamente degradato alla corresponsione di un equo indennizzo426.

Il marchio dell’Unione europea, una volta registrato, è valido per dieci anni e può essere rinnovato, senza limiti, per periodi di ulteriori dieci anni.

Questo sistema di registrazione coesiste, come detto, con il sistema di registrazione dei marchi nazionali e dei marchi internazionali secondo l’Accordo di Madrid.

Una volta depositata la domanda di registrazione, l’Ufficio verifica la conformità formale della domanda e l’assenza dei c.d. impedimenti assoluti alla registrazione (art. 42).

Su istanza del richiedente, inoltre, l’Ufficio può essere altresì chiamato a redigere e a trasmettere al richiedente una relazione di ricerca sull’esistenza di marchi europei e nazionali anteriori di soggetti diversi dal richiedente che possano

426 _{M. RICOLFI, Trattato dei marchi: diritto nazionale ed europeo, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p.}

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integrare impedimenti relativi alla registrazione al fine di consentirgli di ritirare ovvero di limitare la domanda (art. 43-49).

Se il marchio supera l’esame dell’ufficio, allora la domanda viene pubblicata (art. 44).

In qualsiasi momento tra il deposito della domanda e la concessione del marchio, colui che ha depositato la domanda può sempre ritirare la domanda (e quindi rinunciarvi) oppure limitarla, ad esempio riducendo il numero delle classi di beni inizialmente rivendicate.

In seguito alla pubblicazione della domanda di marchio UE l’Ufficio informa dell’avvenuta pubblicazione i titolari dei marchi anteriori emersi dalla relazione di ricerca UE.

L’Ufficio, in base alle recenti modifiche intervenute, ha la possibilità di riaprire la procedura di esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione (art. 45 co. 3).

Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all’Ufficio osservazioni scritte specificando le ragioni per cui il marchio dovrebbe essere escluso d’ufficio dalla registrazione.

Le osservazioni dei terzi possono essere presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione (previsione introdotta con il nuovo regolamento, art. 45 co. 2).

I titolari di marchi o diritti anteriori descritti dall’art. 46427 possono, poi, opporsi alla registrazione.

427 _{L’opposizione può cioè essere proposta “a) dai titolari di marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8,}

paragrafo 2, come del pari dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi, nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5; b) dai titolari del marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3; c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate a esercitaretali diritti a norma del diritto nazionale applicabile; d) dalle persone autorizzate ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione o del diritto nazionale a esercitare i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 6” [ in base al quale:

“In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente a esercitare i diritti

conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica,conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per

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Il termine di opposizione alla registrazione di un marchio europeo non è stato modificato dalle nuove disposizioni normative, essendo rimasto di tre mesi, ma comincerà a decorrere un mese dopo la pubblicazione del marchio, anziché dopo sei mesi.

La ratio di tale abbreviamento del termine è quella di ridurre il contenzioso relativo alle opposizioni.

Se viene presentata opposizione si aprirà un procedimento amministrativo nel corso del quale l’Ufficio verificatane l’ammissibilità, ne informa il titolare e, a sua discrezione, può invitare le parti a raggiungere un accordo ed un successivo termine per presentare prove ed argomenti a sostengo delle proprie ragioni.

Se le parti non si accordano dovranno quindi depositare le loro memorie difensive dopo di che l’ufficio emetterà la propria decisione sulla base di esse.

Terminata positivamente l’eventuale fase di opposizione, o trascorso inutilmente il termine di tre mesi, si procede alla registrazione.

Contro i provvedimenti dell’Ufficio la parte le cui richieste non siano state accolte può presentare ricorso entro due mesi alla Commissione dei Ricorsi (art. 66 e ss).

Il ricorso dovrà essere adeguatamente motivato in fatto ed in diritto ed ha effetto sospensivo.

L’esame della commissione si estende al merito della questione in forza di un effetto devolutivo pieno della procedura di ricorso, con conseguente continuità fra l’attività dell’esaminatore e quella della Commissione di ricorso 428.

Contro le decisioni della Commissione di Ricorso si può presentare ricorso, in prima istanza, al Tribunale di Primo Grado e poi, in seconda istanza, alla Corte di Giustizia (art. 72).

Il ricorso può essere presentato entro due mesi dalla notifica della decisione della Commissione e può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del TFUE, del Reg.

la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione; ii) la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo”].

428 _{Trib. UE 18 Novembre 2014, causa T-484/13, Lumene OY c. UAMI, caso the youth experts, in}

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Marchi o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o ancora per sviamento di potere.

Il procedimento innanzi al Tribunale è disciplinato, oltre che dalle scarne disposizioni del Reg. Marchi, dal Regolamento di procedura del Tribunale ed ha ad oggetto la legittimità della decisione impugnata.

A loro volta le decisioni emesse dal Tribunale possono essere impugnati per soli motivi di diritto innanzi la Corte di Giustizia (art. 256 TFUE).

Quanto, infine, agli effetti della registrazione anche il marchio europeo, una volta registrato, è assistito da una presunzione di validità; ferma la possibilità di proporre l’azione di nullità della registrazione anche in via riconvenzionale o come eccezione.