Inibitoria e ritiro dal commercio

La principale misura cautelare nel processo industrialistico è rappresentata dall’inibitoria cautelare o provvisoria328.

In particolare, ai sensi dell’art. 131 c.p.c. il titolare di un marchio può chiedere che sia disposta l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso di quanto costituisce contraffazione del marchio, secondo le norme del codice di procedura civile riguardanti i procedimenti cautelari (v. Tribunale di Torino 27/06/2012).

Si tratta evidentemente di un provvedimento anticipatorio del contenuto e degli effetti dell’inibitoria definitiva che può essere disposta con la decisione che definisce il giudizio ex art. 124 c.p.i..

L’inibitoria cautelare non si differenzia da quella definitiva per il contenuto: infatti entrambe si risolvono in un ordine di non facere rivolto al contraffattore ed avente ad oggetto la condotta vietata329.

I due provvedimenti di distinguono esclusivamente per la diversa efficacia: il primo ha natura anticipatoria e provvisoria, nel senso che è destinato a produrre i propri effetti sino al momento della decisione di merito, salvo la stabilizzazione; il secondo genera effetti potenzialmente definitivi330.

In entrambi i casi l’inibitoria può essere disposta anche nei confronti di soggetti terzi rispetto a coloro che abbiano presuntivamente perpetrato la violazione.

L’inibitoria (sia cautelare che definitiva) può essere rafforzata mediante la previsione di una penale per ogni inadempimento o ritardo nell’adempimento da

328 _{A. GIUSSANI, Il processo industriale, Giappichelli Editore, Torino, Quaderni AIDA n. 23, 2012; M.}

SCUFFI, Diritto processuale dei marchi e dei brevetti, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss.; A. CARRATTA, I procedimenti cautelari, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss..

329 _{Tribunale di Milano 17 Gennaio 2012, in Giur. Dir. Ind. 2012 p. 3198 e ss.}

330 _{M. SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto industriale italiano, CEDAM, Padova, 2014 p. 1375; A.}

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corrispondere da parte del soggetto intimato direttamente al titolare del marchio (c.d. astreinte, propria del diritto francese). Fermo restando, come si è detto, che il pagamento di una penale è cosa ben diversa dall’eventuale risarcimento del danno subito dal titolare della privativa che verrà liquidato dal giudice di merito331.

La possibilità di assistere il provvedimento inibitorio con una misura coercitiva indiretta di carattere patrimoniale rappresenta una novità nel nostro ordinamento, introdotta su influenza del diritto comunitario e riconducibile alla previsione di cui all’art. 614 bis c.p.c,332.

Trattasi in sostanza di una sanzione accessoria al provvedimento giudiziale avente lo scopo di stimolare l’adempimento spontaneo dell’ordine contenuto nel provvedimento inibitorio emesso dal Giudice333_.

La ratio è quella di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, tenuto peraltro conto che i diritti di proprietà industriale tutelano interessi che prescindono dalla sfera privata dei soggetti coinvolti334.

Nel quantificare l’ammontare della penale il Giudice deve valutare esclusivamente la sua efficacia dissuasiva, senza considerare, quindi, l’entità del danno cagionato o prevedere quello futuro ovvero tenere conto dei profili di colpevolezza della condotta illecita335.

L’astreinte comporta, quindi, il sorgere di un’obbligazione nuova avente natura patrimoniale e fungibile di fonte giudiziale ed equitativamente determinata dal giudice, subordinata all’inadempimento (o al ritardo nell’adempimento) dell’ordine inibitorio, determinando anticipatamente le conseguenze negative di tale inadempimento336.

331 _{C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Vol. II, Giappichelli Editore, Torino 2016, p. 221 e ss.. A.}

CARRATTA, I procedimenti cautelari, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss.

332 _{Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 12 Aprile 2011, causa C-235/09 in eur-lex.europa.eu, caso DHL}

c. Chronopost

333_{M. SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto industriale Italiano, , CEDAM, Padova, 2014 p. 1371 e ss.; M.}

SCUFFI, Diritto processuale dei marchi e dei brevetti, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss.

334 _{M. BINA, L’esecuzione indiretta delle inibitorie, in A. GIUSSANI, Il processo industriale, Quaderni}

AIDA n 23, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

335 _{M. RICOLFI, Le misure compulsorie, Giuffrè’, Milano, 2005. M. BINA, L’esecuzione indiretta delle}

inibitorie, in A. GIUSSANI, Il processo industriale, Quaderni AIDA n 23, Giappichelli Editore, Torino,

2012.

336 _{A. CHIZZINI, Sub art. 614 bis, in La riforma della giustizia civile, a cura di G. BALENA, R. CAPPONI,}

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Infine, ci si è interrogati sulla possibilità, per il capo della sentenza che fissa la penalità di mora, di produrre effetti esecutivi.

Il provvedimento che determina la penalità di mora, d’altronde, si riferisce a violazioni future ed eventuali; pertanto il capo della sentenza contenente la penalità dimora va inquadrato nella più ampia cornice della condanna condizionale, ove la prestazione dovuta è condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto.

Pertanto ci si è chiesti se il provvedimento costituisca titolo esecutivo solo dopo che venga accertato giudizialmente l’avverarsi della condizione ovvero se l’efficacia esecutiva è conseguenza immediata del provvedimento consentendo al creditore di agire in executivis limitandosi ad affermare l’avveramento della condizione, senza necessità di un previo accertamento della stessa.

Sul punto, incontra maggiori consensi, la tesi che attribuisce effetti esecutivi al capo del provvedimento che irroga la penalità di mora, subordinandola quindi alla mera affermazione della violazione dell’inibitoria; ferma la possibilità del debitore di avvalersi delle opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c.337

In conclusione, con riferimento agli aspetti procedurali legati alla penalità di mora, si precisa che tale misura è subordinata ad una specifica “richiesta di parte” nel rispetto del principio della domanda338.

Ex art 669 duodecies c.p.c. è rimesso al Giudice cautelare di fissare le modalità esecutive dell’ordine inibitorio, di vigilare sull’attuazione del provvedimento e di risolvere, con ordinanza, ogni difficoltà che possa insorgere previa instaurazione sul punto del contraddittorio delle parti.

Il Giudice ha ampia discrezionalità sia per quel che riguarda l’opportunità di assistere l’inibitoria con una penalità di mora, sia nello stabilirne l’ammontare.

337 _{M. RICOLFI, Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p.}

1395 e ss. ; B. CAPPONI, Ma l’astreinte in materia brevettuale non è titolo esecutivo? In Riv. Es. forz. 2004 p. 773 e ss. ; M. BINA, L’esecuzione indiretta delle inibitorie, in A. GIUSSANI, Il processo industriale, Quaderni AIDA n 23, Giappichelli Editore, Torino 2012.

338 _{M.A. IUORIO, G. FANELLI, Le penalità di mora nel diritto italiano, in B. CAPPONI L’esecuzione}

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In relazione all’an, la pronuncia di inibitoria deve individuare esattamente la condotta vietata il cui perpetrarsi risulti idoneo ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto del titolare della privativa ad ottenere la penale339.

In relazione al quantum, come si è detto, è necessario tenere conto della finalità coercitiva.

Il regime delle impugnazioni delle penalità di mora è quello ordinario tipico delle sentenze inibitorie e dei capi accessori in cui il Giudice individua la misura coercitiva: l’appello, se l’astreinte assiste un’inibitoria definitiva; il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., se assiste l’inibitoria cautelare.

La violazione dell’ordine di inibitoria integra inoltre una condotta penalmente rilevante a norma dell’art. 388 e 650 c.p.

Al fine di completare la tutela apprestata con l’inibitoria cautelare il Giudice può disporre l’ordine di ritiro dal commercio delle cose costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale.

L’ordine di ritiro dal commercio può essere indirizzato sia al proprietario delle cose costituenti violazione che a colui che ne abbia la disponibilità; così come può essere rivolto verso ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale altrui ( si pensi ai distributori o ai rivenditori).

Se l’inibitoria si configura come obbligo di non facere, l’ordine di ritiro, al contrario, integra un obbligo positivo di facere.

Il riferimento al “ritardo nell’esecuzione” lascia presumere che, pur nel silenzio della legge l’astreinte sia concedibile anche come misura accessoria all’obbligo positivo di provvedere al ritiro dal commercio340.

Anche l’ordine di ritiro dal commercio integra una misura anticipatoria degli effetti della sentenza di merito con conseguente stabilizzazione dei relativi effetti ex art. 132 c.p.i. comma 4.

La parte, quindi, ha la possibilità ma non l’onere di instaurare il giudizio di merito per conservare l’efficacia del provvedimento.

339 _{S.M. SPOLIDORO, Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Riv. Dir. Ind. 2008, p.}

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340_{A. GIUSSANI, Il processo industriale, Giappichelli Editore, Torino, Quaderni AIDA n. 23, 2012; M.}

SCUFFI, Diritto processuale dei marchi e dei brevetti, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss.; CARRATTA, I procedimenti cautelari, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss.

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Di conseguenza il più lungo e costoso giudizio di merito può essere evitato, a meno che non si voglia ottenere anche la condanna del contraffattore al risarcimento dei danni e alla restituzione dei profitti realizzati attraverso la contraffazione; alla pubblicazione della sentenza su quotidiani e periodici; alla consegna dei beni contraffatti al titolare del diritto ovvero alla loro distruzione a spese del contraffattore medesimo.

Quanto ai presupposti dell’inibitoria cautelare e dell’ordine di ritiro dal commercio, in ordine al fumus, l’inversione dell’onere della prova riguardo alla validità della registrazione (che trae la propria giustificazione nella presunzione di legittimità che generalmente assiste gli atti amministrativi) facilita il ricorrente che dovrà concentrarsi sulla sola prova della contraffazione; in ordine al periculum la giurisprudenza ritiene che esso sia in re ipsa tenuto conto delle caratteristiche tipiche del danno derivante dell’illecito industriale e cioè lo sviamento della clientela341.

Si ricorda che le misure della descrizione, del sequestro, dell’inibitoria e del ritiro dal commercio possono essere concesse anche in corso di registrazione sempre che la domanda sia stata pubblicata ovvero nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata (art. 132 c.p.i. c.d. anticipazione della tutela cautelare).

In questo caso la protezione cautelare non riguarda strettamente il diritto soggettivo incorporato nella privativa, non ancora esistente, ma una situazione di mero interesse, considerata dall’ordinamento meritevole di tutela.

Nella giurisprudenza di merito si ritiene che il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., possa essere concesso qualora l’effetto o il contenuto della misura cautelare non possa essere raggiunto attraverso gli strumenti di tutela cautelare tipica342.

341_{; Trib. Napoli 23 Luglio 2009, in Giur. It. 2010 p. 754 e ss., con nota di M.BINA, Sul periculum in mora}

nei provvedimenti cautelari speciali in materia di proprietà industriale; Trib. Bologna 09 Ottobre 2009, in

Dir. Ind. 2009, con nota di I.M. PRADO, Il requisito del pericolo nel ritardo nel procedimento di

descrizione. In senso contrario Trib. Torino 28 Settembre 2009, in Riv. Ind. 2010 con nota di D. CAPRA.

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