Le osservazioni e la procedura di opposizione alla registrazione dei marchi ed il procedimento avanti la Commissione ricorsi.

Si è detto che il diritto al marchio è incorporato in un documento di registrazione predisposto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, quale organo amministrativo competente a rilasciare il titolo legittimante su domanda dell’interessato, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Il procedimento di rilascio dell’attestato di registrazione inizia con il deposito della domanda e dei relativi documenti e prosegue con la fase istruttoria in cui viene valutata la ricevibilità della domanda e viene eseguito un esame formale e tecnico volto ad accertare che la domanda contenga quanto previsto dall’art. 156 del c.pi. e che non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione. Dopo essere stata esaminata dall’UIBM la domanda di registrazione è pubblicata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Ai sensi dell’art. 175 c.p.i., entro due mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi osservazioni scritte, indicando i motivi per i quali il marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione.

Tali osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono comunicate dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al richiedente il quale può presentare a sua volta le proprie contro-osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

158

Inoltre, ai sensi dell’art. 176 c.p.i., può essere presentata avanti l’UIBM opposizione alla registrazione del marchio entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione.

Trattasi di un procedimento amministrativo con il quale il soggetto opponente chiede il rigetto totale o parziale della domanda di registrazione altrui.

Detta opposizione deve essere scritta, motivata e documentata.

La procedura di opposizione alla registrazione rappresenta un’efficace strumento per tutelare i diritti di uso esclusivo di segni distintivi. Infatti, a differenza dei rimedi giurisdizionali, ha il vantaggio di impedire la registrazione di un titolo lesivo dei propri diritti di marchio anteriori senza la necessità di dover instaurare una causa di nullità di marchio presso la competente Sezione Specializzata del Tribunale territorialmente competente379.

Rispetto all’azione di nullità l’opposizione assicura, quindi, costi minori; tempi più brevi (la decisione deve, infatti, essere resa nell’arco di ventiquattro mesi al massimo, salvi i periodi di sospensione richiesti dalle parti congiuntamente); oltre alla possibilità di agire contro marchi in via di registrazione e quindi generalmente non ancora presenti sul mercato e/o conosciuti ai consumatori e alla previsione (art. 178 c.p.i.) di una fase preliminare conciliativa volta a favorire il raggiungimento di un eventuale accordo tra le parti (c.d periodo di riflessione o cooling off) 380

Non è possibile basare un’opposizione su un marchio di fatto e non sono ammesse opposizioni nei confronti di domande di registrazione di marchi nelle quali non siano designati prodotti o servizi identici o affini a quelli specificati nelle registrazioni o domande degli opponenti.

Ex art. 177 c.p.i. sono legittimati all’opposizione: a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in virtù di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell'uso

379 _{M. SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto industriale italiano, CEDAM, Padova, 2014 p. 1351 e ss..}

380 _{M. RICOLFI, Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p.}

159

esclusivo del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8 c.p.i..

Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l’opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario rigetta l'opposizione.

Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 cpi e ss..

La Commissione dei Ricorsi, istituita con R.D. 1127/1939, rappresenta organo giurisdizionale381 speciale (perfettamente compatibile con il dettato costituzionale ed in particolare con il divieto di istituzioni di giudici speciali cui all’art. 102 Cost., essendo stata istituita in data antecedente l’entrata in vigore del testo costituzionale382).

La competenza giurisdizionale della Commissione comprende tutti i rapporti tra richiedenti ed Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che abbiano origine dall'attività amministrativa del predetto Ufficio.

È possibile proporre ricorso avverso i provvedimenti negatori della concessione del titolo che respingono in tutto o in parte la domanda; le

381 _{La natura giurisdizionale della Commissione Ricorsi è, d’altronde, attestata dalla garanzia di}

indipendenza e terzietà dei suoi membri; dalla previsione di un procedimento ispirato al principio del contradditorio ed alla discussione pubblica del ricorso; dall’oggetto del giudizio che coinvolge diritti soggettivi ; dalla forma della decisione adottata mediante sentenza e dalla sua impugnabilità avanti alla Corte di Cassazione ex art. 111 Cost.

Essa si articola in due sezioni i cui componenti sono scelti nell’ambito dei magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato e sono nominati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Alla Commissione possono, poi, essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte.

382 _{M. SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto industriale italiano, CEDAM, Padova, 2014 p. 1237 e ss.; G.M.}

UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2013, p. 791 e ss..

160

reiezioni/accoglimenti dei giudizi di opposizione alla registrazione del marchio; le declaratorie di decadenza, o dinieghi di rinnovi, i rifiuti di trascrizioni e qualsiasi altro atto che impedisca il riconoscimento del diritto al marchio.

Oggetto di ricorso sono solo i provvedimenti “definitivi” dell’UIBM e non anche gli atti “endoprocedimentali”.

Il procedimento avanti alla Commissione dei ricorsi si svolge secondo le regole dei procedimenti giurisdizionali amministrativi.

In particolare, il ricorso va notificato all’Ufficio ed agli eventuali controinteressati nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla conoscenza effettiva del provvedimento impugnato, pena l’inammissibilità dell’impugnativa.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno deve, poi, essere depositato presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A. ), entro trenta giorni dall’ultima notifica ovvero inviato, per raccomandata postale, direttamente alla Commissione dei Ricorsi, sempre entro trenta giorni dall’ultima notifica effettuata ( in tal caso la Segreteria di detta Commissione curerà l’inoltro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione del deposito del ricorso con la data corrispondente a quella di ricezione da parte di detta Segreteria); ovvero trasmesso telematicamente attraverso apposito portale.

Il ricorrente può inoltre presentare memorie aggiuntive a sostegno del ricorso da depositare presso la Segreteria della Commissione non oltre sette giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso, salvo diversa indicazione.

L’UIBM entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso deve depositare presso la Segreteria il proprio fascicolo, contenente il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento è stato emanato, quelli in esso citati e quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio.

Il ricorso deve essere articolato in motivi specifici volti a censurare specifici capi del provvedimento impugnato, pena l'inammissibilità del ricorso.383

161

I motivi proponibili sono quelli di illegittimità tipici dell’atto amministrativo: violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza.

Ricevuto il ricorso, questo viene trasmesso al Presidente della Commissione che lo assegna alla sezione competente.

Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si discuta di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.

Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei relativi documenti.

Scaduti i termini di cui sopra, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le modalità della loro assunzione.

Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria può, altresì, sentire le parti per eventuali chiarimenti.

La Commissione ha inoltre la facoltà di chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi delucidazioni e documenti.

Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.

Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi, giudicano con l'intervento di un Presidente e di due membri aventi voto deliberativo.

La Commissione – salve le pregiudiziali di ammissibilità – si pronuncia nel merito del ricorso accogliendolo ovvero rigettandolo.

E’ fatto divieto alla Commissione di imporre un facere alla Pubblica Amministrazione salvo che non si tratti di un provvedimento consequenziale a sue pronunzie (art. 136 c.p.i), come la prosecuzione dell’iter inerente una domanda di registrazione illegittimamente negata.

La sentenza della Commissione Ricorsi è ricorribile per Cassazione a sensi dell’art. 111 Cost.

162

La sentenza della Corte di Cassazione che accolga il ricorso dovrà “cassare” la decisione enunciando il principio di diritto al quale dovrà uniformarsi in sede di rinvio la Commissione Ricorsi.

Avverso la decisione della Commissione ricorsi è ammissibile anche il rimedio della revocazione, essendo pacifico in dottrina e giurisprudenza il principio della ammissibilità della revocazione per le decisioni di tutti i giudici speciali .

Sui rapporti tra giudizi ordinari e quelli pendenti in Commissione si ritiene che nessun contrasto di giudicati possa insorgere tra la decisione a cui giunga la Commissione dei ricorsi e la soluzione a cui pervenga o possa pervenire il giudice ordinario384_.

Il giudizio in Commissione si svolge, infatti, in contradditorio tra richiedente ed Ufficio mentre il giudizio davanti al giudice ordinario si svolge in contradditorio tra il titolare ed un terzo, con esclusione di ogni rapporto di pregiudizialità che comporti applicabilità dell’istituto della sospensione necessaria (art. 295 cpc) .

Va condivisa la regola secondo cui l’esito di quel giudizio speciale continua a rimanere fatto endoprocedimentale privo di efficacia preclusiva sulla cognizione dell’AGO in quanto “fatto interno” al procedimento amministrativo.

Va pertanto escluso che l’esito del ricorso del richiedente possa assumere autorità di cosa giudicata inter partes con conseguente limitazione della portata dell’art. 117 cpi che detta la regola generale secondo cui la registrazione non pregiudicano l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale.

163

3.3.14. La mediazione e l’arbitrato in materia di proprietà intellettuale ed