La registrazione del marchio.

Soddisfatti i requisiti sopra menzionati, ai sensi dell’art. 19 c.p.i. “può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente”.

Si parla a riguardo di legittimazione aperta alla registrazione del marchio, con l’unico limite del divieto di registrazione in mala fede di cui all’art. 19 co. 2 e 118 c.p.i. 94 concernente l’ipotesi di consapevole appropriazione del segno altrui.

Si è detto che la registrazione è l’atto che, ai sensi dell’art. 15 c.p.i., conferisce al beneficiario il diritto esclusivo all’uso del marchio; fermo restando che l’ordinamento non trascura le esigenze di protezione di coloro che abbiano usato un marchio senza procedere alla sua registrazione ( sul punto si rinvia alla disciplina del marchio di fatto o del pre-uso di un marchio di cui vedremo nel proseguo della trattazione).

La registrazione ha quindi natura costitutiva95 e consiste in un provvedimento amministrativo rilasciato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) che si ottiene al termine di una complesso iter che ha inizio con il deposito della domanda ed i cui effetti retroagiscono a tale momento; cosicchè anche gli usi

94 _{M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione, in Riv. Dir.}

Ind. 2002, p. 470 e ss.

95 _{M. RICOLFI, Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p.}

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di terzi nel periodo intermedio compreso tra il deposito e la registrazione integrano gli estremi della contraffazione.

La registrazione ha durata di dieci anni dalla data di deposito della domanda, salvo rinnovo.

Non vi sono limiti alla rinnovazione e ciascuna rinnovazione della registrazione ha durata a sua volta decennale dalla scadenza della registrazione precedente, senza soluzione di continuità tra i due periodi.

In mancanza di rinnovazione la registrazione termina di avere efficacia e il marchio si estingue.

Il titolare del marchio ha, in ogni caso, il diritto di rinunciare al marchio prima della scadenza.

L’efficacia della rinuncia è subordinata alla sua annotazione nell’apposito registro e della rinuncia deve essere fatta menzione nel Bollettino Ufficiale dei Marchi di Impresa, con funzione di pubblicità notizia.

L’art. 15 co. 3 c.p.i. individua poi l’estensione merceologica degli effetti della registrazione e precisa che i marchi che non godono di rinomanza sono protetti solo in relazione ai prodotti o servizi identici o affini per i quali è stata presentata domanda; mentre la tutela dei marchi che godono di rinomanza esorbita il limite della affinità merceologica.

Ai sensi dell’art. 156 c.p.i. la domanda di registrazione di marchio deve contenere: l'identificazione del richiedente (ed anche del mandatario, se vi sia); la riproduzione del marchio (precisando che ogni domanda può avere ad oggetto un solo marchio); l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, suddivisi in classi secondo le previsioni dell'Accordo di Nizza.

La domanda deve essere, poi, pubblicata nel Bollettino Ufficiale dei Marchi di impresa, con funzione di pubblicità notizia.

Verificata la regolarità formale della domanda l’UIBM procede quindi ad un accertamento d’ufficio circa la sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione ex art. 170 c.p.i.

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Tale esame non concerne invece la novità del marchio o, più precisamente, l’esistenza di marchi o di altri segni distintivi anteriori configgenti appartenenti a terzi diversi dal richiedente96.

D’altronde l’Ufficio non dispone delle risorse adeguate allo scopo. E ciò a differenza di quanto previsto in materia di marchio europeo97. Tale mancanza è ovviata dal fatto che sensi dell’art. 175 c.p.i. “qualsiasi interessato può indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione”.

Inoltre entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio possono presentare opposizione alla registrazione: “a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8”.

Tali strumenti sono volti a fare valere la sussistenza di diritti anteriori. Al richiedente, infine, durante la procedura in esame è data la possibilità di ritirare la domanda oppure di precisarne o limitarne i contenuti (art. 172 c.p.i).

Contro i provvedimenti dell’Ufficio è ammesso il ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all’art. 135 c.p.i., (di cui vedremo nel proseguo della presente trattazione).

A seguito della registrazione il marchio è assistito da una presunzione di validità, ferma la possibilità di contestare tale validità con l’azione di nullità.

96 _{M. RICOLFI, I Segni distintivi d'Impresa, Marchio, Ditta, Insegna, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V.}

MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, Diritto Industriale, Proprietà intellettuale e

Concorrenza, Giappichelli Editore, Torino 2016, p. 89 e ss.

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