Il trasferimento del marchio

La riforma del 1992 (attuata con il D.Lgs 480/1992) ha superato il problema della necessità di vincolare il trasferimento del marchio alla cessione dell’azienda151.

Infatti, il previgente testo dell’art. 2573 c.c. prevedeva che il diritto esclusivo all’uso del marchio registrato potesse essere trasferito solo con l’azienda o un ramo d’azienda, a meno che il titolare non avesse mai fatto uso del marchio.

Ulteriore condizione indicata dalla originale formulazione dell’art. 15 l.m. era che il trasferimento del marchio avvenisse per l’uso esclusivo di esso.

In sostanza la cessione del marchio era subordinata alla duplice condizione che permanesse il collegamento con l’azienda e che il trasferimento avvenisse per l’uso coperto da esclusiva del marchio.

La ratio di tale previsione era quella di evitare situazioni di confusione a danno del pubblico dei consumatori: la cessione del marchio non poteva pertanto avvenire separatamente al trasferimento degli elementi aziendali essenziali ed indispensabili per la realizzazione del prodotto o servizio in modo tale da

149 _{F. HOY, J. STANWORTH, Franchising: An International Perspective,, Routledge, London, 2014, p.}

37.

150 _{M. DI CATALDO, I contratti di merchandising nella nuova legge marchi, in La riforma della legge}

marchi, a cura di Ghidini, CEDAM, Padova, 1995, p. 75 ss.

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consentire al concessionario di mantenere immutata la provenienza dei beni contraddistinti dal marchio152.

Oggi, ai sensi dell’art. 23 c.p.i. il marchio può essere liberamente trasferito e la cessione può riguardare la totalità ovvero una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

Tuttavia, dal trasferimento non deve derivare inganno ai consumatori rispetto a quegli elementi dei prodotti o servizi reputati essenziali nell’apprezzamento del pubblico (art. 23 co. 4 c.p.i.).

Si precisa che la norma lascia libere le parti di individuare le modalità più opportune per raggiungere tale obiettivo.

Un residuo collegamento fra il marchio e l’azienda si ha nella presunzione del trasferimento del marchio nel caso di cessione dell’azienda ai sensi dell’art. 2573 co. 2 c.c.

In tale contesto la funzione di individuazione dell’origine imprenditoriale del marchio si smaterializza e viene piuttosto identificata nella sfera di controllo del titolare del marchio circa i soggetti autorizzati all’uso del segno e le modalità dell’uso del medesimo, ferma la garanzia che il pubblico non sia indotto in inganno153.

Tale disciplina favorisce la possibilità, da un lato, di monetizzare l’investimento pubblicitario ed il potere attrattivo incorporato nel marchio, dall’altro di potenziare le strategie organizzative dell’imprenditore acquirente, fermo il divieto di inganno154.

Tale prescrizione va intesa nel senso che la decettività subentra quando il cessionario non è in grado di mantenere il livello qualitativo del prodotto

152 _{M. RICOLFI, Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p.}

568.

153 _{L. MANSANI, La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario, Giuffrè,}

Milano, 2000; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto Industriale Italiano, CEDAM, Padova, 2014 p. 215 e ss.

154 _{M. RICOLFI, Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo, G. Giappichelli Editore, 2017, p. 1552;}

M. SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto industriale Italiano, CEDAM, Padova, 2014, p. 215 e ss. ; M. SCUFFI, Diritto processuale dei marchi e dei brevetti, Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 47 e ss.

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contraddistinto da quel segno155 ovvero è stato debitamente comunicato al pubblico il trasferimento della titolarità del segno156.

L’obiettivo è la salvaguardia del pubblico ossia fare in modo che il consumatore non sia fuorviato nelle sue scelte di acquisto.

Secondo una prima tesi la violazione di tale divieto comporta l’illiceità del comportamento e, se del caso, la decadenza del marchio per decettività sopravvenuta, ma non anche la nullità del contratto ex art. 1418 c.c.157

Secondo l’opposto orientamento la violazione del divieto di decettività comporta altresì come sanzione la nullità del negozio stipulato dalle parti per contrarietà ad una norma imperativa158.

Vi è poi una tesi intermedia secondo cui la sanzione della nullità del contratto opera nelle circoscritte ipotesi in cui la decettività intrinseca dell’operazione di trasferimento sussista ex ante: si pensi al caso del trasferimento di un marchio identificativo di un vino proveniente da un determinato podere non accompagnato dall’acquisto del vigneto stesso.

Viceversa nelle ipotesi in cui l’ingannevolezza, solo potenzialmente e virtualmente presente nell’atto di trasferimento, si manifesta solo a seguito delle modalità con cui il marchio trasferito è utilizzato dal cessionario allora il rimedio non sarà quello dell’invalidità ma dell’illiceità dell’uso del segno e della sua decadenza159.

Sia l’azione di nullità che quella di decadenza possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse (concorrenti, associazioni di consumatori e singoli consumatori) e l’illiceità dell’uso può essere sanzionata ex art. 2043 c.c. ovvero facendo leva sulla normativa in materia di concorrenza sleale o di pratiche commerciali scorrette.

155 _{Tribunale Milano, 10/12/2003 in Massima redazionale, 2004, II, p. 971 e ss.}

156 _{M.MOSTARDINI, La circolazione del marchio. Cessione e licenza, in N. BOTTERO E M.}

TRAVOSTINO (a cura di), il Diritto dei Marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili. Utet. Torino, 2009, p.560

157 _{P.AUTERI, Cessione e licenza del marchio,, in G. Ghidini (a cura di), La riforma della legge marchi,}

Cedam, Padova, 1995 p.98

158 _{C.GALLI, Lo statuto di non decettività del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico, in}

Riv. Dir. Ind. 2010 p. 397

159 _{M. RICOLFI, Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017,}

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Particolarmente delicata è poi l’ipotesi della cessione parziale del marchio per alcuni dei prodotti o servizi per i quali è registrato.

Secondo alcuni160 la cessione parziale per prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali il marchio rimane in capo all’originario titolare non è ammissibile in quanto incompatibile con la protezione della funzione distintiva del marchio e possibile causa di confusione per il consumatore.

Posizioni divergenti in dottrina si riscontrano anche sull’ammissibilità di una cessione parziale per territorio, limitata quindi ad una porzione del territorio nazionale161.

Quanto alla forma dei contratti di cessione, si ritiene operante il principio generale della libertà delle forme; pertanto la validità del trasferimento del diritto di marchio non è soggetta all'osservanza di particolari requisiti di forma, salvo che il tipo negoziale scelto non disponga altrimenti (v. donazione; cessione d’azienda).

Tuttavia la forma costituisce un presupposto per soddisfare la pubblicità del trasferimento.

Infatti, la forma scritta è necessariaaffinchè si possa procedere alla trascrizione della cessione presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti con le modalità e per gli effetti previsti dagli art. 138, 139 e 195 c.p.i., i quali subordinano la trascrizione del marchio all'allegazione di copia autentica dell'atto pubblico o di copia autentica della scrittura privata autenticata.

La trascrizione non è però condizione di validità della cessione, ma svolge una mera funzione di pubblicità dichiarativa allo scopo di risolvere il problema del conflitto fra più acquirenti facendo prevalere chi per primo abbia trascritto il proprio diritto162.

160 _{P. AUTERI, Cessione e licenza di marchio, in G. Ghidini, La riforma della legge marchi, CEDAM,}

Padova, 1995 p. 185 e ss.; G. MARASÀ, G. SPOLIDORO, M. S. OLIVIERI, G. MASI, P. STELLA RICHTER, M. SPADA, Commento tematico della legge marchi, Giappichelli Editore, Torino, 1998 p. 190 e ss. In senso contrario V. DI CATALDO, I segni distintivi, Giuffrè, Milano, 1993 p. 82 e ss.

161 _{G. MARASÀ, G. SPOLIDORO, M. S. OLIVIERI, G. MASI, P. STELLA RICHTER, M. SPADA,}

Commento tematico della legge marchi, Giappichelli Editore, Torino, 1998 p. 190 e ss.

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