Legittimazione all’azione nel processo industrialistico.

La legittimazione ad agire rappresenta, come noto, una delle c.d. condizioni dell'azione, in assenza delle quali l'azione giudiziale non può essere decisa nel merito248.

La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del diritto azionato, circostanza che non deve essere effettivamente accertata, ma solo affermata dall'attore (legittimazione attiva) nei confronti del convenuto (legittimazione passiva).

In caso di difetto di legittimazione ad agire, il processo dovrà chiudersi con una sentenza di rito, con la quale è affermata l'impossibilità di pronunciarsi nel merito.

Se invece l'attore, pur essendosi dichiarato titolare del diritto, non risulti concretamente tale all’esito del giudizio, la causa dovrà concludersi con una sentenza che respinge la domanda nel merito.

Ciò premesso, è bene analizzare il diverso atteggiarsi della legittimazione all’azione nelle diverse azioni proprie del processo industrialistico, partendo dall’azione di contraffazione.

L’azione di contraffazione, come sopra chiarito, deve ascriversi alla categoria delle azioni di condanna essendo diretta a conseguire una pronuncia che accerti la violazione dei diritti di esclusiva da parte del convenuto e lo condanni ad astenersi da futuri comportamenti illegittimi, irrogando nei suoi confronti le sanzioni previste dalla legge249.

Legittimati attivi all’azione di contraffazione sono: il titolare del marchio che lamenti la violazione del suo diritto di esclusiva ed il suo licenziatario, esclusivo o non esclusivo250 in quanto portatore di un interesse autonomo e meritevole di tutela che si affianca a quello del licenziante.

248 _{C. MANDRIOLI, Diritto Processuale Civile, Vol. II, Giappichelli Editore, Torino, 2016 p. 115 e ss.}

249 _{A. GIUSSANI, Il processo industriale, Quaderni AIDA n. 23, 2012.}

250 _{Trib. Torino 18/12/1978 in n Giur ann. dir. ind., 1978, p. 1103; Trib. Milano 27/01/1992 in Giur. Ann.}

Dir. Ind. 1992, p. 2191, in dottrina A. VANZETTI, C. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2016 p. 230 e ss.;

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Sebbene non manchi chi ritenga non ammissibile la legittimazione del licenziatario non esclusivo251, resta ferma in ogni caso la possibilità di quest’ultimo di intervenire ad adiuvandum252.

Nel caso in cui il titolare del diritto ed il licenziatario intraprendano un’azione congiunta, non vi è solidarietà tra i due rispetto all’obbligazione del risarcimento del danno derivante dalla contraffazione, in quanto l’unicità del titolo fa presumere unicamente la solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., ma non anche quella attiva, che può derivare solo da previsione di legge o da apposito accordo, in forza della quale l’intera prestazione può essere pretesa da uno solo dei creditori con liberazione degli altri.

La prestazione risarcitoria domandata al contraffattore non può d’altra parte neppure configurarsi come indivisibile, poiché si divide “pro-quota” in base al danno subito dal titolare e quello patito dal licenziatario.

Quanto alla legittimazione passiva essa va rinvenuta in capo ai terzi non autorizzati che abbiano utilizzato nell’esercizio della propria attività di impresa un segno identico o simile a quello altrui e nei confronti di tutti coloro che risultino, a vario titolo, coinvolti nel procedimento di produzione e di messa in commercio del bene contraffatto.

Nell’ipotesi in cui la contraffazione sia compiuta in concorso tra più persone non sussiste un litisconsorzio necessario potendo l’attore scegliere, in base alle specificità del caso concreto e alle probabilità di successo, la parte (o le parti) nei cui confronti esercitare l’azione a tutela del proprio diritto di privativa, ferma la possibilità di configurare una responsabilità solidale in capo agli autori dell’illecito.

Anche i rapporti interni tra licenziante e licenziatario possono dare luogo a fenomeni di contraffazione in relazione agli atti di utilizzazione del marchio compiuti in violazione dei termini e dei modi declinati nel contratto di licenza d’uso del marchio.

251 _{M. SCUFFI, Diritto processuale dei marchi e dei brevetti, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 407 e ss.}

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Si ricorda, infine, che il titolare del diritto può essere agevolato nell’individuazione (e scelta) dei legittimati passivi dalla disposizione di cui all’art. 121 bis c.p.i. in forza della quale, come abbiamo visto, il titolare della privativa ha la possibilità di ottenere i nominativi dei soggetti coinvolti nell’attività di contraffazione.

Disciplina diversa è dettata in materia di azione di nullità e di decadenza dove la legittimazione ad agire è riconosciuta in capo a chiunque vi abbia interesse. Pertanto l’interesse alla controversia, purchè attuale, viene elevato a titolo di legittimazione253.

Si considerano, quindi, legittimati ad agire gli imprenditori concorrenti (interessati a non essere ostacolati nell’esercizio della propria attività d’impresa dalla presenza di un titolo nullo o decaduto); coloro che non rivestano la qualifica di imprenditore, purchè non spinti da interessi meramente personali estranei dalla fisiologica correlazione tra diritto di privativa e attività di impresa; il titolare del segno anteriore configgente; il licenziatario del titolo di proprietà industriale ed il registrante non avente diritto che faccia valere una delle cause di nullità previste dall’art. 76 c.p.i.254.

Tali azioni ablatorie possono poi essere intraprese anche d’ufficio dal Pubblico Ministero: ciò a dimostrazione del carattere super individuale dei diritti in esame che tutelano beni giuridici ontologicamente destinati alla collettività.

Tuttavia il P.M., pur rivestendo la qualifica di co-legittimato, non deve necessariamente intervenire in giudizio: non si tratta, cioè, di una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma opera l’art. 70 c.p.c. circa la possibilità per il PM di intervenire laddove ravvisi un pubblico interesse nel giudizio.

L’art. 122 c.p.i prevede, infine, alcune ipotesi di relativizzazione della legittimazione ad agire. Nei casi di nullità relativa, di cui vedremo nel proseguo della trattazione, legittimati ad agire sono il titolare di diritti anteriori configgenti con il marchio nullo, il suo avente causa o l’avente diritto.

253 _{M. SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto industriale italiano, CEDAM, Padova, 2014 p. 1237 e ss.; M.}

RICOLFI, Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 812 .

254 _{G.M. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM,}

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Per quanto concerne la legittimazione passiva nelle azioni di nullità e decadenza questa è ricollegata, ai sensi dell’art. 122 co.4 c.p.i. “a tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari dello stesso”

Infine si consideri che, ai sensi dell’art. 122 comma 6 c.p.i. chi promuove un giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale ha l’onere di trasmettere all’UIBM una copia dell’atto introduttivo del giudizio.

Il mancato assolvimento di tale onere impedisce l’esame nel merito della domanda imponendo al Giudice, in qualunque grado del giudizio, di ordinare all’attore di provvedere all’incombente, pena l’estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.

Questa sorta di litis denuntiatio svolge una funzione di pubblicità a favore del pubblico degli utenti oltre che di garanzia dell’estensione del giudizio a tutti i potenziali soggetti interessati.

Fermo restando che l’UIBM non diventa parte del giudizio255.

Quanto, infine, all’azione di accertamento positivo dell’esistenza e della validità del titolo di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 118 c.p.i., la legittimazione ad agire spetta all’avente diritto256.

Parallelamente l’azione di accertamento negativo spetta a colui al quale venga contestato dal sedicente titolare del diritto di privativa il carattere illecito della propria attività.

255 _{A. GIUSSANI, Il processo industriale, Giappichelli Editore, Torino Quaderni AIDA n. 23, 2012.}

256 _{In materia di marchi tale normativa si applica all’ipotesi di riserva di registrazione a favore del soggetto}

creatore fruente sul segno di diritti d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo.

M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, Il codice della proprietà industriale, sub 118, CEDAM, Padova, 2005, p. 1005 e ss.

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3.3.5. L’azione di contraffazione e le misure correttive e sanzionatorie previste