Applicabilità della norma alle cause pendenti

7.2.1. Il quesito.

La prima difficoltà che i giudicanti hanno dovuto affrontare nell’attuare la norma introdotta dal decreto correttivo ha riguardato la sua applicabilità o meno alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore. La scelta di una soluzione piuttosto che un’altra avrebbe portato ad esiti non indifferenti: nel caso infatti si fosse ritenuto immediatamente applicabile il nuovo terzo comma dell’art. 79 CPI il titolare avrebbe potuto limitare il proprio brevetto, con buone probabilità di salvaguardare parte del titolo qualora ne fosse contestata la validità; nel caso opposto invece, continuando ad applicare il vecchio terzo comma, tale possibilità

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avrebbe continuato a rimanere preclusa con probabile soccombenza integrale del titolare e del proprio titolo nel giudizio di nullità. Sul punto si vuole illustrare il repentino cambio di orientamento avvenuto a distanza di pochi anni nello stesso tribunale, attraverso la breve analisi di due decisioni.

7.2.2. La prima presa di posizione.

Inizialmente la questione sull’applicabilità dell’ art. 79,3 CPI ai giudizi pendenti è stata esaminata dal Tribunale di Milano275, meno di un anno dopo l’emanazione del d.lgs. 131/2010.

Nella fattispecie il titolare di un brevetto aveva esperito un’azione in contraffazione, allegando una violazione riferita al corpo di rivendicazioni risultante dal testo originariamente concesso dall’UIBM. Una volta però che la CTU della causa di merito aveva ritenuto che il prodotto commercializzato dal convenuto non interferiva con gli insegnamenti del brevetto del titolare, quest’ultimo, dopo aver proceduto a ridefinire il testo di una rivendicazione tramite istanza di limitazione in via amministrativa dinanzi all’Ufficio, sulla base dello stesso nuovo testo presentato all’Ufficio depositava in corso di causa un ricorso cautelare, assumendo l’interferenza del prodotto del concorrente rispetto alla nuova rivendicazione così come modificata, facendo affidamento sul nuovo art. 79,3 CPI.

Sul punto il giudicante aveva però ritenuto che si dovesse escludere che alla nuova norma potesse essere attribuita una mera incidenza sul piano esclusivamente processuale, circostanza che ne avrebbe consentito l’immediata applicabilità anche alle cause di nullità già pendenti, secondo il principio del tempus regit actum. A suo parere infatti la possibilità per il titolare del brevetto di sottoporre al giudice una riformulazione delle rivendicazioni «non può ritenersi circoscritta ai soli effetti

processuali conseguenti all’introduzione in ogni stato e grado del giudizio di una facoltà che prima non era contemplata o regolata dalla legge, ma esplica i suoi effetti principalmente sul piano sostanziale nella misura in cui consente una possibilità di intervento sull’ampiezza di protezione del brevetto mediante la modifica -sia pure in senso riduttivo- del testo delle sue

275

Si tratta di Trib. Milano, ordinanza 7 luglio 2011, Giud. Marangoni, tra le parti Colibrì System S.p.a. c. Ri.Plast. S.r.l., in Il dir. ind., 2011, p. 433, con commento di I.M.PRADO, Riformulazione delle

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rivendicazioni destinata ad influire direttamente sulle posizioni dei terzi, tenuto conto del valore da attribuire alle rivendicazioni stesse quale limite per i terzi allo svolgimento della loro attività economica», tale norma infatti «consente ciò che prima era espressamente escluso e cioè che l’ambito di protezione del brevetto possa modificarsi anche dopo che sia stata proposta in via giudiziale una domanda di nullità del brevetto stesso, incidendo dunque direttamente sul diritto sostanziale dedotto in giudizio nel senso di modificarne i contorni e l’ambito di efficacia sostanziale della privativa stessa».

A seguito di tali motivazioni il giudice andava a statuire che la fattispecie in esame continuasse ad essere regolata dal previgente art. 79 CPI, ai sensi del quale non sarebbe stata possibile alcuna modificazione da parte del titolare sul testo delle rivendicazioni in corso di causa, nonché la possibilità di avvalersi della limitazione in via amministrativa, per tutta la durata del giudizio276. Ne conseguiva il rigetto della domanda del titolare.

7.2.3. Il successivo cambio di rotta.

Questa presa di posizione restrittiva nei confronti della nuova norma venne recepita nei giudizi successivi277, tuttavia di recente, con una sentenza del giugno 2014, lo stesso foro milanese sembra aver mutato radicalmente il proprio orientamento278. Si trattava in questo caso di una controversia che vedeva contrapposte due importanti società italiane attive da anni nella produzione e nel commercio di ferramenta. La prima aveva convenuto in giudizio la seconda per sentire dichiarare la nullità di tre brevetti e di due domande di brevetto italiani della concorrente e per l'accertamento di non interferenza di un proprio prodotto con i suddetti titoli. La parte convenuta, costituendosi, ha dato atto dell'estraneità dei prodotti dell'attrice a tre delle privative oggetto di azione di nullità ed ha, invece, eccepito l'interferenza dei prodotti avversari con i residui due titoli, in relazione ai quali ha svolto domanda riconvenzionale di contraffazione, risarcimento del danno ed inibitoria

276

Propendeva invece sin da subito per l’applicabilità dell’art. 79,3 CPI alle cause pendenti N.BOTTERO,op. cit., p. 158.

277 Si veda Trib. Bologna , 10 novembre 2012, in app.darts-ip.com; Trib. Milano, 14 luglio 2011, in

app.darts-ip.com.

278

Si tratta della sentenza del Tribunale di Milano n. 7708/2014 pubblicata l’11 giugno 2014, non ancora passata in giudicato.

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assistita da penale. Durante la CTU, la seconda società ha depositato un’istanza di limitazTgione per i due brevetti interessati dalle contrapposte domande di nullità e contraffazione, sottoponendo un set di nuove rivendicazioni per ciascun titolo. In questo caso il collegio, pur riconoscendo che la disciplina della riformulazione in corso di causa delle rivendicazioni producesse effetti sul piano sostanziale, costituendo una rinuncia parziale all'ambito di protezione del brevetto e concretandosi per tale via nella «limitazione del perimetro del diritto soggettivo», ha tuttavia rigettato l'eccezione di inapplicabilità dell’art. 79,3 CPI alle cause pendenti. Ribaltando l’orientamento formatosi in principio, ha affermato che la norma in questione ha chiara natura processuale, poiché regola e disciplina «una facoltà -già

prevista in sede amministrativa- estendendola alla sede contenziosa e fornendo precise indicazioni sul tipo di processo nel quale tale rimedio può essere esperito – “nel giudizio di nullità”- sui termini per il tempestivo esercizio dello stesso – “in ogni stato e grado”- e sul soggetto processuale al quale la relativa istanza va rivolta –“il giudice”-. Dalla natura

processuale della norma discende, secondo il Collegio, la sua applicabilità ai processi già pendenti alla data della sua entrata in vigore. Nel merito delle proposte di riformulazione avanzate dalla convenuta, il Collegio ha inoltre ritenuto che, per entrambi i titoli, le rivendicazioni come riformulate rimanessero entro i limiti della domanda depositata, non estendendo la protezione conferita dalla relativa privativa, e fossero perciò accoglibili.